平成12(行ケ)429行政訴訟 特許権

平成１２年（行ケ）第４２９号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１５年１１月１１日
判　　　　決
原　　　告　　　　　　　マルコン　アイウェア　インコーポレーテッド
訴訟代理人弁護士　　　　中　村　　　稔
同　　　　　　　　　　　熊　倉　禎　男
同　　　　　　　　　　　辻　居　幸　一
同　　　　　　　　　　　宮　垣　　　聡
訴訟代理人弁理士　　　　井　野　砂　里
同　　　　　　　　　　　平　野　　　誠
被　　　告　　　　　　　大同特殊鋼株式会社
訴訟代理人弁理士　　　　須　賀　総　夫
主　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
３　この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３
０日と定める
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
１　原告
(1) 特許庁が，平成１０年審判第３５６６２号事件について，平成１２年６月
２２日にした審決中，「特許第２５７４８３３号発明の明細書の特許請求の範囲第
１項に記載された発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
(2) 訴訟費用は被告の負担とする
２　被告
　主文１項及び２項と同旨
第２　当事者間に争いのない事実等
１　特許庁における手続の経緯
　　原告は，発明の名称を「形状記憶要素を備えためがねフレーム」とする特許
（特許第２５７４８３３号，昭和６２年６月１８日出願（優先権主張日昭和６１年
６月１９日，優先権主張国アメリカ，以下「本件出願」といい，これに添付された
明細書を「本件明細書」という。），平成８年１０月２４日設定登録。以下「本件
特許」という。発明の数は２（請求項１とその従属項である，請求項２ないし１
１，２０並びに請求項１２とその従属項である，請求項１３ないし１９が，それぞ
れ一つの発明をなす。）の特許権者である。
　　被告は，平成１０年１２月２４日，本件特許を上記いずれの発明に関しても
無効にすることについて，審判を請求した。特許庁は，これを，平成１０年審判第
３５６６２号事件として審理し，その結果，平成１２年６月２２日，「特許第２５
７４８３３号発明の明細書の特許請求の範囲第１項に記載された発明についての特
許を無効とする。特許第２５７４８３３号発明の明細書の特許請求の範囲第１２項
に記載された発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄
本を，平成１２年７月１９日，原告に送達した。
２　特許請求の範囲
(1) 請求項１
　　めがねフレームの少くとも一部分が，ニッケル－チタニウムベースの形状
記憶合金で作られ，前記一部分は加工硬化された擬弾性の冶金学的状態にあり，前
記一部分は，軟らかくばねの感じを与える低い有効弾性係数を有し，かつ，－２０
℃から＋４０℃までの温度範囲にわたり少なくとも３％の弾性を有するようにする
ため加工硬化と熱処理を受けていることを特徴とするめがねフレーム。
（下線部は，平成１０年３月１１日付け訂正請求書（甲第３号証）により付加
された部分である。以下，請求項１の発明を，「本件第１発明」という。）
(2) 請求項２
　　前記めがねフレームが一対のつるを含み，前記一部分が前記つるを含むこ
とを特徴とする請求の範囲第１項に記載のめがねフレーム。
(3) 請求項３
　　前記めがねフレームがブリッジを含み，前記一部分が前記ブリッジを含む
ことを特徴とする請求の範囲第１項に記載のめがねフレーム。
(4) 請求項４
　　前記めがねフレームが，一対のレンズリムと一対の鼻当てとを含み，各鼻
当てが鼻当てワイヤにより夫々のリムに結合され，前記一部分が前記鼻当てワイヤ
を含むこと，を特徴とする請求の範囲第１項に記載のめがねフレーム。
(5) 請求項５
　　前記めがねフレームの前記一部分が，４％より大きい弾性を有することを
特徴とする請求の範囲第１項に記載のめがねフレーム。
(6) 請求項６
　　前記めがねフレームの前記一部分が，０℃より高い温度において３％より
大きい弾性を有することを特徴とする請求の範囲第１項に記載のめがねフレーム。
(7) 請求項７
　　前記めがねフレームの前記一部分が，－１０℃より高い温度において３％
より大きい弾性を有することを特徴とする請求の範囲第１項に記載のめがねフレー
ム
(8) 請求項８
　　前記めがねフレームの前記一部分が，MＳとMｄとの間の温度において３％よ
り大きい弾性を有することを特徴とする請求の範囲第１項に記載されためがねフレ
ーム。
(9) 請求項９
　　前記めがねフレームの前記一部分が，MＳより低い温度において３％より大
きい弾性を有することを特徴とする請求の範囲第１項に記載のめがねフレーム。
(10)請求項１０
　　前記めがねフレームの前記一部分が，少なくとも３０％加工硬化されて，
そして４００℃以下の温度で部分的に焼鈍されていることを特徴とする請求の範囲
第１項に記載のめがねフレーム。
(11)請求項１１
　　前記めがねフレームの前記一部分が，少なくとも４５％加工硬化されてい
ることを特徴とする請求の範囲第１項に記載のめがねフレーム。
(12)請求項１２
　　めがねフレームの少くとも一部分が，ニッケル－チタニウムベースの形状
記憶合金で作られ，前記一部分は少なくとも３０％加工硬化され続いて４００℃以
下の温度で部分的に焼鈍とを受けた加工硬化及び熱処理された組織であり，少なく
とも３％の熱回復し得る形状記憶特性と，３０，０００psi（２０７MPa）より大き
い降伏強度と，少なくとも３％の弾性とを有することを特徴とするめがねフレー
ム。
(13)請求項１３
　　前記めがねフレームが一対のつるを含み，前記一部分が前記つるを含むこ
とを特徴とする請求の範囲第１２項に記載のめがねフレーム。
(14)請求項１４
　　前記めがねフレームがブリッジを含み，前記一部分が前記ブリッジを含む
ことを特徴とする請求の範囲第１２項に記載のめがねフレーム。
(15)請求項１５
　　前記めがねフレームが，一対のレンズリムと一対の鼻当てとを含み，各鼻
あてが鼻当てワイヤにより夫々のリムに結合され，前記一部分が前記鼻当てワイヤ
を含むこと，を特徴とする請求の範囲第１２項に記載のめがねフレーム。
(16)請求項１６
　　前記めがねフレームの前記一部分が，４％より大きい弾性を有することを
特徴とする請求の範囲第１２項に記載のめがねフレーム。
(17)請求項１７
　　前記めがねフレームの前記一部分が，少なくとも３０％加工硬化されてい
ることを特徴とする請求の範囲第１２項に記載のめがねフレーム。
(18)請求項１８
　　前記めがねフレームの前記一部分が，少なくとも４５％加工硬化されてい
ることを特徴とする請求の範囲第１２項に記載のめがねフレーム。
(19)請求項１９
　　前記めがねフレームの前記一部分が，少なくとも３０％加工硬化されて，
続いて部分的に焼鈍されていることを特徴とする請求の範囲第１２項に記載のめが
ねフレーム。
(20)請求項２０
　　前記めがねフレームの前記一部分が，めがねの使用温度範囲の上方部分に
おいて擬弾性を示し，使用温度範囲の下方部分において超弾性特性を示すものであ
ることを特徴とする請求の範囲第１項に記載のめがねフレーム。
３　審決の理由
　　審決の理由は，別紙審決書の写し記載のとおりである。そのうち，本件第１
発明に関する部分は，要するに，本件第１発明は，甲第４号証（特開昭５８－１８
６７１９号公報，以下「甲４公報」という。），甲第５号証（特開昭６１－８４３
６１号公報，以下「甲５公報」という。）及び甲第６号証（特開昭５８－２１７８
３４号公報，以下「甲６公報」という。）に記載された発明から，当業者が容易に
発明できたものであるから，特許法２９条２項の規定に該当し，特許を受けること
ができない，というものである。
　　審決が上記結論を導くに当たり認定した本件第１発明と甲４公報の発明との
一致点・相違点は，次のとおりである。
（一致点）
　「めがねフレームの少くとも一部分が，ニッケル－チタニウムベースの形
状記憶合金で作られ，前記一部分は，軟らかくばねの感じを与える低い有効弾性係
数を有し，少なくとも３％の弾性を有するようにするため加工硬化と熱処理を受け
ていることを特徴とするめがねフレーム」である点（審決書８頁４行目～７行目）
（相違点）
「Ａ本件第１発明では，一部分は加工硬化された擬弾性の冶金学的状態にあ
るのに対して，甲第１号証（判決注・甲４公報を指す。）記載の発明では，その点
の記載が無い点，
　Ｂ本件第１発明では，かつ，－２０℃から＋４０℃までの温度範囲にわた
りであるのに対して，甲第１号証記載の発明では，その点の記載が無い点」（審決
書８頁８行目～１２行目）
（以下，上記Ａの点を「相違点Ａ」といい，Ｂの点を「相違点Ｂ」という。）
第３　原告の主張の要点
　　審決は，本件第１発明の構成要件を誤解して，甲４公報の発明との一致点の
認定を誤り，また，甲５公報と甲６公報の理解を誤り，相違点Ｂの判断を誤った。
その結果，本件第１発明は，特許法２９条２項の規定により特許を受けることがで
きないと誤って判断したものであり，違法として取り消されるべきものである。
１　一致点の認定の誤りについて
　　審決は，本件第１発明と甲４公報の発明とを対比し，「少なくとも３％の弾
性を有するようにするため加工硬化と熱処理を受けている点」において一致する，
と認定するが，誤りである。
(1) 「少なくとも３％の弾性を有する」との構成について
ア　本件第１発明の「前記一部分は，軟らかくばねの感じを与える低い有効
弾性係数を有し，かつ，－２０℃から＋４０℃までの温度範囲にわたり少なくとも
３％の弾性を有する（ようにするため加工硬化と熱処理を受けていること）」とい
う構成要件は，本件第１発明の対象物が有する性質を示すものとして，不可分一体
の要件である。すなわち，本件第１発明は，加工硬化と熱処理の結果，i)軟らかく
ばねの感じを与える低い有効弾性係数を有し，かつ，ii)－２０℃から＋４０℃まで
の温度範囲内のどの温度条件下でも，少なくとも３％の弾性を有するものでなけれ
ば，前記の構成要件を充足するものには該当しないのである。当該一部の温度範囲
において部分的に前記構成要件に該当すると考えることはできない
　　したがって，例えば，－２０℃から＋４０℃までの温度範囲のうち，一
部の温度範囲において３％の弾性を有するにすぎないめがねフレームは，本件第１
発明の前記構成要件を充足したことにはならない。
イ　形状記憶合金の弾性には極度の温度依存性があることは，技術常識であ
る。この技術常識に照らせば，「－２０℃から＋４０℃までの温度範囲にわたり，
少なくとも３％の弾性を有するようにするため」という箇所を，「－２０℃から＋
４０℃までの温度範囲にわたり」と「少なくとも３％の弾性を有するようにする」
という部分に分断して甲４公報の発明と対比することは，前記技術常識に反するも
のであることが明らかである。
(2) 「加工硬化と熱処理を受けている」との構成について
ア　本件第１発明の「加工硬化と熱処理を受けている」という構成要件は，
「加工硬化」と「熱処理」との相乗効果により，－２０℃から＋４０℃までの温度
範囲で少なくとも３％の弾性を実現するためのものである。したがって，本件第１
発明においては，「加工硬化」と「熱処理」において一方が他方の効果を減殺する
ものであってはならないことは当然である。
　　この点は，本件明細書においても，「めがねの着用者に快適な感じを与
え得るように，めがねフレーム構成要素に所望のレベルの弾性と弾性係数を与える
ためには，めがねフレーム構成要素中に十分な加工硬化が残存することが不可欠で
ある。」（甲第２号証１２欄２３行～２６行）と説明されている。
イ　本件明細書に開示された加工例は，いずれも高温の熱処理をした後（６
００℃で１５分間，６００℃で１５分間，４００℃で３０分間），つるをプレスし
て加工硬化を行っている点で共通している。このように加工することにより，本件
第１発明においては，「熱処理」と「加工硬化」の相乗効果が生じる（例えば，４
００℃で３０分間の熱処理を行う例では，プレスの後に２５０℃の温度で８時間焼
鈍している。この程度の焼鈍は加工硬化の効果を失わせるものではなく，加工硬化
の効果を均一に広めるためになされるものである。）。
ウ　これに対して，甲４公報の実施例１では，甲第９号証（Ａの宣誓供述
書）に示されているとおり，素材をプレス加工することにより，加工硬化させた後
にアルゴンガス雰囲気中で６００℃，３０秒熱処理しており，この加工工程では，
加工硬化後に６００℃という高温により熱処理をしていることから，加工硬化の効
果が失われてしまうことになる（甲４公報５欄１６行目～６欄５行目）。
　　すなわち，本件第１発明においては，－２０℃から＋４０℃までの温度
範囲にわたり少なくとも３％の弾性を有するようにするため「加工硬化と熱処理」
がなされるのに対し，甲４公報の発明の「熱処理」は，「加工硬化」の効果を喪失
させるものであり，本件第１発明の「加工硬化と熱処理」とは異なるものである。
エ　被告は，乙第４号証を提出し，－２０℃および０℃の場合には，超弾性
能が得られていないが，室温では，加工硬化の効果が発現し，超弾性能が発揮され
ているのであるから，加工硬化の効果を喪失してしまうというわけではない，と主
張する。
　　しかし，そもそも，加工硬化の効果は温度の変化によって現れたり，喪
失したりするものではない。乙第４号証の実験に示されているとおり，甲４公報の
実施例１では－２０℃から０℃の温度範囲において十分な弾性が得られないのは，
加工硬化の効果が存在しないことによるものであり，乙第４号証の実験結果は，ま
さに甲第９号証の実験結果を確認するものである。
　　(1)で述べたとおり，少なくとも－２０℃から０℃までの温度範囲におい
て加工硬化の効果が喪失され，「３％の弾性」が得られていないのであれば，それ
は，本件第１発明の「加工硬化と熱処理」と当たるものではない。
　　２０℃から＋４０℃までの温度範囲においてしか擬弾性能が得られない
ものは，本件特許明細書に従来技術として記載されているめがねフレームにすぎな
いのである（本件明細書第２Ｃ図）。
(3) 本件明細書の記載について
　　本件訴訟において，３６条４項違反は争点となっていない。しかし，被告
は，本件明細書の記載に不備な点があるとして，これを根拠に，温度範囲と弾性値
の不可分性や，加工硬化と熱処理の関係についての原告の主張を論難する。しか
し，被告の論難は失当である。
ア　被告は，本件明細書の第１の実施例は，加工硬化後の熱処理という工程
を欠いているから，本件第１発明の実施例ではない，と主張する。しかし，本件第
１発明の「加工硬化と熱処理」という要件は，「加工硬化後の熱処理」だけを意味
するものではない。
イ　被告は，本件明細書の三つの実施例（本件明細書１４欄９行目～１６行
目，１４欄４８行目～１５欄９行目，１５欄１０行目～１９行目）が，室温におけ
る測定データだけを示しただけであり，それでは，本件特許発明の実施例を開示し
たということはできない，と主張する。
　　そもそも，第２及び第３の実施例に関する記載は，本件第１発明ではな
く，請求項１２の発明に関するものである（本件明細書第２Ｇ図参照）。第２の実
施例においては加熱前に３．７％の弾性的ばね復帰と加熱後に３．８％の形状記憶
回復，第３の実施例においては加熱後に５．０％の弾性ばね復帰と２．２５％の形
状記憶回復があり，いずれも「少なくとも３％の弾性」を有している。
ウ　第１の実施例は，０℃の変態温度を有する形状記憶合金を用いた例であ
り（本件明細書１４欄９行），この場合，Ｍｓ温度は約－１０℃になる。この場
合，約－１０℃であるＭｓを境にして，それより低い温度においては第２Ｆ図に示
すばね性の挙動を，また，ＭＳ＜Ｔ２＜Ｍｄの温度範囲においては第２Ｈ図に示す加
工硬化された擬弾性的挙動を持つから，－２０℃から＋４０℃の温度範囲全体にわ
たり，少なくとも３％の弾性を有することは明らかである。
　　その他，本件明細書における－２０℃から＋４０℃の温度範囲までの具
体的記載は十分である（本件明細書１０欄３９行目～１２欄９行目参照）。
エ　以上のとおり，被告の指摘は，その前提自体誤っている。
２　相違点Ｂについての判断の誤り
(1) 甲５公報の認定の誤り
ア　審決は，甲５公報の「第１図はＴｉ－５１．０ａｔ％Ｎｉよりなる合金
を冷間加工後（冷間加工率５１％）３７０℃で１ｍ／１０分（炉均熱帯１ｍ）の巻
取りスピードで焼鈍を行なった０．７mmφの素材を，０～４０℃の温度範囲で測定
した応力‐歪み曲線」（６欄１９行目～７欄４行目）との記載及びその第１図から
みて，本件第１発明の「かつ，－２０℃から＋４０℃までの温度範囲にわたり」と
いう構成の一部が甲５公報に開示されていると認定している。しかし，審決のこの
認定は誤りである。
イ　既に述べたとおり，本件第１発明の「－２０℃から＋４０℃までの温度
範囲にわたり，少なくとも３％の弾性を有する」との構成は一体不可分なものであ
り，「－２０℃から＋４０℃までの温度範囲」中，どの温度においても，少なくと
も３％の弾性を有することを必須の構成要件としているから，温度範囲を「－２０
℃～０℃」と「０℃～＋４０℃」の二つの範囲に分け，後者は開示されているか
ら，該構成要件の一部が開示されていると認定することはできない。
　　しかも，形状記憶合金の弾性は，強く温度に依存するものであることは
当業者の技術常識である。この点は，本件明細書にも，「従来提案されている形状
記憶合金を使用しためがねフレームは，温度範囲が約２０℃以下のとても狭い温度
範囲でのみ使用可能であるにすぎず・・・温度差が２０℃以上ある環境下ではめが
ねとして全く使い物にならなかった」（５欄３９目～４９行目），「例えば，使用
温度の下限が０℃の気温でめがねとして機能する擬弾性ニッケル―チタニウム形状
記憶合金でめがねを作れば，気温が２０℃以上になるとバネ性を失い始めてめがね
が顔から外れてしまうことになる。逆に使用温度の上限が３０℃の気温でバネ性を
持っためがねを作れば，気温が１０℃以下ではやはり，バネ性を失い，めがねとし
て使用できなくなる。」（５欄５０行目～６欄６行目）との記載により，明確に示
されているところである。
(2) 甲６公報の認定の誤り
ア　審決は，甲６公報の「第８図(Ａ)ないし(Ｈ)は本実施例による超弾性ば
ねの使用温度ごとの応力‐ひずみ特性を示したものであつて」（７欄１２行目～１
４行目）との記載及び第８図からみて，本件第１発明の「－２０℃から＋４０℃ま
での温度範囲にわたり」という構成が開示されていると認定するが，誤りである。
　　甲６公報の第８図（Ａ）ないし（Ｈ）はせん断歪みを開示しているので
あって，本件第１発明のように垂直歪みすなわち引張り歪みを開示するものではな
い。
イ　本件第１発明の「少なくとも３％の弾性」が垂直歪みに対する弾性であ
ること，及び，甲６公報は，せん断歪みに対する弾性を開示することは，被告も認
めている。
　　被告は，甲６公報の第８図に示されたせん断歪み６．１％を垂直歪み
３．５％に換算することは，当業者にとって周知ないし自明であり，甲６公報の第
８図には，本件第１発明の構成要件が開示されていると主張する。
　　しかし，甲６公報に「－２０℃から＋４０℃までの温度範囲にわたり少
なくとも３％の弾性を有する」との構成要件が記載されているというためには，当
業者が本件特許出願前に同号証の開示に接した際に，第８図のせん断歪み６．１％
を垂直歪み３．５％に直ちに換算できることが必要である。
　 乙第２号証（三重大学工学部機械工学科教授　Ｂ作成の見解書）では，
「議論は確立された非弾性変形理論に基づくものであり，大学での教科書レベルで
ある」とされている。しかし，大学での教科書レベルのものであれば，多数の教科
書を証拠として提出できるはずである。しかし，被告から，このような証拠は提出
されていない。また，乙第２号証に記載された，せん断歪みの垂直歪みへの換算方
法は，被告の指摘する乙第３号証及び甲第７号証に記載されていない事項を含み，
これらによって，裏付けられているともいい難い。
　　また，被告の主張するせん断歪みの垂直歪みへの換算の式は，形状記憶
合金に対しては適用することのできないものである。形状記憶合金には，同式を適
用するための前提条件ないし必要条件が欠けているからである。
ウ　被告は，めがねフレームに負荷される歪みの種類と甲６公報のコイルば
ねに負荷される歪みの種類とはともにせん断歪みが中心であると主張する。しか
し，実際のめがねフレームにおいては，せん断歪みだけでなく，垂直歪み等各種の
歪みが生じ得るのであって，必ずしもせん断歪みが中心であるということはできな
い。本件第１発明は，このように実際に生じ得る各種の歪みのうち垂直歪みに対す
る弾性値をその要件としたものである。
(3) 甲４公報と甲５公報の組合せによる進歩性判断の誤り
ア　審決は，当業者が，甲４公報の発明に甲５公報の発明を組み合わせて，
本件第１発明を想到することは容易であると認定するが，誤りである。
　　仮に，甲５公報に，本件第１発明の「－２０℃から＋４０℃までの温度
範囲にわたり」という構成要件の一部が開示されている旨の認定が正しいとして
も，極めて温度依存性が高い形状記憶合金の弾性については，０℃から＋４０℃ま
での温度範囲の弾性が－２０℃から０℃の温度範囲においても維持されているとの
保証はなく，むしろ，－２０℃から０℃の温度範囲においては弾性が劣化している
とみるのが通常である。
　　また，ばね製品と，バネ性のある眼鏡フレームのテンプルとを同視する
ことはできず，前者に適用することが可能であることは，後者にも適用することが
可能であることを予測させるものではない。
　　とりわけ，甲５公報に記載された歯列矯正ワイアやカテーテルは，体温
（約３５℃）の温度環境下で使用されるものであるから，同公報の記載は，そこに
記載された形状記憶合金を－２０℃という低温で使用することができることまで示
唆するものではない。そもそも，形状記憶合金は，温度によって応力‐歪み特性が
著しく変化するものである。したがって，体温（約３５℃）で使用するカテーテル
としての用途に耐え得る形状記憶合金であっても，－２０℃～＋４０℃で使用する
めがねフレームとしての用途に耐え得ることは全く予測できないのである。
　　このような状況の下で，当業者が，甲４公報の発明に甲５公報の発明を
組み合わせて，－２０℃から０℃までの温度範囲についての弾性が少なくとも３％
という構成に想到することは，決して容易ではないのである。
イ　容易推考性は，引用例に開示された具体的技術内容に基づいて検討すべ
きである。「形状記憶合金」といっても，加工条件次第で，ある温度における応力
－歪み特性が大きく変化するものであるから，いずれも「形状記憶合金」という範
疇に属しているからといって，甲４公報の発明と甲５公報の発明との組み合わせが
容易であることになるわけではない。また，甲５公報が，そこに開示された形状記
憶合金を種々の「ばね製品」に適用することが可能であると開示し，甲４公報が
「ばね性のある形状記憶合金」をめがねフレームに使用することを開示し，形状記
憶合金をめがねフレームに使用することが知られていたとしても，形状記憶合金の
うち，いかなる特性のものをめがねフレームに使用するのか，また，その場合の作
用効果についての示唆ないし開示がなければ，めがねフレームとしての構成には想
到し得ない。
　　したがって，甲４公報の発明と及び甲５公報の発明とを組み合わせる
「原理的な可能性」が存在する，というだけで，本件第１発明の容易推考性が認め
られるものではない。
ウ　被告は，現実のめがねの使用条件を考えれば，－２０℃という低温はご
くまれな場面でしか生じないから，－２０℃という下限近くの低温で使用すること
が可能であるということは，それほど重要な性質とは考えられない，と主張する。
しかし，例えば，スキー場では，０℃をはるかに下回る温度条件でめがねを使用す
ることは，経験則上明らかである。
　　被告の主張は，独自の見解にすぎず，これが本件第１発明の作用効果や
進歩性に影響を与えるものでないことは，明らかである。
エ　被告は，甲５公報は０℃以下の温度における弾性を否定していないか
ら，常温で使用可能であることが明確であれば，より低い温度での使用可能性につ
いての期待を当業者は当然に持ち，甲５公報の記載を甲４公報に適用するという動
機付けが普通に生じる，と主張する。
　　甲５公報が，０℃以下の温度における弾性を否定していないからといっ
て，－２０℃から０℃までの温度範囲においても３％以上の弾性を持たせるという
本件第１発明の課題が示唆されているわけではない。このような主張は，形状記憶
合金の特性が温度範囲に依存し，擬弾性を示す温度範囲が狭いという性質を無視し
たものである（本件明細書５欄２５行目～６欄１３行目参照）。
　　甲４公報の発明及び甲５公報の発明からは，本件第１発明の技術的課題
である－２０℃～＋４０℃という広範な温度範囲で少なくとも３％の弾性を有する
めがねフレームを得るという技術的課題は導かれないのであり，かつ，形状記憶合
金が擬弾性を示す温度範囲は狭いことから，両者を組み合わせて，－２０℃から０
℃までについても３％を超える弾性を有するめがねフレームを得ようとの動機付け
が容易に生じることはないというべきである。
(4) 甲４公報と甲６公報の組合せによる進歩性判断の誤り
　　審決は，当業者が甲４公報の発明に甲６公報の発明を組み合わせて本件第
１発明を想到することは容易であると認定するが，誤りである。
　　仮に，被告の主張するとおり，甲６公報に開示されたせん断歪みに対する
弾性の値が垂直歪みに対する弾性の値に換算し得るものであるとしても，この換算
を本件特許出願の優先日前の周知技術に基づくものとすることはできない。
　　また，ばね製品と，ばね性のある眼鏡フレームのテンプルとを同視するこ
とはできないから，前者に適用することが可能な形状記憶合金であるからといっ
て，これを後者にも適用することが可能である，ということが示唆されるものでは
ない。とりわけ，甲６公報記載の試験品は「線径０．４mm」というごくごく細い線
径のコイルばねを対象としており，その線径及び強度からして眼鏡フレームのテン
プルの使用に供され得るようなものではない。
第４　被告の主張の要点
１　一致点の認定の誤りに対して
(1) 「少なくとも３％の弾性を有する」という構成について
ア　めがねフレームが有すべき弾性の値と，その値が保たれるべき温度範囲
とは，技術的には別の事項であって，両者を一体不可分と考えねばならない理由は
ない。それゆえ審決は，まず物性の要件について検討したのであり，審決が採用し
た甲４公報の技術内容の認定手法に，誤りはない。
イ　発明の新規性・進歩性を判断するために通常行われている手法は，請求
項に記載された諸事項をできるだけ細分し，得られた各事項を構成要件とし，それ
らと公知技術とを対比するものであり，審決もそれに従って判断している。原告が
主張する構成要件のとらえ方は，発明の新規性・進歩性を判断する通常の手法と異
なる，恣意的なものである。
ウ　審決は，通常の手法に従って，本件第１発明の構成要件は次のとおりで
あると認定している。
①「めがねフレームの少なくとも一部分がニッケル－チタニウムベースの
形状記憶合金で作られ」
②「前記一部分は，軟らかくばねの感じを与える低い有効弾性係数を有
し」
③「かつ，－２０℃から＋４０℃までの温度範囲にわたり」
④「少なくとも３％の弾性を有するようにするため」
⑤「加工硬化と熱処理を受けている」
　　これに対し，原告は，この②～⑤をまとめてひとつの構成要件であると
主張している。
　　上記構成要件②～⑤を一まとまりに考えるべきであるという原告の主張
は，その根拠を，これらが「発明の対象物が有する性質を示すもの」であるという
ことに求めている。②および④は対象物の性質である。しかし，⑤は対象物の加工
履歴であり，③は④が発現すべき温度範囲を限定したものである。このような異種
の要件を一括して一つの構成要件として把握せよとする原告の上記主張は，独自の
ものであって採り得ないことが明らかである。
エ　形状記憶合金にとって温度が重要であることは確かである。しかし，そ
れだからといって，そのことから直ちに，物性を論じるときは常に温度を前提にし
なければならない，ということになるわけではない。「－２０℃から＋４０℃ま
で」という温度範囲は，めがねフレームにとって絶対的なものではない。
　　本件明細書７欄１６行目～２７行目の記載から，本件第１発明には，使
用温度範囲が６０℃幅より低いが３０℃幅以上である，実用に十分供することので
きるめがねフレームが含まれていることが分かる。また，そのようなめがねフレー
ムは，理想的な温度範囲のめがねフレームと同様な技術で実現できることも明らか
である。このことは，観点を変えてみれば，実用的な温度範囲のめがねフレームの
技術を延長したところに，理想的な温度範囲のめがねフレームが存在するというこ
とを意味する。
　「実用に十分供する温度範囲（３０℃幅）」の上限および下限の温度が，
それぞれ何℃であるかは明らかでないが，めがねフレームが人間の肌に接して装着
されることを考えれば，上限が３０℃台を下回るとは思えない。そうなれば，下限
は当然に０℃を上回ることになる。したがって，実用的な性能のめがねフレームの
使用温度は０℃～＋４０℃の範囲にあって，理想的な性能のめがねフレームの使用
温度は，それを－２０℃に向けて拡張したものとみてよい。０℃～＋４０℃の範囲
と－２０℃～＋４０℃の範囲とは，量的な範囲の広狭の差があるだけであって，質
的に異なる領域ではない。
　　本件明細書の記述をみても，第１の実施例（１４欄９行目～２０行目）
において，「室温において完全な弾性的ばね復帰を示す。」という記述があるだけ
で，所望の弾性を示す温度範囲がどうであるかについての説明はない。第２の実施
例（１４欄第４８行目～１５欄９行目）についても，第３の実施例（１５欄１０行
目～２２行目）についても，弾性の温度範囲に関する言及はない。－２０℃～＋４
０℃の範囲において３％の弾性を示すことがそれほど重要であるならば，実施例の
一つ一つにおいて，その弾性が得られる温度範囲が確認されていなければならない
はずである。
　　形状記憶合金において，温度条件は，相対的で付随的な存在である。形
状記憶合金の特性を論じるに当たり，まず物性を問題とし，次にそれがどのような
温度条件の下で成り立つかを問題とするという形で，２段階に分けて検討すべきで
ある，とした審決の取扱いは正しい。
(2) 「加工硬化と熱処理を受けている」との構成について
ア　甲４公報の実施例１でも，「この加工硬化した素地を熱処理する」とい
う説明があるから，この熱処理は，当然に加工硬化による効果を維持しつつ行うも
のと理解するのが自然である。
　　実際に，甲４公報の実施例１における熱処理によっては加工硬化の効果
は失われない。
　　加工硬化の効果が焼鈍によりどの程度失われるかは，そこに投入された
エネルギーの量，具体的には温度の高低と加熱時間の長短によって決定される。温
度が低ければ，消失はゆっくり進むし，時間が短ければ，わずかな程度にとどま
る。乙第１号証（本橋嘉信らによる「Ｔｉ－Ｎｉ系形状記憶合金の結晶粒微細化と
その変態特性に及ぼす影響」と題する研究報告）の焼鈍条件とそれによる影響をま
とめれば，次のようになる。
　　　　　　　焼鈍温度　　時間（秒）　　　　　　結　果　　　　　　
乙第１号証　　６００℃　１８，０００　　Ｈｖ４００→２９５
　　　　　　　６７５℃　　　　１２０　　再結晶未完了
　　　　　　　６７５℃　　　　　４５　　再結晶ほとんど認められない
甲４公報　　　６００℃　　　　　３０　　？　　　　　　　　　　　　
　　乙第１号証のデータと，甲４公報の実施例１の熱処理条件とを対比する
と，後者は温度も低く時間も短いのであるから，加工硬化の効果が熱処理により失
われる程度は，実質上ゼロであるか，あってもごくわずかにとどまることが明白で
ある。
イ　甲４公報に開示された「熱処理」が加工硬化の効果を失わせるとして，
原告は甲第９号証を提出する。しかし，甲４公報の条件で熱処理した資料は，室温
において超弾性能を示しているから，加工硬化の効果が失われたということはでき
ない。
　　乙第４号証によれば，加工硬化の効果の存在は一層明らかである。
ウ　甲４公報の実施例１の条件による熱処理を行なったＮｉＴｉ合金は，０
℃を超えて＋２０℃までの間のある温度から，少なくとも＋４０℃に至る領域にお
いて，５％程度の弾性を有するということが明らかである。この温度範囲は，通常
のめがね使用の温度条件と一致しており，甲４公報のめがねフレームは，実用上十
分な超弾性能を有する。
エ　超弾性能をもたらす加工硬化の効果（正確には，それに熱処理の効果が
加わったもの）は，その形状記憶合金が置かれた温度によって異なる。すなわち，
温度により，超弾性能が見られたり見られなかったりする。乙第４号証のデータ
は，０℃又はそれ以下では見られなかった超弾性能が，室温及び＋４０℃において
は見られることを示している。
　　原告は，甲４公報の実施例１では－２０℃から０℃の温度範囲において
十分な弾性が得られないのは，加工硬化の効果が存在しないことによる，という。
しかし，加工硬化の効果が存在しなくなったのであれば，あらゆる温度で弾性が認
められないはずであるのに，実際には，室温及び＋４０℃においては明確な超弾性
能が認められている。したがって，「－２０℃から０℃の温度範囲においては十分
な弾性が生じないが，０℃から＋４０℃の温度範囲においては弾性が生じるよう
な」効果が存在しているのである。
オ　原告は，甲４公報の実施例１の処理では，少なくとも－２０℃から０℃
までの温度範囲において，加工硬化の効果が失われ，「３％の弾性」が得られてい
ないから，これを本件第１発明の「加工硬化と熱処理」に当たるものということは
できない，と論じている。しかし，そのことは，本件第１発明の進歩性を評価する
資料としての，甲４公報の価値を減じるものではない。
　　そもそも，甲４公報に開示された処理により，－２０℃から＋４０℃の
温度範囲における３％以上の弾性が得られるのであれば，本件第１発明は新規性す
ら否定されなければならない。
　　審決は，甲４公報に，「加工硬化と熱処理」が開示されていると認定し
たのであって，それが本件第１発明の「加工硬化と熱処理」と同じであるとまでは
いっていない。本件第１発明の進歩性が否定される上で，両者が同じである必要も
ない。
(3) 本件明細書の記載の不備について
ア　そもそも，本件明細書の第１の実施例は，加工硬化後の熱処理という工
程を欠いているから，本件第１発明の実施例ではない。
イ　この点はおくとしても，第１の実施例において，「完全な弾性的ばね復
帰を示す」ことが確認されているのは，「室温において」だけである。第２および
第３の実施例においても，弾性的ばね復帰を測定した温度については，言及がな
い。
　　このように，本件明細書では，実施データとして室温における測定値だ
けを示して，－２０℃～＋４０℃という温度範囲のデータを代表させている。とこ
ろが，室温で超弾性能を発揮するＮｉＴｉ合金の加工品であっても，－２０℃から
０℃の温度範囲で超弾性能が得られるという保証はない（甲第９号証，乙第４号
証）。
　　第２及び第３の実施例の製品は，どちらも「３％の弾性」を有していな
い。第２の実施例においては，「加熱されたとき３．８％の形状記憶回復を与え
る」とあり，第３の実施例においては「加熱されたとき」と断っていないが，
「２．２５％の形状記憶回復を与える」のは，やはり加熱後のことであると解され
る。
　　３％の弾性を有するということについては，本件明細書の１３欄２５行
目～２９行目に，「“３％の弾性”を有するということはめがねフレーム構成要素
が，その構成要素を３％以上の歪によって変形を生じさせ，また力を除去すると原
形に復し得るということを示すものである。」と定義されている。応力を除いただ
けでは原形に戻らず，加熱してはじめて原形に復するというのでは，弾性を有する
ことにならない。
ウ　以上のとおり，原告は超弾性特性の温度依存性を強調するが，その根拠
となるはずの明細書の記載は，この程度の詳しさでしかなく，構成要件③および④
が一体不可分であるという主張を支持する記載は，本件明細書中に求めることがで
きない。
２　相違点の判断の誤りに対して
(1) 甲５公報の認定の誤りに対して
ア　「少なくとも３％の弾性を有する」という物性上の要件が，０℃から＋
４０℃までの温度範囲で満たされているからといって，そのことから，－２０℃か
ら０℃の温度範囲においても満たされることを，当然に導き出せるわけではないこ
とは，事実である。
　　しかし，形状記憶合金の物性は温度に依存するとはいえ，０℃から＋４
０℃までの温度範囲で観測される物性が，０℃から－２０℃に向かう範囲で臨界的
に変化するという蓋然性は，余り高くない。当業者の常識からすれば，０℃から＋
４０℃までの温度範囲で満たされた物性の要件は，－２０℃から０℃までの温度範
囲においても本質的な変化なしに満たされるであろう，という予測の方が，受け入
れられる。
イ　このような予測が成立する蓋然性が高いか否かはしばらくおくとして
も，「少なくとも３％の弾性を有する」という要件が，－２０℃～＋４０℃という
温度範囲のうち，０℃～＋４０℃までの範囲（量的には２／３に相当する）で満た
されることが開示されているとき，これをもって「構成要件の一部が開示されてい
る」とするという審決の認定に，誤りはない。
　　甲５公報に「－２０℃から＋４０℃までの温度範囲にわたり」という構
成が「全く」開示されていない，という原告の主張は，「全部は」開示されていな
いという限度において正しいが，それ以上のものではない。
ウ　めがねフレームが，少なくとも３％の弾性を有すべき温度範囲は，その
めがねが使用される環境によって左右される。極寒の環境を除けば，使用温度範囲
が「０℃から＋４０℃まで」であっても，そのめがねは十分な実用性を持つ。「－
２０℃から＋４０℃まで」の全範囲を使用温度としないものは無意味である，とい
うかのような原告の主張は，審決の適否を論じる上で正しくない。
(2) 甲６公報の認定の誤りに対して
ア　審決が，甲６公報を本件第１発明にとって適切な引用例として取り上げ
たのは，そこに，使用可能な温度範囲が－２０℃から＋８０℃と，本件特許の－２
０℃から＋４０℃を包含する，超弾性バネが開示されているからである。
イ　甲６公報が，本件第１発明の進歩性を評価する上で適切な資料であるこ
とは，次の対比によっても，確認することができる。
(ｱ) 発明の対象において，本件第１発明は「めがねフレーム」であり，甲
６公報は「超弾性バネ」である。両者は，バネ性を要求される材料，という点では
同じである。
(ｲ) 従来技術の問題点として挙げていることは，共に，使用できる温度範
囲が狭いことであり，したがって，発明の目的は，どちらも，使用温度範囲が広い
超弾性特性を示す製品を提供することにある。
(ｳ) 課題解決策として両者が共通に採用したのが，加工硬化により永久歪
みが残留する超弾性材料を用いることである。その具体的手段を実施例にみると，
次のように一致又は近似しており，製品の性能も当然に近い。
　　　　　　　　第一発明　　　　　　　　　甲６公報の発明　　　　　
減面率　　　少なくとも３０％　　　　　　永久歪みを１０％以上
　　　　　　　（歪みとしては２２％）　　　　（例えば２０％）
焼　鈍　　４００℃以下×１時間以上　　３５０℃以下でなるべく長時間
焼鈍の省略　　　　　可能　　　　　　　　　　　　可能
弾性率　　　３％以上（垂直歪み）　　　　３．５％（垂直歪みに換算）
使用温度　　－２０℃～＋４０℃　　　　　－２０℃～＋８０℃　　　　
ウ　線形歪み成分も非線形歪み成分も含めて，「垂直歪み」と「せん断歪
み」との間には，
　　e=√(2/3){ex2+ey2+ez2+(1/2)(γyz2+γzx2+γxy2)}1/2（以下「本件元換算式」と
いう。）
　から導かれる，
　　　垂直歪み　＝　１／√3×せん断歪み
　の関係が成立する（乙第２号証）。超弾性材料の線形領域および非線形領
域のいずれにおいても，上記の「垂直歪み」と「せん断歪み」との関係が成立する
のである。
　　この見解にしたがって計算すると，６．１％のせん断歪みは３．５％の
垂直歪みに相当する。
エ　原告の審決に対する非難は，専ら，本件第１発明でいう「３％の弾性」
が垂直歪みのそれであるのに対し，甲６公報の第８図に結果を示された試験が，コ
イルばねを使用した，せん断歪みのデータであることに向けられている。
　　しかし，めがねフレームに加わる応力は主として“ねじれ”であり，生
じる歪みはせん断歪みであることが多いにもかかわらず，本件特許明細書で問題に
した歪みは垂直歪みである。これは，せん断歪みと垂直歪みとの対応関係は当業者
に分かっている，ということを前提に，明細書が構成されているにほかならない。
オ　審決が甲６公報に開示されているとしているのは，前記構成要件③「－
２０℃から＋４０℃までの温度範囲にわたり」である。ひずみの種類を問題として
いるのではない。甲６公報の第８図には，形状記憶合金の応力－ひずみ曲線が，－
２０℃から８０℃の範囲にわたって（すなわち－２０℃，－１０℃，０℃，１０
℃，２０℃，４０℃，６０℃，８０℃）示されている。これをもって「－２０℃か
ら＋４０℃までの温度範囲にわたり」ということに何の問題もない。
カ　原告は，審決は，甲６公報におけるごくごく細いコイルばねのせん断ひ
ずみについての記載を，誤ってめがねフレームの垂直ひずみについてのものと同一
視している，という。しかし，審決は，両者を，誤って同一視したわけではなく，
線径の差は物性に実質的な影響がなく，せん断歪みと垂直歪みとの対応関係は知ら
れていたことから，甲６公報における応力－歪み曲線の開示が－２０℃から８０℃
の温度範囲にわたっていることを指摘したのである。
３　甲４公報に甲５公報を組み合わせることの容易性について
(1) めがねフレームの使用温度域に関して，原告は，－２０℃～＋４０℃とい
う範囲，特に低温側の－２０℃を強調している。しかし，現実のめがねの使用条件
を考えると，このような低温における使用はごくまれな場面でしか生じない。それ
ゆえ，－２０℃という下限近くの低温で使用可能であるということは，それほど重
要な性能とは考えられない。
　　甲５公報は０℃以下の温度における弾性を否定しているわけではないの
で，少なくとも常温において使用可能であることが明確であれば，より低い温度に
おいても使用可能であろうという期待は，当業者が当然持つところである。甲５公
報に記載された事項を甲４公報の技術に適用してみようという意欲が，当業者には
ごく普通に生じる。低温で使用可能であるとの確証は得られていなくても，そのこ
とが上記適用を断念させるほどの影響を有しているわけではない。甲５公報に例示
された用途が低温における性能を要求しないものであるということをもって，低温
における性能を必要とする用途への類推が妨げられるとするいわれはない。
(2) 甲４公報はめがねフレームへの形状記憶合金の使用を開示しており，甲５
公報はばね製品としての形状記憶合金の使用を，少なくとも０℃から＋４０℃の温
度範囲のデータとともに開示しているのであるから，前者に後者を組み合わせれば
本件第１発明に至るというのは，自然な思考であり，それによって本件第１発明の
進歩性が否定されることも，自然の成り行きである。
(3) 当業者が甲４公報の技術に甲５公報の開示を適用することを考えたとき，
そこで考えられる製品の特性に関して，－２０℃から０℃の温度範囲について，直
ちに確信を持つことはできないにしても，ある程度の期待は持てるはずであり，し
たがってそれを試みようという動機付けは，十分に存在する。その動機付けに促さ
れて試験をすれば，本件第１発明のめがねフレームに至るわけであるから，甲４公
報と甲５公報の組み合わせにより本件第１発明の進歩性を否定した審決の判断は，
正当である。
４　甲４公報と甲６公報の組み合わせることの容易性について
(1) 原告は，甲６公報のコイルばねが線径０．４mmの細いものであり，このよ
うな細い線材はめがねフレームのテンプルに使用されるものではないという。しか
し，めがねフレームの材料は，このような細いものではないといっても，たかだか
直径１～２mmの線であり，この程度の差であれば，両者の間の物理的性質に直径の
差が影響するわけではない。原告の主張に根拠はない。
　　甲６公報に開示されている超弾性ばねは，「また本発明はコイルばねは勿
論のこと，板ばねやトーションバーその他のばね製品に適用可能である。」（３頁
右下欄８行目～１０行目），と記載してあるので，線径０．４mmのコイルばねだけ
が甲６公報に取り上げられているわけではない。
(2) せん断歪みに対する弾性の値と，垂直歪みに対する弾性の値との相互の換
算は，当業者の常識であるという以前に，工学上の常識である。
　　この点をおくとしても，これが本件特許出願の優先日前に当業者に知られ
ていなかったとなると，そもそも，本件明細書が理解できないことになる。
　　「ねじれ(kinking)に対し高度に抵抗性があ」る（６欄１６行目～１７行
目）めがねフレームを提供するという目的を提示する本件明細書において，弾性の
値として垂直歪みだけのデータしか示してないということは，上記の換算が可能で
あること，そしてそれが当業者には知られていたことを，当然の前提として要求す
るものである。
(3) 原告はまた，ばね製品と，ばね性のあるめがねフレームのテンプルとは同
視することはできず，前者に適用することが可能な形状記憶合金であることは，後
者にも適用することが可能であることを示唆するものではない，とも主張してい
る。
　　「ばね性のあるめがねフレームのテンプル」は「ばね製品」の１種にほか
ならないし，そのような議論をしなくても，甲４公報も甲６公報も同様なＮｉ－Ｔ
ｉ形状記憶合金を材料として使用しており，審決認定のとおり，形状記憶合金をめ
がねフレームに用いることは，従来周知の技術手段であるから，ばね製品に適用す
ることが可能な形状記憶合金がめがねフレームに適用することが可能であること
は，当業者にとって自明の事項である。
(4) 甲６公報に記載された応力－歪み曲線は温度範囲が－２０℃～＋８０℃の
範囲に及び，本件第１発明の－２０℃～＋４０℃の範囲を包含している。甲４公報
の技術に甲６公報の教示を組み合わせれば本件第１発明に至るとする審決の認定
に，誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　本件第１発明の認定と審決の認定構造について
(1) 本件第１発明を特定する特許請求の範囲の記載は，前記のとおり「めがね
フレームの少くとも一部分が，ニッケル－チタニウムベースの形状記憶合金で作ら
れ，前記一部分は加工硬化された擬弾性の冶金学的状態にあり，前記一部分は，軟
らかくばねの感じを与える低い有効弾性係数を有し，かつ，－２０℃から＋４０℃
までの温度範囲にわたり少なくとも３％の弾性を有するようにするため加工硬化と
熱処理を受けていることを特徴とするめがねフレーム。」，というものである。
　　すなわち，本件第１発明は，特定の種類の材料が少なくとも部分的に用い
られており，全体が製造された状態において，上記部分が一定の物性を持つめがね
フレーム，の発明である。その製造方法でも，ましてや上記材料自体ないしその製
造方法でもない。本件で考案の対象とされる本件第１発明は，上記のようなめがね
フレームそのものであって，上記製造方法，材料自体ないしその製造方法の容易想
到性や，実現の困難性は，基本的に本件において問題になるものではない。
　　本件第１発明の進歩性を，上記の構成のめがねフレーム自体の容易想到性
の有無の観点から判断することが許されることは，当然である。
(2) めがねフレームとして，①剛性や弾性が大きすぎないこと（かけ心地を軟
らかくするためである。），並びに，②少なくとも部分的に（例えばつる，テンプ
ル等において）ある程度の弾性を持つこと（かけたとき容易にずれたり外れたりし
ないようにするためである。），の二つの性質は，好ましいというより，むしろ当
然備えるべきものであり，そのことは，当業者のみならず，単なる消費者であって
も容易に思い付く，一般常識といってもよいことである。
　　このことは，審決が以下のとおり摘示している，甲４公報の記載からも認
められる。
「甲第１号証（判決注・甲４公報）（特開昭５８－１８６７１９号公
報））
　ａ，眼鏡フレームのテンプル（発明の名称）
　ｂ，(1)眼鏡フレームにおいて，超弾性材料からなるテンプルであり，テ
ンプルの延長部に対する耳掛部の断面形状の変化あるいは部分熱処理を含む加工に
より，耳掛部に低荷重でたわむ特性を付与せしめたことを特徴とする眼鏡フレーム
のテンプル（特許請求の範囲第１項）
　ｃ，(2)超弾性材料はＮｉ－Ｔｉ金属間化合物を主体とする合金からなる
特許請求の範囲第１項記載の眼鏡フレームのテンプル。（特許請求の範囲第２項）
　ｄ，延長部はフレームが顔に対し固定するために顔側面に向けてわずか
に弾性的に押さえるためにバネ性を必要とし，耳掛部は耳から外れないように形状
的には耳形状に合わせた略半円状となされ，延長部に比して極めて軽い荷重で大き
なたわみが得られることを必要としている。（第１頁右欄第１３～１８行）」（審
決書３頁３５行目～４頁８行目）
　　本件第１発明の構成要件中の，「軟らかくばねの感じを与える低い有効弾
性係数」及び「少なくとも３％の弾性を有する」の文言は，それぞれ上記２要素に
係るものと認められる。そして，「軟らかくばねの感じを与える低い有効弾性係
数」の文言につき，「軟らかくばねの感じを与える」ようにするということ以上
に，どのような技術的意義があるかを示す記載は，本件明細書中に見いだし得な
い。「少なくとも３％の弾性を有する」の文言についても，その数値に具体的にど
のような使用上等の意義があるかは，本件明細書中に全く開示されていないから，
結局，単に，一定数値以上の弾性を有すべきことを述べたにすぎない，と解するほ
かない。そうである以上，上記各文言は，めがねフレームとして一般的に必要とさ
れる性質を表現しただけのものにすぎない，というべきである。
(3) 本件第１発明は，少なくとも３％の弾性を有する温度範囲として，「－２
０℃から＋４０℃」を，その構成要件としている。
　　めがねフレームに用いられる形状記憶合金は，その使用態様上，常に一定
の形状と弾性を保ち続けなければならないことはいうまでもない。したがって，そ
れが，一定の擬弾性ないし超弾性を保ち得る温度範囲が広ければ広いほど，優れて
いるものとなることは当然である。
　　例えば，日本における使用を考えた場合，日本の気候では，最高気温が４
０℃を超えることはほとんどなく，また，高地や北海道などの北国の冬季において
は，真冬日（最高気温が０℃を上回らない日）が多くあり，最低気温が－２０℃前
後にまで下がることも珍しくないこと，しかし，たいていの人にとって，－２０℃
を下る気温の中にいることが多くないことは，周知の事実である。そうすると，－
２０℃から＋４０℃までの温度範囲で所定の弾性を保ち続けることができれば，め
がねフレームに用いられる形状記憶合金として実用上十分であることは，当業者は
もとより，単なる消費者であっても極めて容易に想到できることである。この温度
範囲の設定自体を想到することが困難であるなどということは，およそあり得ない
ことである。
(4) ニッケル－チタニウムベースの形状記憶合金も，その加工の方法として
の，「加工硬化と熱処理」も，本件優先権主張日当時周知であったことは，前記の
甲４公報の記載及び以下の甲５公報及び甲６公報の記載から，優に認めることがで
きる。
ア　甲５公報は，「擬弾性バネの製造方法」に関するものである。そこに
は，
「Ｎｉ ５０．５ａｔ％（残部Ｔｉ）からなる熱弾性型マルテンサイト変
態を示すＴｉＮｉ合金を冷間加工（加工率 ３０％）後，３００℃～４５０℃の温
度範囲で，張力をかけながら連続焼鈍を行ない，体温（ ３５℃）近傍の温度で擬
弾性特性を高応力で示す連続直線状バネを得ることを特長とする擬弾性バネの製造
方法」（特許請求の範囲），
「第１図にはＴｉ－５１．０ａｔ％Ｎｉよりなる合金を冷間加工後（冷間
加工率５１％）３７０℃で１ｍ／１０分（炉均熱帯１ｍ）の巻取りスピードで焼鈍
を行なった０．７mmφの素材を，０～４０℃の温度範囲で測定した応力－歪み曲
線。」（６欄１９行目～７欄４行目）
　との記載がある。
イ　甲６公報は，「超弾性ばね」の発明に関するものである。そこには，
「本実施例ではばね材としてＴｉ－Ｎｉの超弾性合金を使用し，この超弾
性合金を，第６図に示した材料製造工程１あるいはばね成形工程２において，超弾
性領域Ｓ１を超えるひずみ（例えば２０％程度）を与えて塑性変形させ，第７図に
示されるように永久ひずみを１０％以上（例えば２０％程度）残留させる。」（２
頁左下欄８行目～１５行目）
「以上のように超弾性合金に超弾性領域を超える大きなひずみを与える
と，すべり変形による加工硬化領域に入り，加工硬化を生じるとともに，すべりに
よる塑性変形のために除荷後に永久ひずみが残留する。この永久ひずみは，負荷を
与えて例えば２０％程度のひずみを与えた場合，除荷後に１８％程度残留する。
　　そして上記のように永久ひずみをもたせたばね材を，低温熱処理工程
３において，例えば３５０℃以下の低温で加熱する。この加熱により，ばね材の永
久ひずみが一部（数％程度）回復されるため，ばねの使用温度が加工・成形時の温
度を超える場合にばねの変形を防ぐことができる。なお上記低温熱処理工程３は，
ばね形状の安定化を図る上でなるべく長時間実施することが望ましい。また上記熱
処理工程３は治具によつてばねを所定の形状に固定した状態で行なうようにしても
よい。
　　上記低温熱処理工程３を経たばねは，第７図に示すようにひずみの一
部ｔが回復するが，大部分の永久ひずみは残留したままとなる。従つてこれに負荷
を与えた場合の弾性領域は＋３～５％となり，超弾性が維持される。
　　しかして上記のように永久ひずみを残留させた超弾性ばねは，非常に
優れた性能を発揮するものである。すなわち第８図(A)ないし(H)は本実施例による
超弾性ばねの使用温度ごとの応力－ひずみ特性を示したものであつて，試験品とし
て，線径０．４mm，コイル平均径２．５mm，有効巻数１０巻のものを用い，最大撓
みを３０ks一定（６．１％のせん断ひずみに相当）として試験を行つた結果であ
る。」（２頁右下欄７行目～３頁左上欄１８行目）
　との記載がある。
(5) ニッケル－チタニウムベースの形状記憶合金をめがねフレームとして用い
ることもまた，本件優先権主張日当時，周知であったと認められる。すなわち，本
件明細書には，「米国特許第４，４７２，０３５号，特公昭５７－１１５５１７
号，及び日本特許第８４７１４号，特開昭５６－６６８１６号，特開昭５６－９９
３１７号，特開昭５６－９５２１５号，特開昭５８－１８６７１９号，及び特許出
願公表６１－５００６３９号，のような多数の引用例は，”超弾
性（superelastic）”又は”擬弾性（pseudoelastic）”の性質によりフレーム構成
要素として使用するための形状記憶合金，特にニッケル－チタニウム合金の使用を
示唆している。」（甲第２号証４欄２８行目～３５行目）との記載がある。本件明
細書自体が，めがねフレームに，超弾性又は擬弾性を有するニッケル－チタニウム
ベースの形状記憶合金を用いることは，周知技術であったことを前提としているの
である。
(6) 以上のとおり，本件優先権主張日当時，ニッケル－チタニウムベースの形
状記憶合金も，それを用いた用いためがねフレームも周知であり，製造工程で，形
状記憶合金に，一定の温度範囲における一定の弾性を持たせるため，加工硬化と熱
処理を施すこともまた周知であった，と認められる。
　　そして，本件第１発明においてこの形状記憶合金ないしめがねフレームが
備える物性として挙げられている「軟らかくばねの感じを与える低い有効弾性係
数」も，「－２０℃から＋４０℃までの温度範囲にわたり少なくとも３％の弾性を
有する」ことも，前記のとおり，めがねフレームとして備えるべき当然の性質を表
現したもの（一定値以上の，しかし大きすぎない弾性値）にすぎないか，めがねフ
レームとして望まれ当業者なら容易に思い付く，あるいは当業者が適宜設定し得る
性質（一定の弾性値を保ち得る温度範囲）を表現したものにすぎない。
　　したがって，本件第１発明は当業者が容易に想到できるものであり，進歩
性がないことは，その余について検討するまでもなく，明らかである。
(7) 原告が本件審決を取り消すべき事由として主張するところは，要するに，
甲４公報ないし甲６公報の形状記憶合金が，本件第１発明のそれと異なる，という
ことであり，甲６公報の形状記憶合金を，甲４公報の発明のめがねフレームに用い
ることはできない，ということである。
　　しかし，本件第１発明は，前記のとおりのものであり，要するに，ニッケ
ル－チタニウムベースの形状記憶合金を用いて，これに加工硬化と熱処理を加え，
めがねのフレームとして具えていることが好ましい特性を，実用性の面からみて好
ましい温度幅の全体にわたって維持するようにしてあるめがねフレーム，というも
のであり，それ以上のものではない。ニッケル－チタニウムベースの形状記憶合金
及びそれに対する加工硬化と熱処理という周知技術の下で，これをみれば，つまる
ところ，これらの技術を用いて達成すべき課題をそのまま構成要件としただけのも
のであり，それ以上に具体的な要素は何ら有するものではない（このような課題を
実現する具体的手段に想到することは困難であり得ても，このような課題に想到す
ることには何らの困難もない。両者の区別は明確に認識されなければならな
い。）。このようなとき，甲４公報ないし甲６公報の各発明の形状記憶合金の個々
の点を取り上げて論じることに，何らの意味をも認めることはできない。これに関
する原告の主張は，それ自体失当である。
(8) 他方，前記(1)ないし(6)のような理由付けを採らず，甲４公報ないし甲６
公報の各発明の形状記憶合金の物性を検討した上で，それらから本件発明に至るこ
とが容易かどうかを検討している本件審決の判断構造（論理構成）も，本件第１発
明そのものというより，それに属する特定の発明を想定してそれを進歩性判断の対
象とするものであり，そのため，結論を導くための，本来必要のない判断過程を経
なければならなくなっており，上記のように把握されるべき本件第１発明の進歩性
についての判断構造として，極めて能率の悪いものとなっている。
　　しかし，本件審決が，証拠により認定した前提事実の中には，ニッケル－
チタニウムベースの形状記憶合金，それを用いためがねフレーム，製造方法として
の加工硬化と熱処理のいずれもが周知であることが現われており，さらに，一定程
度以上の弾性と軟らかいかけ心地が，めがねフレームとして好ましい性質であるこ
とも現われている。
　　本件審決が認定した上記前提事実からは，「当業者なら，甲第２号証ない
し甲第３号証（判決注・甲５公報ないし甲６公報）に記載された事項を甲第１号証
（判決注・甲４公報）に適用することは，容易であるといえる。」（審決書９頁２
６行目～２８行目），「本件特許の請求項１～１１，２０に記載された発明は，甲
各号証に記載の事項から当業者が容易に発明できたものであり」（審決書１１頁１
０行目～１１行目）との本件審決の結論に至ることは十分に可能である。
　　したがって，結果的に，本件審決に誤りがあるとはいえない。
　　そうである以上，本件審決は，本来する必要のない検討をした上でなけれ
ば結論に至ることができない判断構造を採用した，という点で，極めて能率のよく
ない方法を選んだという批判を免れないとはいえ，結果的に，その判断に誤りはな
いということができる。
(9) 審決の採用した判断構造（論理構成）は，上記のとおり，本件第１発明に
ついては極めて能率の悪いものである。しかし，その点を別とすれば，判断構造
（論理構成）自体としては正当なものであり，その個々の判断の過程に結論に影響
を及ぼす誤りがなければ正しい結論に導くものである。そして，審決の採用した判
断構造（論理構成）をそのまま採用とするとしても，それによって得られた結論に
誤りがあると認めることはできない。
　　念のため，以下にその理由を述べる。
２　一致点の認定の誤りについて
(1) 原告は，審決が，本件第１発明と甲４公報の発明とを対比し，「少なくと
も３％の弾性を有するようにするため加工硬化と熱処理を受けている」点において
一致する，と認定した点を誤りであると主張する。
(2) 本件明細書には，「発明の背景」として，
　「以上のように従来提案されている形状記憶合金を使用しためがねフレー
ムは，温度範囲が約２０℃以下のとても狭い温度範囲でのみ使用可能であるにすぎ
ず，そのような製品は，商業的にものになるような，めがねとして使おうとしても
実際には使かいものにならない。
　　即ち，従来，形状記憶合金がめがねに利用されようとして提案されたも
のは，室温で擬弾性を示す形状記憶合金が最もめがねフレームに適すると考えられ
たが，上記のようにめがねとして使用できる温度範囲がせいぜい２０℃しかないた
め，温度差が２０℃以上ある環境下ではめがねとして全く使い物にならなかった。
　　例えば，使用温度の下限が０℃の気温でめがねとして機能する擬弾性ニ
ッケル－チタニウム形状記憶合金でめがねを作れば，気温が２０℃以上になるとバ
ネ性を失い始めてめがねが顔から外れてしまうことになる。逆に使用温度の上限が
３０℃の気温でバネ性を持っためがねを作れば，気温が１０℃以下ではやはり，バ
ネ性を失い，めがねとして使用できなくなる。
　　かくして，形状記憶合金の弾性的性質と記憶的性質との両方がめがねの
フレームに潜在的に有用なものとして議論されたけれども，従来の職人達は，これ
らの材料の使用についての限界を十分に理解しなかったし，またフレームの構成要
素として形状記憶合金を利用するのに必要な正しい熱－機械的処理についての情報
を少しも明らかにしなかったことが明白である。」（５欄３９行目～６欄１３行
目）
　と記載され，「発明の概要」として，
「　本発明の目的は，
１）　周囲温度の全範囲にわたり，永久変形又は“ねじれ（kinking）に対し
高度に抵抗性があり，又は
２）　変形に対し十分に抵抗力があると共に，加熱により変形前の形状に容
易に回復することができ，又は
３）　分解や再組立てが容易であり，又は
４）　ヒンジ内にねじを必要としない，
ような，めがねフレームを提供することである。」（６欄１５行目～２２行
目），
「本発明の一つの局面は，めがねが，従来提案されていた使用可能温度範囲
（約２０℃）よりもはるかに広い温度範囲で使用できる，超弾性特性を有するめが
ねを製作するために，加工硬化した擬弾性材料，即ち［最適化さた弾性」を用いる
ことである。ニッケル－チタニウムベース合金では，最高６０℃の使用温度範囲が
得られ，完全な実用めがねを本発明は可能にしたものである。この６０℃と言う温
度範囲は，むしろ理想的すぎる程のもので，常にこの温度範囲のめがねが必要とす
る訳ではない。」（６欄４６行目～７欄４行目）
　と記載されていることが認められる。
　　また，形状記憶合金は，温度によって擬弾性が大きく変化すると認められ
るから，擬弾性を要件とするに当たっては，適用対象となる温度を摘示することは
不可欠である，と認められる。
（甲４ないし甲６公報）
(3) 以上のとおり，「－２０℃から＋４０℃までの温度範囲にわたり少なくと
も３％の弾性を有する」ことを構成要件の一つとする本件第１発明は，従来の形状
記憶合金から成るめがねが，使用可能な温度範囲が２０℃程度と狭く，温度差の大
きな環境下では，場合によってバネ性を失い使い物にならなかったことを問題点と
し，これを解決するため，６０℃という広い温度範囲で最適化された弾性を有する
めがねを提供することを目的とするものである。
　　形状記憶合金の擬弾性は，温度に強く依存するものであるから，上記目的
を実現する本件第１発明においても，「－２０℃から＋４０℃までの温度範囲」の
いずれの温度においても「少なくとも３％の弾性を有する」ことが要求されるもの
として，すなわち，この特定の温度範囲と擬弾性とを，一体のものとして，考える
べきことは当然である。
　　本件第１発明の構成要件「・・・前記一部分は，軟らかくばねの感じを与
える低い有効弾性係数を有し，かつ，－２０℃から＋４０℃までの温度範囲にわた
り少なくとも３％の弾性を有するようにするため加工硬化と熱処理を受けている」
も，加工硬化及び熱処理は「－２０℃から＋４０℃までの温度範囲にわたり少なく
とも３％の弾性を有する」という性質を達成するために行われるものと解釈すべき
であることは，当然である。
　　換言すると，「少なくとも３％の弾性を有する」ことと，その弾性を持ち
得る温度範囲は，いずれも特定の形状記憶合金の性質であるから，いずれかが異な
る以上，ニッケル－チタニウムベースの形状記憶合金という点では一致しても，具
体的な形状記憶合金として別物である。したがって，上記のいずれかが異なる場合
には，そのことを相違点として認識すべきである。
(4) 甲４公報の発明において，「少なくとも，３％の弾性を有する」温度範囲
が，－２０℃から０℃を含むものか否かは，明らかでない。したがって，同発明に
おける「加工硬化と熱処理」も，本件第１発明と同じ温度範囲において，同じ値以
上の弾性値を持たせ得るか否かも，明らかではない。
（甲第９号証，乙第４号証）。
　　そうすると，本件第１発明と甲４公報の一致点は，「めがねフレームの少
なくとも一部分が，ニッケル－チタニウムベースの形状記憶合金で作られ，前記一
部分が，軟らかくばねの感じを与える低い有効弾性係数を有している」との限度で
のみ認定されるべきである。
　　審決の一致点の認定には，この点で誤りがある。
(5) もっとも，「少なくとも３％の弾性を有する」という物性についてだけ着
目すれば，本件第１発明と甲４公報の発明とは一致する。本件第１発明と甲４公報
の発明とにおける相違点は，相違点Ａの点を除けば，用いられているニッケル－チ
タニウムベースの形状記憶合金が，少なくとも３％の弾性を有する温度範囲が，後
者では明らかでない点である。そして，この点は，相違点Ｂとして，「本件第１発
明では，かつ，－２０℃から＋４０度までの温度範囲にわたりであるのに対し，甲
第１号証記載の発明では，その点の記載が無い点」（審決書８頁１０行目～１１行
目）として正しく摘示されている。審決は，相違点の認定において，本件第１発明
のニッケル－チタニウムベースの形状記憶合金と，甲４公報の発明のそれとの物性
の違いについて，正しく認識している。
（乙第１号証，第４号証）
　　その上で，審決は，
「相違点Ｂの判断について検討すると，甲第２号証（判決注・甲５公報を指
す。）ｆ，の「第１図はＴｉ－５１．０ａｔ％Ｎｉよりなる合金を冷間加工後（冷
間加工率５１％）３７０℃で１ｍ／１０分（炉灼熱帯１ｍ）（判決注・「炉均熱
帯」の誤記と認める。）の巻取りスピードで焼鈍を行なった０．７mmφの素材を，
０～４０℃の温度範囲で測定した応力－歪み曲線。」との記載及び第１図からみ
て，本件第１発明の「かつ，－２０℃から＋４０℃までの温度範囲にわたり」とい
う構成の一部が甲第２号証に開示され，また，甲第３号証（判決注・甲６公報）
ｅ，の「第８図（Ａ）ないし（Ｈ）は本実施例による超弾性ばねの使用温度ごとの
応力－ひずみ特性を示したものであって，」との記載及び第８図からみて，本件第
１発明の「かつ，－２０℃から＋４０℃までの温度範囲にわたり」という構成が甲
第３号証に開示されている。」（審決書８頁３４行目～９頁４行），
「最後に，甲第２号証ないし甲第３号証に記載された事項を甲第１号証に適
用できるか否かを検討すると，甲第２号証ｄ，の「この性質は医療用として歯列矯
正ワイア，カテーテル等のバネ用材料として注目されている。」との記載および甲
第３号証の「また本発明はコイルばねは勿論のこと，板バネやトーションバーその
他のばね製品に適用可能である。」（第３頁右下欄第８～１０行目）との記載から
みて，甲第２号証及び甲第３号証記載の形状記憶合金が種々のばね製品に適用可能
なことが開示されている。・・・
　　ところで，本件特許掲載公報第４欄第２８行目～３５行目に「米国特許
第４４７２０３５号・・・のような多数の引用例は，”超弾性（superelastic）”
又は”擬弾性（pseudoelastic）”の性質によりフレーム構成要素として使用するた
めの形状記憶合金，特にニッケル－チタニウム合金の使用を示唆している。」との
記載があるように，形状記憶合金をめがねフレームに用いることは従来周知の技術
手段（例えば，上記米国特許第４４７２０３５号明細書〔１９８４年９月１８日特
許〕，特公表６１－５００６３９号公報〔昭和６１年４月３日公表〕，実願昭５８
－３１３４３号｛実開昭５９－１３６６１９号｝のマイクロフイルム〔昭和５９年
９月１２日公開〕，舟久保編『形状記憶合金』産業図書，第２１０頁〔昭和５９年
６月７日発行〕，財団法人　大阪科学技術センター　形状記憶合金用途開発委員会
『形状記憶合金の用途開発に関する調査研究報告書ＩＩ』第１４２頁〔１９８４年
３月〕などを参照。）であるから，当業者なら，甲第２号証ないし甲第３号証に記
載された事項を甲第１号証に適用することは，容易であるといえる。」（審決書９
頁５行目～２８行目）
　と説示している。
(6) 審決の上記説示によれば，審決は，本件第１発明と甲４公報の発明とで
は，一定の弾性値を持ち得る温度範囲が異なることから，用いられているニッケル
－チタニウムベースの形状記憶合金が異なることを認識しつつ，甲５公報及び甲６
公報記載のニッケル－チタニウムベースの形状記憶合金を，甲４公報の発明におい
て採用することが，当業者にとって容易か否かを検討しているものと理解すること
ができる。審決は，甲４公報の発明で用いられている形状記憶合金に，「－２０℃
～＋４０℃までの温度範囲」で，少なくとも３％の弾性を持つとという物性だけを
付与できる，などと認定しているものではない。
(7) 前記のとおり，審決には，一致点の認定の誤りがある。しかし，これが，
相違点の認定，ひいては相違点についての認定判断の構造それ自体（甲５及び甲６
公報記載の形状記憶合金を，甲４公報のそれと置換することが容易想到か否か）に
影響しているとは認められない。したがって，この点が独立して取消事由となると
は認められない。
３　相違点の判断について
(1)ア 原告は，審決の甲５公報の認定に誤りがある，と主張する。
　　　甲５公報記載の形状記憶合金は，前記１(4)アに摘示した記載及び第１図
から，ニッケル－チタニウムベースのものであり，加工硬化とその後の熱処理とに
より，少なくとも０℃から＋４０℃の温度範囲で，３％を超える弾性を持つもので
ある，と認められる。
　　審決は，「本件第１発明の「かつ，－２０℃から＋４０℃までの温度範
囲にわたり」という構成の一部が甲第２号証に開示され」（審決書８頁３８行目～
３９行目）と認定している。この意味は，本件第１発明の形状記憶合金と，その性
質（３％の弾性を持ち得る温度範囲）において一部重なるもの，という趣旨に理解
できるものであるから，このように，甲５公報の発明の内容を認定したこと自体に
ついては，その限りでは，誤りがあるということはできない。
イ　ただし，０℃から＋４０℃までの温度範囲において，少なくとも３％の
弾性を有していることから，－２０℃から０℃までの温度範囲においても，同じ弾
性を持つとか，その蓋然性があるとか認めることはできない（被告はその旨主張す
るが，これを認めるに足りる証拠はない。）。
　　そうすると，仮に，甲５公報の「擬弾性バネ」のニッケル－チタニウム
ベースの形状記憶合金を，甲４公報の発明に用いたとしても，甲４公報の発明の構
成になることはない。
ウ　これに加え，－２０℃から０℃の範囲で少なくとも３％の弾性を有する
ニッケル－チタニウムベースの形状記憶合金を引用例としたとしても，やはり本件
第１発明の構成には至らない。なぜなら，本件第１発明の形状記憶合金が，２種類
の異なる性質の形状記憶合金を組み合わせるものとは認められないからである。
　　甲５公報の内容の認定に誤りがあるとは認められないものの，これを，
本件第１発明の進歩性の判断をするための引用例として適切なものとすることはで
きない。
(2) 甲６公報の認定の誤りについて
ア　原告は，審決が，甲６公報に，本件第１発明の「－２０℃から＋４０℃
までの温度範囲にわたり」という構成が開示されていると認定したのは誤りであ
る，と主張する。その理由は，甲６公報の第８図（Ａ）ないし（Ｈ）はせん断歪み
を開示しているのであって，本件第１発明のように垂直歪みすなわち引張り歪みを
開示するものではない，ということである。
イ　本件第１発明の「弾性」については，本件明細書に，次のような記載が
ある。
「めがねフレームの少くとも一部分が，ニッケル－チタニウムベースの形
状記憶合金で作られ，前記一部分は加工硬化された擬弾性の冶金学的状態にあり，
前記一部分は，加工硬化を受けていて，軟らかくばねの感じを与える低い有効弾性
係数を有し，前記一部分は－２０℃から＋４０℃までの温度範囲にわたり少なくと
も３％の弾性を有するようにするため加工硬化と熱処理を受けていることを特徴と
するめがねフレーム。」（特許請求の範囲第１項）
「発明の背景　金属製のめがねフレームを作るために歴史的に用いられて
きた金属は，通常，大部分は，製作の容易さの目的に合うように選択された。ニッ
ケル銀，モネル，及び燐青銅のような金属は，かなり高い降伏強度を有するが加工
硬化は極めて低く，この低い加工硬化のために，製造中大きい変形を受けることが
できる。然しながら，使用中，これらの金属は，もしも降伏強度を超過するなら
ば，極めて局部的な部分で突然に幾分曲がる傾向がある。この鋭い曲がりは，曲が
った部分に”ねじれ（kinking）”を残さずに除去するのが非常に困難である。高強
度ステンレス鋼やベリリウム銅のようなより高い強度のフレーム材料は，永久変形
なしにはるかに高い弾性歪に耐えることができる。然し，これらは依然として約１
％の弾性歪に制限され，そしてもしも降伏強度を超過するならば，除去するのが困
難な曲げが形成される。」（甲第２号証４欄１２行目～２７行目），
「本発明の目的は，1)　周囲温度の全範囲にわたり，永久変形又は”ねじ
れ（kinking）”に対し高度に抵抗性があり，又は・・・」（甲第２号証６欄１５行
目～１７行目），
「本発明において，”低い有効弾性係数（low effective elastic
modulus）”とは，めがねフレームのその部分が低い剛性（low stiffness）を有す
ることを言う。また，”３％の弾性”を有するとは，そのめがねフレーム構成要素
が耐え得る弾性歪が最大３％であることを意味する。而して，”低い有効弾性係
数”を有するということは，そのめがねフレーム構成要素が軟らかいバネのような
感じを示すということである。”３％の弾性”を有するということはめがねフレー
ム構成要素が，その構成要素を３％以上の歪によって変形を生じさせ，また力を除
去すると原形に復し得るということを示すものである。
　　ジョージ　イー．　ディエーター，ジュニア（George E. Dieter.
Jr.)（Dieter）"機械的冶金学（Mechanical Mettallurgy）"と題する１９６１年の
刊行物からの抜粋によれば，弾性係数（Modulus of elasticity）とは，材料の剛性
の尺度であり，機械的性質の内では，最も安定した特性の一つで，合金元素の添
加，熱処理又は冷間加工することにより僅かに影響を受けるに過ぎないものであ
る。然しながら，温度を上げると弾性係数が低下するというのは周知の事実であ
る。ディエーターはまた，弾性係数が大きい程，所定の圧力を加えることにより生
ずる弾性歪が小さい，ということも指摘している。従って，より大きい弾性係数
は，より剛性の大きい材料に対応する。例えば，ステンレス鋼の室温に於ける弾性
係数は２８．０×１０６であるが，他方，チタニウム合金のそれは，室温に於いて１
６．５×１０６にしか過ぎず，遙に小さい。従って，ステンレス鋼に比較して，ニッ
ケル－チタニウム合金の有効弾性係数は小さいものである。
　　”加工硬化（work hardening）”という用語は，この技術分野におい
ては，”歪硬化（strain hardening）”又は”冷間加工（cold work）”を言うもの
と理解されている。特に，ディエーターの文献の他の部分に示されているように，
予め加えられた塑性変形のため，一定の剪断を引き起こすのに必要な応力が増大す
る現象は，歪硬化又は加工硬化として知られている。更に，歪硬化が除去されない
ような温度と時間間隔で行われる塑性変形は冷間加工と呼ばれている。」（甲第２
号証１３欄１８行目～１４欄５行目）
ウ　本件第１発明の特許請求の範囲においては，その弾性を垂直歪みに限定
する文言は使用されていない。すなわち，垂直歪みであるか，せん断歪みであるか
については，何も述べられていない。のみならず，上記のとおり，本件第１発明の
発明の目的は，むしろ「ねじれ」に対して抵抗性を有するめがねフレームを提供す
ることにあり，さらに，本件明細書では，加工硬化は，技術上，せん断に対する応
力を増大させるものと理解されていると紹介していることからは，本件第１発明に
おける「弾性」とは，せん断歪みに対する弾性のことであると理解する方がより合
理的であるというべきである。少なくとも，このような状況の下で，せん断歪みに
対する弾性を排除しているものとするには，それを正当化する明確な根拠を要する
ものというべきである。
エ　本件明細書には，「好ましい実施態様の説明」として，「フレーム構成
要素の機械的性質を特性表示するために一軸方向の引張り性質を述べる。何故なら
ば，この一軸方向の引張り性質は，最も容易にテストされ，他の材料や他の結果と
比較されるからである。問題のフレーム構成要素をテストするために，均一な横断
面をもつつるの真直なブレードが標準試験機で引張られ，その間，研究中の実際の
試験片に固定された伸び計を用いて歪が測定され，試験機により荷重が測定され
た。」（甲第２号証１０欄１３行目～２０行目），と記載されている。
　　この記載は，好ましい実施態様の説明として，そこに記載されている理
由により垂直歪み（引張り性質）の計測値を用いたことを意味するにすぎない，と
みることができる。その他，本件明細書の中に，本件第１発明の「弾性」が垂直歪
みに対するものに限定されると解するための根拠となる記載はない。
　　被告は，本件第１発明の「少なくとも３％の弾性」が，垂直歪みに対す
る弾性であることを争わない，といっている。しかし，これによって，本件第１発
明の請求の範囲の解釈に対する裁判所の解釈が拘束されるものではない。
オ　甲６公報で開示されている弾性が，せん断歪みに対するものであること
は，当事者間に争いがない。
　　そして，前記１(4)イで摘示した甲６公報の記載から，同公報には，「－
２０℃から＋４０℃までの温度範囲にわたり少なくとも３％の弾性を有するように
するため加工硬化と熱処理を受けていることを特徴とする」ニッケル－チタニウム
ベースの形状記憶合金が開示されているものと認めることができる。
カ　審決の「「かつ，－２０℃から＋４０℃までの温度範囲にわたり」とい
う構成が甲第３号証に開示されている。」との認定は，どのような種類の歪みに対
して，いかなる値の弾性率を有しているかを明示しておらず，説示が不十分であ
る。
　　しかし，前記のとおり，審決は，「甲第２号証及び甲第３号証記載の形
状記憶合金が種々のばね製品に適用可能なことが開示されている。」と説示してお
り，実質的には，甲６公報記載の形状記憶合金の物性の条件が，本件第１発明のそ
れを満たすことを前提に，上記形状記憶合金を甲４公報の発明の形状記憶合金に置
き換えることが可能か否か検討している。
　　したがって，甲６公報の認定に，原告主張のような誤りはない。
(3) 進歩性の判断について
ア　前記１(5)に記載したとおり，本件明細書は，めがねフレームに，擬弾性
を有するニッケル－チタニウムベースの形状記憶合金を用いることが周知技術であ
ったことを前提としている。
イ　甲４公報には，前記１(2)のとおりの記載があり，一定の弾性を持つニッ
ケル－チタニウムベースの形状記憶合金を用い，耳掛部の当たりが軟らかいめがね
フレームが開示されている。
　　前記のとおり，日本においても，北海道等北国の冬季は，真冬日（最高
気温が０℃を上回らない日）が決して珍しくなく，また，最低気温が－２０℃近辺
になることもあることは，周知の事実である。そうすると，甲４公報の発明に，一
定の擬弾性を持つ温度範囲がより広い（０℃以下の低温域でも擬弾性を保ち得る）
甲６公報の発明のニッケル－チタニウムベースの形状記憶合金を適用することは，
動機付けもあり，当業者にとって容易なことである，と認めることができる。
　　原告は，甲６公報に実施例として開示されているばねが線径０．４mmの
細いものであり，めがねフレームのテンプルには使用できない，と主張する。しか
し，甲６公報は，この線径０．４mmの細いばねについてのみ言及しているものでは
ない。甲６公報では，そこに記載された「超弾性ばね」が，「コイルばねは勿論の
こと，板ばねやトーションバーその他のばね製品に適用可能である」（１０欄８行
目～１０行目）とされている。原告の主張は，甲６公報の一実施例のみを取り上げ
て，めがねフレームの材料としての使用の可能性を論じるものであり，失当であ
る。
ウ　審決は，「当業者なら，甲第２号証ないし甲第３号証に記載された事項
を甲第１号証に適用することは，容易である」（審決書９頁２６行目～２７行目）
と説示する。前記のとおり，そもそも，甲５公報に開示された「擬弾性バネ」を甲
４公報の発明と組み合わせても，本件第１発明の構成には至らない。甲４公報と甲
６公報を組み合わせるために，甲５公報に開示された何らかの技術が必要であると
も認められない。甲５公報は，不要な証拠である。
　　しかし，甲４公報の発明に甲６公報を組み合わせることにより，本件第
１発明に想到することができ，かつ，それが当業者にとって容易であることは前記
認定のとおりである。審決の上記説示は，適切さを欠くとはいえ，これを誤りとす
ることはできない。
４　結論
　　以上のとおりであるから，原告主張の取消事由は，いずれも理由がなく，そ
の他，審決には，取消しの事由となるべき誤りは認められない。そこで，原告の本
訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担，上告及び上告受理の申立てのための
付加期間について，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条，９６条２項を適用し
て，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第６民事部
裁判長裁判官　　山　　下　　和　　明
裁判官　　阿　　部　　正　　幸
裁判官　　高　　瀬　　順　　久