平成12(行ケ)241行政訴訟 特許権

平成１２年（行ケ）第２４１号　特許取消決定取消請求事件（平成１３年１１月２
９日口頭弁論終結）
　　　　　　　　　判　　　　決
　　　原　　　　　　告　　　　　　松下電器産業株式会社
　　訴訟代理人弁理士　　　　　　石　　　原　　　　　　　勝
同　　　　　　　　　　　　　坂　　　口　　　智　　　康
　　　被　　　 　　 告　　　　　 特許庁長官　及　川　耕　造
　　指定代理人 　　　　　 　　　大　　　島　　　祥　　　吾
同　　　　　　　　　　　　　神　　　崎　　　　　　　潔
同　　　　　　　　　　　　　大　　　野　　　克　　　人
　　　同　　　　　　　　　　　　　茂　　　木　　　静　　　代
　　　 主　　　　文
　　　　原告の請求を棄却する。
　　　　訴訟費用は原告の負担とする。
事　　　　実
第１ 請求
特許庁が平成１１年異議第７２６９１号事件について平成１２年５月１８日にし
た決定を取り消す。
第２ 前提となる事実
１ 特許庁における手続の経緯
原告は、発明の名称を「電気部品装着装置」とする特許第２８４７８０１号の発
明（平成元年９月２６日特許出願、平成１０年１１月６日設定登録。以下「本件特
許発明」という。）の特許権者である。
　本件特許発明について、特許異議の申立てがなされ、特許庁は、この申立てを平
成１１年異議第７２６９１号事件として審理し、原告は、平成１２年１月３１日、
願書添付の明細書の訂正を請求し（以下「本件訂正請求」という。）、平成１２年
４月２５日、本件訂正請求について手続補正書を提出した（以下「本件補正」とい
う。）が、特許庁は、平成１２年５月１８日、「特許第２８４７８０１号の請求項
１ないし４に係る特許を取り消す。」との決定をし、その謄本は同年６月１２日に
原告に送達された。
　２　本件訂正請求（本件補正前）に係る明細書の特許請求の範囲に記載の発明
（以下、「訂正発明」といい、それぞれを「訂正請求項１の発明」等という。）
　【請求項１】
「平面移動可能なヘッド部と、前記ヘッド部に設けられ、部品を吸着してプリント
基板上の所定位置に部品を装着可能なノズルとを有し、前記ヘッド部が、前記ノズ
ルに吸着された部品の姿勢を認識する認識部を具備するとともに、前記ヘッド部
は、前記ノズルにより部品供給部から部品を取り出してから前記プリント基板上の
所定位置まで平面移動する間に、前記ノズルに保持された部品の画像を前記認識部
に入力することを特徴とする電子部品装着装置。」　
　【請求項２】
「平面移動可能なヘッド部に設けられた吸着ノズルにより部品供給部から電子部品
を取り出し、前記ヘッド部がプリント基板上まで移動した後、プリント基板上の所
定位置に取り出した前記電子部品を装着する電子部品装着装置であって、ヘッド部
は、前記吸着ノズルと一体的に平面移動可能な、認識部及び照明部を具備し、部品
供給部から電子部品を取り出してから前記プリント基板上の所定位置まで平面移動
する間に吸着ノズルに保持された電子部品の画像を前記認識部に入力するよう構成
された電子部品装着装置。」
　【請求項３】
「認識部及び照明部は、プリント基板上への電子部品装着時に、吸着ノズルの下降
動作を妨げない位置まで一体的に待避可能に構成されていることを特徴とする請求
項２記載の電子部品装着装置。」
　【請求項４】
「認識部はカメラで構成されており、ノズルに吸着された部品の姿勢を認識可能に
構成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の電子部品装
着装置。」
　３　決定の理由　
　別紙決定書の理由写し記載のとおり、本件訂正請求に対する本件補正は認められ
ないとして、本件訂正請求に係る明細書の特許請求の範囲に記載の発明（訂正発
明）について、上記２のとおり認定し、訂正発明は、いずれも刊行物１（特表昭６
１－５００３４１号公報、甲第４号証）及び刊行物２（特開昭６１－６３０９９号
公報、甲第５号証）に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができた
ものであり、特許出願の際、独立して特許を受けることができないものであるか
ら、本件訂正請求は認められないとした上で、本件訂正請求前の明細書の特許請求
の範囲の請求項１に係る発明は、刊行物１に記載された発明と実質的に差異がな
く、刊行物１記載の発明であり、請求項２ないし４に係る発明は、いずれも刊行物
１及び刊行物２に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたもの
であり、いずれの発明も、拒絶査定されるべき出願に対して特許されたものである
から、これらの特許は取り消されるべきであると判断した。
第３　原告主張の決定の取消事由の要点
　決定の理由中、決定が本件訂正請求に対する本件補正を認めなかったこと、刊行
物１及び２の記載事項は争わないが、決定は、訂正請求項１の発明と刊行物１記載
の発明とを対比するに当たり、刊行物１記載の発明について、「素子移動部」（訂
正発明の「ヘッド部」に相当）が、「位置走査部」（訂正発明の「部品の姿勢を認
識する認識部」に相当）を具備するものであるという誤った認定をしたために、一
致点の認定を誤ったものである（取消事由１）。また、決定は、相違点２（訂正請
求項１の発明が、部品姿勢の認識をする場所を「部品供給部から電子部品を取り出
してから前記プリント基板上の所定位置まで平面移動する間に」としているの対し
て、刊行物１記載の発明には、部品供給部からプリント基板上に配置されるまでの
「平面移動する間」であることを明示する言及がない点）に関して、進歩性の判断
を誤ったものである（取消事由２）。決定は、訂正請求項２ないし４の発明につい
ても、これらと同様の誤りをしており、その結果、決定は、独立特許要件の判断を
誤り、本件訂正請求を認めなかったものであって、違法であるから、取り消される
べきである。　
　１　取消事由１（刊行物１記載の発明について、「素子移動部」が「位置走査
部」を具備するものであると誤認したこと）
　（１）　決定は、訂正請求項１の発明と刊行物１記載の発明の一致点として、
「平面移動可能なヘッド部と、前記ヘッド部に設けられ、部品を吸着してプリント
基板上の所定位置に部品を装着可能なノズルとを有し、前記ヘッド部が、前記ノズ
ルに吸着された部品の姿勢を認識する認識部を具備するとともに、前記ヘッド部は
前記ノズルにより部品供給部から部品を取り出してからプリント基板上に装着する
までの間に部品の姿勢を認識する電子部品装着装置。」（決定書５頁１８行ないし
２６行）と認定している。
　しかし、刊行物１記載の発明について、「前記ヘッド部（刊行物１記載の発明に
おける「素子移動部」）が、前記ノズル（刊行物１記載の発明における「ピックア
ップ手段」）に吸着された部品（刊行物１記載の発明「素子」）の姿勢を認識する
認識部（刊行物１記載の発明における「位置走査部」）を具備する」と認定したこ
とは誤りである。
　（２）　決定が、刊行物１記載の発明の「素子移動部が、ピックアップ手段に吸
着された素子の姿勢を認識する位置走査部を具備する」構成のものであると認定し
た根拠は、決定が刊行物１の記載事項として、「イ．引用刊行物とその記載事項の
概要」の欄で認定した次の刊行物１（甲第４号証）の記載事項ａ、ｂにあると思料
される。
　ａ　「前記位置走査部１５が前記素子移動部１１に配置され、前記素子ピックア
ップ手段の下部に位置している」（甲第４号証の請求項１０、以下「記載事項ａ」
という。）
　ｂ　「別の可能性は位置走査手段が素子移動手段の素子ピックアップ及び保持部
材の下に配置され、これと実質的に共軸に位置される構成にすることである。」
（同５頁右上欄２２行ないし左下欄２行、以下「記載事項ｂ」という。）
　（３）　記載事項ａにおいて「配置」という言葉は、「広辞苑（第２版）」によ
ると、「①それぞれの位置に割り当てること。②割り当てられた位置・持場・受
持。」を意味する。したがって、記載事項ａは、一般常識的な解釈では、位置走査
部１５が複数考えられる位置の内の１つの位置である「素子移動部１１」に係わる
位置に割り当てられていることを意味している、と解することができる。
　したがって、記載事項ａは、位置走査部１５と素子移動部１１と素子ピックアッ
プ手段の３者の位置関係を述べたものであって、ここから決定の「素子移動部が位
置走査部を具備する」という認定が直ちに導かれることはあり得ない。
　また、記載事項ｂにおける「位置走査手段が素子移動手段の素子ピックアップ及
び保持部材の下に配置され、これと実質的に共軸に位置される構成」という記載
も、位置走査手段（位置走査部）と素子ピックアップ及び保持部材（素子ピックア
ップ手段）の２者の位置関係を述べたものであって、ここから決定の「素子移動部
が位置走査部を具備する」という認定が直ちに導かれることはあり得ない。
　このように、刊行物１の記載事項ａ、ｂは、いずれも位置走査部（位置走査手
段）と素子移動部（素子移動手段）、素子ピックアップ手段（素子ピックアップ及
び保持部材）との位置関係を示すものであって、特別な理由のない限り、これら記
載事項ａ、ｂに基づいて、「素子移動部が、ピックアップ手段に吸着された素子の
姿勢を認識する位置走査部を具備する」構成を認定することは、論理の飛躍があ
り、妥当でない。そして、決定の理由中には、その特別な理由についての言及がさ
れていない。
　（４）　そこで、刊行物１のその余の記載事項等についても考察して、記載事項
ａ、ｂについて、「素子移動部が位置走査部を具備する」という構成が刊行物１に
記載されているという理由となるか否かについて、以下に検討する。
　　　　ア　記載事項ａについて
　　　　　（ア）　記載事項ａは、刊行物１記載の発明の特許請求の範囲の請求項
１０に記載されているところ、請求項１０は請求項９と対をなし、共に請求項８の
従属項である。また、請求項８の発明は、「先述請求の範囲のいずれか１項記載の
方法を実施するための装置」に係るものであり、換言すれば、請求項１（請求項２
ないし７は請求項１に対し従属する関係にある。）記載の方法を実施するための装
置に係るものである。
　この請求項８には、「位置走査部１５は前記素子移動部１０、１１のピックアッ
プ手段１３、１４により保持される素子９、２０の移動路の域内に配置され、前記
ピックアップ手段の位置決め軸に関しあらかじめ決められた位置に対する素子９、
２０の相対的な位置のずれを測定し」（甲第４号証２頁左上欄５行ないし９行）と
記載されており、請求項９には、「前記位置走査部１５が作業片保持部（１、２、
４）の上部にこれと共軸に、一定の距離をおいて配置されている」（同１５行、１
６行）と記載され、請求項１０には、「前記位置走査部１５が前記素子移動部１１
に配置され、前記素子ピックアップ手段１３、１４の下部に位置している」（同１
８行ないし２０行、記載事項ａ）とそれぞれ記載されている。
　これら請求項８ないし１０における位置走査部１５に関する記載によると、位置
走査部１５は、素子９、２０の移動路の域内に配置され、その下位概念として、請
求項９のものは位置走査部１５が作業片保持部（１、２、４）の上部に所定関係を
もって配置され、請求項１０のものは位置走査部１５が素子移動部１１の素子ピッ
クアップ手段１３、１４の下部に配置されているものとされている、と解すること
が自然である。
　そして、請求項８における位置走査部１５が配置される「素子９、２０の移動路
の域内」に関しては、請求項１に、「素子を前記マガジンから取り去った後素子移
動手段により作業片に対して相対的にあらかじめ決められた位置へ移動させ、この
場合、素子移動手段の選択可能な位置決め軸線は作業片上の素子の前記あらかじめ
決められた位置と一致しており；次いで素子を作業片の方に移動中、前記位置決め
軸線に対する素子の実際の位置を測定し、前記あらかじめ決められた見かけ位置に
対して生ずるであろうずれを記録し；そして最後に、・・・修正させることを特徴
とする」（甲第４号証１頁左下欄７行ないし１８行）と記載されている。
　この請求項１の記載から明らかなように、素子は「マガジン→前記あらかじめ決
められた位置」に移動し、その後に、「前記あらかじめ決められた位置→作業片」
に移動するが、この後段の移動中、すなわち「次いで素子を作業片の方に移動中」
に、素子の実際の位置を測定することが明らかである。そして上記の「あらかじめ
決められた位置」とは「素子移動手段の選択可能な位置決め軸線は作業片上の素子
の前記あらかじめ決められた位置と一致」する関係にあり、刊行物１（甲第４号
証）の第１図に点線で示されるような作業片の上方位置である。
　したがって、請求項８における位置走査部１５は、「前記あらかじめ決められた
位置→作業片」の間にあり、しかも、その間の素子の移動路において、実際の位置
を測定し得るところに配置されている、と理解することが自然である。
　このように、請求項８における「素子９、２０の移動路の域内」とは、「前記あ
らかじめ決められた位置→作業片」の間の素子９、２０が移動する域内であって、
「マガジン→あらかじめ決められた位置」の移動域内を含まないものであると解さ
れる。
　以上のとおり、刊行物１の請求項１、請求項８ないし１０の記載内容を総合的に
検討すれば、位置走査部は、前記あらかじめ決められた位置（第１図に点線で示さ
れるような位置）と作業片との中間位置にあり、このような位置にある位置走査部
のより具体的な位置について、請求項９は、作業片保持部との関係で規定し、請求
項１０は、素子移動部との関係で規定していると解することが自然である。
　したがって、請求項１０に係る記載事項ａの「前記走査部１５が前記素子移動部
１１に配置され、前記素子ピックアップ手段の下部に位置している」とは、前記あ
らかじめ決められた位置と作業片との間の域内における走査部１５と素子移動部１
１との位置関係を述べただけであると解されるので、記載事項ａに基づいて「素子
移動部がピックアップ手段に吸着された素子の姿勢を認識する位置走査部を具備す
る」と認定することは妥当でない。
　　　　　（イ）　刊行物１は、国際出願ＰＣＴ／ＣＨ８４／００１７７に基づく
日本語翻訳出願に係るものであるが、この国際出願（ＰＣＴ出願）の国際公開公報
（ＷＯ８５／０２０８８、甲第６号証）に掲載される明細書の原文（ドイツ語）に
よると、上記請求項８ないし１０は、下記のように記載されている。
【（ＰＣＴ）請求項８】
　１又はそれ以上の請求項による方法を実施するための装置であって、部品収納箱
または部品収納箱群、部品を撮影するためのピックアップを備えた部品移動手段、
ならびに少なくとも一つの部品を獲得する部品保持部を少なくとも含み、部品移動
手段は部品収納箱または部品収納箱群と部品保持部との間を移動可能に配置されて
おり、位置検出手段は搬送されている部品の瞬間的な位置を走査するために用いら
れ、位置検出手段（１５）は部品移動手段（１０、１１）のピックアップ（１３、
１４）により検出される部品（９、２０）の通過路上に配置され、位置矯正軸上に
あってピックアップにより関連づけられた「あるべき位置」に対するこの部品
（９、２０）の相対的変位を測定し、位置検出手段（１５）および少なくとも部品
移動手段（１０、１１）の駆動と結びついた制御装置が位置変位の測定値を考慮す
ることにより上記駆動に影響を与えることを特徴とする装置。
【（ＰＣＴ）請求項９】
　位置検出手段（１５）は少なくとも部品保持部（１、２、４）の上側に少なくと
も略中心の位置に一定間隔で配置されたことを特徴とする請求項８に記載の装置。
【（ＰＣＴ）請求項１０】
　位置検出手段（１５）はピックアップ（１３、１４）の下方にあって少なくとも
略中心の位置で部品移動手段（１１）に接して配置されたことを特徴とする請求項
８に記載の装置。
　上記のＰＣＴ出願における【（ＰＣＴ）請求項１０】の記載を参照しても、位置
走査手段（位置検出手段１５）がピックアップ手段（ピックアップ１３、１４）の
下方所定位置で、素子移動部（部品移動手段１１）に接して配置されていることが
記載されているだけであり、「具備する」や「一体」といった記載はない。
　また、上記ＰＣＴ出願に基づく米国特許出願は、その公報（ＵＳＰ４６１５０９
３、甲第７号証）に示されるように、刊行物１の請求項１０そのものに相当する記
載が無く、刊行物１の請求項９と請求項１０が一つになった表現で、【（米国）請
求項９】として、次のように表現されている。
【（米国）請求項９】
　請求項８に記載の装置であって、前記作業片受容及び保持手段と、前記素子ピッ
クアップ及び保持手段が垂直方向に配置され、前記位置走査手段は、一定間隔で、
前記作業片受容及び保持手段の上方で、かつ、前記素子ピックアップ及び保持手段
の下方に配置され、しかも、前記位置走査手段は、前記作業片受容及び保持手段と
前記素子ピックアップ及び保持手段の実質的に中心に位置している。
　この米国特許出願の【（米国）請求項９】の記載からも推測できるように、刊行
物１の請求項１０は、請求項９と対をなすものであり、位置走査部（位置走査手
段）が素子移動部のピックアップ手段（素子ピックアップ及び保持手段）の下方に
配置されていることを記載しているにすぎないと思料され、素子移動部が「具備す
る」ことや、これと「一体」とされていることまでを記載しているわけではない。
　　　　　　　（ウ）　以上のとおり、刊行物１に対応するＰＣＴ出願や米国特許
出願を参酌するとより一層明らかなように、刊行物１の請求項１０に係る記載事項
ａに基づいて「素子移動部がピックアップ手段に吸着された素子の姿勢を認識する
位置走査部を具備する」と認定することは妥当でない。
　　　　イ　記載事項ｂについて
　刊行物１（甲第４号証）には、請求項８の装置が、５頁左上欄１１行ないし右上
欄９行において説明されている。そして、これに続いて、請求項９の装置が、５頁
右上欄１０行ないし２１行において実質的に説明され、さらにこれに続いて、請求
項１０の装置が５頁右上欄２２行ないし左下欄５行において、実質的に説明されて
いる。上記の５頁右上欄１０行、１１行における「本発明によれば位置走査部は作
業片受容及び保持手段上に一定の距離をおいて配置され、これと実質的に共軸位置
にある。」という記載内容が、請求項９の記載に対応することは明らかであり、ま
た、上記の５頁右上欄２２行ないし左下欄２行の「別の可能性は位置走査手段が素
子移動手段の素子ピックアップ及び保持部材の下に配置され、これと実質的に共軸
に位置される構成にすることである。」という記載事項ｂが、請求項１０の記載に
対応することは明らかである。なお、上記記載内容中の「別の可能性」なる語句
は、刊行物１記載の発明の別の可能性を意味すると解される。
　そして、記載事項ｂは、記載事項ａと実質的に同一の内容であって、前述した理
由のとおり、この記載内容は、位置走査部（位置走査手段）と素子移動部（素子移
動手段）との位置関係を示しているにすぎず、記載事項ｂに基づいて「素子移動部
がピックアップ手段に吸着された素子の姿勢を認識する位置走査部を具備する」と
決定が認定したことは、論理の飛躍があり、妥当でない。
　　　　ウ　刊行物１における「配置」の語の使用例について
　記載事項ａ、ｂにおいて使用されている「配置」なる語について、「具備」と解
釈し得るような使用例が、刊行物１の明細書中に存在するか否かについて検討する
と、いずれの記載箇所をみても、「配置」の語句の対象になる複数の部材につい
て、これらを一体的に構成したという意味で用いられているものと明確に判断する
ことができる使用例は見当たらず、この点からも、記載事項ａ、ｂにおける「配
置」の語について、「具備する」、「一体」というように解することは相当ではな
い。
　　　　エ　刊行物１記載の発明の技術課題、作用効果の記載について
　刊行物１記載の発明は、この発明に先行する公知発明（米国特許第４，１３５，
６３０号）が素子移動部に「中心位置決め素子」を具備する構成であったことから
生ずる諸問題点を解釈することを技術的課題としている。そして、その問題点の１
つとして「この公知構造の別の難点は作業の加速或いは非加速できるようにするた
めには極めて高価につくことである。回路基板上に複数の素子を短いリズムで配置
させるようにするためには、移動部の駆動手段（これもまた上述中心位置決め部を
有するようにしなければならない）は極めて強力なものでなければならない。」
（甲第４号証４頁左上欄９行ないし１５行）が挙げられている。これは素子移動部
に「位置決めに関する別部材」（中心位置決め素子）を具備させることは、重量増
大を招き、それによる欠点（迅速性の欠如、駆動手段の強大化）が生ずることを述
べたものである。また、刊行物１記載の発明の作用効果に関し、「中心位置決め部
を設ける必要がないようにしたため、素子移動部の移動量（原告は、「移動量」は
誤訳であると推量する。他の記載との整合性を考慮すると、「重量」ないし「被駆
動質量（moved mass) 」とすべきであろう。）ははるかに小さくなる；
このことは素子移動部が同じ駆動性能を発揮する時間を少なくしうるが、或いは同
じ作業時間を費やす場合に駆動部の寸法を小さくしうるという利点を結果とす
る。」（同５頁右上欄２行ないし６行）と記載されている。
　以上の刊行物１記載の発明の技術的課題や作用効果に関する記載を参酌すると、
刊行物１記載の発明は、素子移動部に「位置決めに関する別部材」を具備すること
を否定しており、これを技術思想の中核とするものである。
　したがって、刊行物１の記載を全体としてみると、「素子移動部」と「位置走査
部」とを一体のものとすることは全く読みとれないばかりか、それを否定すること
が示唆されているというべきである。
　（５）　被告の主張に対する反論
　被告は、記載事項ｂ（「別の可能性は位置走査手段が素子移動手段の素子ピック
アップ及び保持部材の下に配置され、これと実質的に共軸に位置される構成にする
ことである。」）との記載と、これに続く「このような素子移動手段の動きを遮断
する必要なく素子の起こりうるずれを決定することができる」との記載（被告主張
の記載事項ｂ及びｄ）について、刊行物１記載の発明の「別の可能性」のものとし
て「素子移動手段が短時間の停止をしない、つまり素子移動手段が移動している状
態のままで「素子の起こりうるずれを決定する」ものであることを説明したものと
解するのが自然である」と主張し、この記載事項を根拠として、刊行物１に、素子
移動部が位置走査部を具備することが記載されていると主張している。
　しかし、刊行物１（甲第４号証）には、５頁右上欄１０行ないし左下欄５行に、
「本発明によれば位置走査部は作業片受容及び保持手段上に一定の距離をおいて配
置され、これと実質的に共軸位置にある。・・・別の可能性は位置走査手段が素子
移動手段の素子ピックアップ及び保持部材の下に配置され、これと実質的に共軸に
位置される構成にすることである。・・・あてはまる。」と記載され、この記載部
分は、前記のとおり、請求項８の装置の発明における位置走査部の配置に関する従
属発明である請求項９、１０の発明の説明がされているにすぎない。上記の記載を
素直に読めば、請求項８の装置発明の位置走査部を、「作業片受容及び保持手段上
に一定の距離をおいて配置され、これと実質的に共軸位置にある」構成（請求項９
に対応）とする可能性や、「素子移動手段の素子ピックアップ及び保持部材の下に
配置され、これと実質的に共軸に位置される」構成（請求項１０に対応）とする別
の可能性があることが説明されているにすぎないことが分かるのであって、この
「別の可能性」なる語句は、位置走査部の配置についての構成上の別の可能性を示
すものにすぎない。したがって、上記の記載事項ｂ及びｄが、「素子移動部を短時
間停止させることのない構成を備えた実施例」を説明するものであるとする被告の
主張は、論理の飛躍があり、妥当でない。
　さらに、上記の記載事項ｂ及びｄは、請求項１０を説明したものであるが、請求
項１０の発明は、請求項８の装置発明の従属発明であり、これらの発明は請求項１
の方法発明を実施するためのものであるから、この記載事項を解釈するに当たって
は、請求項１、８の記載との整合性が図られるべきである。また、上記の記載事項
ｂ及びｄの直前の記載である「本発明によれば位置走査部は作業片受容及び保持手
段上に一定の距離をおいて配置され、これと実質的に共軸位置にある。そのため素
子移動部を短時間作業片上に停止させること、好ましくは素子移動手段により保持
される素子が位置走査部上にあることに停止させることが可能である。この短時間
の停止の間に理論的な位置軸線、即ちその正規の位置に対する素子の実際の位置を
決定し、修正信号を発生する。」（甲第４号証５頁右上欄１０行ないし１７行）と
の記載は、請求項９を説明したものであるが（以下「請求項９の説明事項」とい
う。）、請求項９の発明は、請求項８の装置発明の従属発明であり、これらの発明
は請求項１の方法発明を実施するためのものであるから、請求項９の説明事項を解
釈するに当たっては、請求項１、８の記載との整合性が図られるべきである。
　請求項１には、素子移動部がマガジンから「あらかじめ決められた位置（作業片
に対して相対的にあらかじめ決められた位置）」に素子を移動させ、次いで素子を
「あらかじめ決められた位置」から作業片の方に移動させる間に素子位置を測定す
る、という基本動作が記載されている。また請求項８には、素子の移動路の域内に
配置されて素子位置を測定する位置走査部１５が記載されている。これらのことを
前提にして、請求項９の説明事項中の「素子移動部を短時間作業片上に停止させ
る」を解釈すると、素子移動部を上記「あらかじめ決められた位置｣(実施例を参照
すると水平面上の位置、Ｘ、Ｙ座標上の所定位置）に短時間停止させることを意味
するものと解せられ、被告もそのように解していることは明らかである。他方、上
記請求項１の基本動作を参酌して、請求項１０の場合の素子移動部の移動を検討す
ると、この場合においても、水平面上（Ｘ、Ｙ座標上）の移動は、「あらかじめ決
められた位置」で停止していると考えるのが自然であり、素子移動部はその間に素
子を「あらかじめ決められた位置」から作業片に向け移動させ、その降下動途中
で、位置走査部１５によって素子位置が測定されると解すべきである。
　被告は、記載事項ｂ及びｄについて、請求項１０の場合、素子移動手段が（Ｘ、
Ｙ座標上の）移動を停止しないで素子位置を測定することを説明している旨主張
し、これを請求項９の説明事項の反対解釈から導き出しているが、上述のように、
請求項１、８の記載との整合性に留意すると、請求項１０の場合にも、素子移動部
は、Ｘ、Ｙ座標上の所定位置で停止し、その間に素子を降下動させて素子位置を測
定すると解されるので、被告の上記の主張は失当である。
　また、記載事項ｂ及びｄの記載中の「素子移動手段の動きを遮断する」なる表現
は、何を意味しているか理解に苦しむ表現である。「素子移動手段の動き」が、素
子をＸ、Ｙ座標上に移動させる動作を指すのか、素子を降下動させる動作を指すの
か、あるいはその両者を含めた全体の動作を指すのかは、必ずしも明らかでない。
また、「遮断」とは「広辞苑（第２版）」によると、「さえぎり絶つこと。ふさぎ
とめること。」を意味し、単に「停止」を表現する言葉としては大げさであり、適
切ではない。原告にも推論が許されるとすれば、「素子移動手段の動きを遮断す
る」とは、素子移動手段の素子を移動させる一連の動作（請求項１に記載される基
本動作）の円滑さを阻害することを表現しているものと思料する。そして、位置走
査手段と素子移動手段のピックアップ手段とが共軸に位置している請求項１０の場
合には、素子移動手段が素子を「あらかじめ決められた位置」に移動させたとき、
同時に、位置走査手段とピックアップ手段とが共軸関係にあって、Ｘ、Ｙ座標上の
位置合わせが不要となるので、そのまま素子を降下動させる動作に移行させて素子
位置測定を行わせることができること、換言すれば、素子移動手段の素子を移動さ
せる一連の動作を阻害することなく、円滑に素子位置測定を行うことができること
を上記の表現は説明していると解し得るのである。
　このように、記載事項ｂ及びｄについて、「素子移動手段が短時間の停止をしな
い状態のままで素子の起こり得るずれを決定するものであることを説明したもの」
とする被告の主張は、失当である。
　２　取消事由２（相違点２の判断の誤り）
　（１）　決定は、訂正請求項１の発明と刊行物１記載の発明との相違点２（訂正
請求項１の発明においては、部品姿勢の認識する場所を「部品供給部から電子部品
を取り出してから前記プリント基板上の所定位置まで平面移動する間に」としてい
るのに対して、刊行物１記載の発明においては、部品供給部からプリント基板上に
配置されるまでの「平面移動」する間であることを明示する言及がない点。）に関
して、「刊行物１の「位置走査手段が素子移動手段の素子ピックアップ及び保持部
材の下に配置され、これと実質的に共軸に位置される構成にすることである。この
ような構成は素子移動手段の動きを遮断する必要なく素子の起こりうるずれを決定
することができる。」との記載（甲第４号証５頁右上欄２２行ないし左下欄４行、
以下「記載事項ｄ」という。）や、「素子の位置の走査は素子を載置することなく
素子が素子移動手段に保持されている間に行われる」との記載（同４頁左下欄５行
ないし７行、以下「記載事項ｅ」という。）、さらには刊行物１において、発明の
目的として「作業片に対し素子を位置決めする方法を実施するのに・・・、それに
よりマガジンから取り去った素子を迅速にかつきわめて正確に作業片、例えば電子
回路基盤上に」配置するという指摘（同４頁右下欄１９行ないし５頁左上欄２行、
以下「目的指摘事項」という。）もあることを勘案すれば、部品の姿勢認識を部品
の移動中に行うことは、刊行物１において充分示唆されているといえる。そして、
「平面移動」が「素子移動部」の移動経路に含まれることは明らかで、しかも、当
該姿勢認識を「平面移動する間」に行う構成を採用することに何ら阻害する要因も
見当たらないから、部品の装着姿勢を認識する場所をヘッド部が「平面移動する
間」とすることは、当業者が容易になしえた設計事項といえる」旨判断している
（決定書６頁６行ないし２０行）が、以下のとおり、この判断は、いずれも失当で
ある。
　　　　ア　記載事項ｄについて
　記載事項ｄ中の前段に当たる「刊行物１の「位置走査手段が素子移動手段の素子
ピックアップ及び保持部材の下に配置され、これと実質的に共軸に位置される構成
にすることである。」は、記載事項ｂについて検討したとおり、この記載内容は、
位置走査手段と素子移動手段との位置関係を示しているにすぎず、しかも「あらか
じめ決められた位置」（平面移動の終端位置）から作業片の間における両者の位置
関係を示しているにすぎないものであり、また、素子移動手段に位置走査手段が具
備されることを示すものではない。次に、記載事項ｄ中の後段に当たる「このよう
な構成は素子移動手段の動きを遮断する必要なく阻止の起こりうるずれを決定する
ことができる」という記載内容は、必ずしもその意味するところが明確ではない
が、前段に記載された構成の説明であるので、「あらかじめ決められた位置」から
作業片の間における認識（走査）動作に関する説明であると理解される。
　このように、記載事項ｄには、「部品の装着姿勢を認識する場所をヘッド部が
「平面移動する間」とすること」を示唆する事項は、何ら記載されていない。
　　　　イ　記載事項ｅについて
　記載事項ｅの「素子の位置の走査は素子を載置することなく素子が素子移動手段
に保持されている間に行われる」との記載は、刊行物１（甲第４号証）の４頁左下
欄５行ないし７行に記載されたものであるが、これは、同４頁右上欄７行ないし右
下欄１８行の「従って本発明による素子を作業片上に配置する方法は請求の範囲第
１項の上位概念に記載される方法にかかわるものである。・・・それにより素子を
作業片の面上に完全に円滑に配置することができる。」という「本発明の方法」を
説明する文脈中に存在するものである。
　したがって、「素子の位置の走査」が行われる場所（時間）については、「本発
明の方法」、特に、刊行物１の請求項１記載の発明を前提にして定めなければなら
ず、既に述べたように、刊行物１記載の発明では、「素子の位置の走査」は、「あ
らかじめ決められた位置」から作業片の間になされるのである。記載事項ｅは、そ
の間での「素子の位置の走査」が、素子の載置状態ではなく、素子が素子移動手段
に保持される状態で行われることを述べているにすぎない、と解することが自然で
ある。
　このように、記載事項ｅには、「部品の装着姿勢を認識する場所をヘッド部が
「平面移動する間」とすること」を示唆する事項は、何ら記載されていない。
　　　　ウ　目的指摘事項について
　目的指摘事項は、刊行物１（甲第４号証）の４頁右下欄１９行ないし５頁右上欄
３行の「本発明の別の目的は､ 作業片に対し素子を位置決めする方法を実施するの
に適した請求の範囲第８項の上位概念に示す装置を提供し、それによりマガジンか
ら取り去った素子を迅速かつ極めて正確に作業片、例えば電子化回路基盤上に先述
した難点を有することなく配置しうるようにすることである。このような装置は複
雑で、重く高価な中心位置決め部が必要でないようなものでなければならない｣ と
の記載から抜粋したものである。
　ここで「マガジンから取り去った素子を迅速かつ極めて正確に作業片・・・
に・・・配置」における「迅速」の意味を、刊行物１に記載される先行技術（米国
特許第４，１３５，６３０号）との関係で検討する。
　この先行技術は、「中心位置決め素子を有する移動部のピックアップ手段を設
け」（甲第４号証３頁右下欄６行ないし１２行）たものである。そして刊行物１記
載の発明による装置について、「既に述べたように（先行技術が備えている）中心
位置決め部を設ける必要がないようにしたため、素子移動部の移動量ははるかに小
さくなる：このことは素子移動部が同じ駆動性能を発揮する時間を少なくしうる
が、或いは同じ作業時間を費す場合には駆動部の寸法を小さくしうるという利点を
効果とする。」（甲第４号証５頁右上欄２行ないし６行）と記載されているよう
に、刊行物１記載の発明における「迅速」とは、先行技術に示されるような中心位
置決め部（中心位置決め素子）を素子移動部に具備させない構成によって可能にな
った作用効果であると解される。
　したがって、目的指摘事項には､ 「部品の装着姿勢を認識する場所をヘッド部が
「平面移動する間」とすること」を示唆する事項は、何ら記載されていない。
　以上のとおり、相違点２についての決定の判断が根拠としている記載事項ｄ、記
載事項ｅ、目的指摘事項のいずれにも、「部品の装着姿勢を認識する場所をヘッド
部が「平面移動する間に」とすること」を示唆する事項は記載されておらず、決定
の相違点２についての判断は失当である。
　（２）　次に、決定は、「訂正に係る請求項１の発明の奏する効果も、刊行物１
及び２に記載された発明から予測しうる程度のものでしかない。」と判断している
（決定書６頁２１行、２２行）が、この判断は、以下のとおり失当である。
　訂正発明は、刊行物１及び刊行物２には記載されない特有の構成である「ヘッド
部は、ノズルにより部品供給部から部品を取り出してからプリント基板上の所定位
置まで平面移動する間に、ノズルに保持された部品の画像を（ヘッド部に具備し
た）認識部に入力する」構成を有することにより、刊行物１及び２に記載された発
明に比較して格別の効果を奏し得るものである。
　すなわち、刊行物１記載の発明は、素子移動部が作業片上に移動 (平面移動）し
た後、ピックアップ手段が降下して、その降下の途中で位置走査部によって素子の
位置を認識するものであるので、位置走査部による認識後、ピックアップ手段が降
下している短い距離間でしか正確な位置への位置決めを行うことができず、素子の
位置ずれ誤差が大きければ位置補正にも時間がかかり、降下が完了してからも位置
決め動作を行う時間が必要となり、実装タクトにロスが生じる。また、早く位置決
めを行おうとしてピックアップ手段を早く移動させようとすると、素子がピックア
ップ手段から離れて実装ミスとなるおそれが大きくなり、また、降下距離を長くす
れば、装置が大型化、あるいは通常の装着にも移動時間が多くなり、実装タクトの
ロスが生じるという問題点が生じる。刊行物２記載の発明も、刊行物１記載の発明
と同様、平面移動した後に電子部品を認識するものであるので、上記問題点と同様
の問題点が生じる。
　これに対し、訂正発明は、部品供給部から部品を取り出してからプリント基板上
の所定位置まで平面移動する間に部品供給部に具備した認識部で部品を認識するこ
とができるので、平面移動中に途中で停止することなく部品の認識を行えて、実装
時間のロスタイムを軽減することができ、また部品の位置ずれが生じた場合にも、
早めに部品の状態を知ることによって位置補正を早めに行え、実装時間のロスタイ
ムを軽減することができるのであって、刊行物１、２記載の実装タクトロスという
問題点を解消することができると共に、その他の問題点も解消することができる。
　このような訂正発明の効果は、刊行物１及び２に記載された発明からは予測困難
なものであるというべきであるから、決定の上記の判断は、失当である。
第４　被告の反論の要点
　決定における刊行物１の認定、刊行物１記載の発明と訂正請求項１の発明との間
の一致点及び相違点の判断に誤りはなく、決定に取り消すべき違法はない。
　１　取消事由１（刊行物１記載の発明について、「素子移動部」が「位置走査
部」を具備するものであると誤認したこと）に対して
　（１）　決定が刊行物１において素子移動部が位置走査部を具備していると認定
した根拠について
　刊行物１記載の発明につき、「素子移動部が、ピックアップ手段に吸着された素
子の姿勢を認識する位置走査部を具備する」構成のものであるとの決定の認定に係
る刊行物１の記載は、「前記走査部１５が前記素子移動部１１に配置され、前記素
子ピックアップ手段の下部に位置している」（甲第４号証の請求項１０、記載事項
ａ）、「別の可能性は位置走査手段が素子移動手段の素子ピックアップ及び保持部
材の下に配置され、これと実質的に共軸に位置される構成にすることである。この
ような構成は素子移動手段の動きを遮断する必要なく素子の起こりうるずれを決定
することができる。」（甲第４号証５頁右上欄２２行ないし左下欄４行、記載事項
ｂ及びｄ）との記載事項である。
　記載事項ａには、「前記走査部１５が前記素子移動部１１に配置され、前記素子
ピックアップ手段の下部に位置している」とあり、記載事項ｂ及びｄの「別の可能
性は・・・素子移動手段の動きを遮断する必要なく素子の起こりうるずれを決定す
ることができる。」との記載は、記載事項ａに対応する詳細な説明の記載であっ
て、決定では指摘していないが、記載事項ｂ及びｄの直前には、「素子移動部を短
時間作業片上に停止させる・・・この短時間の停止の間に・・・素子の実際の位置
を決定し、修正信号を発生する。」（同５頁右上欄１２行ないし１７行）という記
載がある。
　そして、記載事項ｂ及びｄの冒頭に「別の可能性は」とあるところから、その記
載内容は、その直前に記載された「素子移動部を短時間停止させる実施例とは異な
る「別の可能性」をもつ実施例の説明をしたものとみるのが自然な文理解釈であ
る。そうすると、記載事項ｂ及びｄの「素子移動手段の動きを遮断する必要なく素
子の起こりうるずれを決定する」ということは、「素子移動手段が短時間の停止を
しない、つまり素子移動手段が移動している状態のままで素子の起こり得るずれを
決定するものであることを説明したもの」と解するのが自然である。そして、この
ように素子移動手段が移動している状態で、素子の位置を決定するためには、「素
子移動手段」と「素子の姿勢を認識する位置走査部」とが相対的に停止状態にある
こと、換言すれば、それらが同一の位置関係を保ったまま両者一体となった状態で
移動する必要があることは明らかである。もっとも、このような関係は、必ずしも
両者一体で移動しなくても、両者別個に同調した動きをさせれば実現することが可
能ではあろうが、これを実現するためには、設計上必要以上の煩雑を伴うことは明
らかであって、かかる煩雑を回避して、両者を一体のものとするのが機械設計上の
技術常識というべきである。
このような技術常識のもとに、上記の記載事項ａと記載事項ｂ及びｄとを合わせ
見れば、記載事項ａの「前記走査部１５が前記素子移動部１１に配置され、前記素
子ピックアップ手段の下部に位置している」という記載は、「素子移動部が位置走
査部を具備している」ことを実質上明示したものといえる。
　（２）　「配置」の語の意味について
　原告は、「配置」という言葉について、「広辞苑（第２版）」に「それぞれの位
置に割り当てること」という説明があることをもとに、記載事項ａの「前記走査部
１５が前記素子移動部１１に配置され」という記載は、「素子移動部」に係わる位
置に割り当てられていることを意味している旨主張しているが、このような「係わ
る」との記載は、「広辞苑」にはなく、上記の説明に即して、記載事項ａは、「前
記走査部が前記素子移動部の位置に割り当てられている」ことを意味していると解
せば、上記（１）で述べたところと全く矛盾はない。
　（３）　刊行物１における請求項１、８ないし１０の記載及びこれに対応する記
載、並びにドイツ語原文等について
　原告は、刊行物１の請求項１、８ないし１０の記載と、これに対応する明細書の
記載、さらには関連するドイツ語原文等をもとに、決定が刊行物１記載の発明につ
いて、「素子移動部がピックアップ手段に吸着された素子の姿勢を認識する位置走
査部を具備する」ものと認定したことは、失当である旨主張している。
　しかし、上記（１）のとおり、請求項１０の「前記走査部１５が前記素子移動部
１１に配置され、前記素子ピックアップ手段の下部に位置している」という記載か
ら、「素子移動部が位置走査部を具備している」ことは明確に解し得るし、このよ
うな解釈は、請求項１中の「素子を作業片の方に移動中、前記位置決め軸線に対す
る素子の実際の位置を測定し」という記載と何ら矛盾するものではない。
　したがって、上記以外の請求項の記載やそれに関連する記載がどのようであろう
と、既に説明したように、それらは、少なくとも、走査部１５と素子移動部１１と
の配置関係については、請求項１０に記載されたものと異なる実施例を説明したも
のとみるべきであるから、それらの他の記載をもとに、請求項１０の記載文言を恣
意的に解釈するのは妥当ではない。また、決定で全く言及していないドイツ語原文
に基づく原告の主張についても同様である。
　なお、刊行物１における請求項１の「素子移動手段の選択可能な位置決め軸線は
作業片上の素子の前記あらかじめ決められた位置と一致しており」との記載は、素
子移動手段の基準となる座標（実施例の記載においては「理論的な位置軸線Ｍ」
（甲第４号証７頁右下欄２０行、第６図参照））が作業片上のあらかじめ決められ
た位置と対応していることを意味しており、選択可能な位置決め軸線（理論的な位
置軸線Ｍ）は、ずれ量を検出するためのものであって、ずれ量の検出は必ずしも絶
対座標系で行う必要はないのであるから、前記の記載は、位置決め軸線と作業片上
の素子の装着位置とが一致することを意味しているものではない。また、このよう
な解釈は、実施例の他の記載内容とも矛盾しないし、請求項１、８ないし１０の記
載内容から、必然的に導かれるものである。
　２　取消事由２（相違点２の判断の誤り）に対して
　（１）　原告は、刊行物１の記載事項ｄの後段の「このような構成は素子移動手
段の動きを遮断する必要なく素子の起こりうるずれを決定することができる。」と
いう記載は明確でなく、「部品の装着姿勢を認識する場所をヘッド部が「平面移動
する間」とすること」を示唆するものでないし、また、刊行物１の記載事項ｅの
「素子の位置の走査は素子を載置することなく素子が素子移動手段に保持されてい
る間に行われる」との記載も同様である旨主張しているが、原告のこの指摘が適切
なものでないことは、上記１に記載したことから明らかである。
　（２）　また、原告は、刊行物１の「作業片に対し素子を位置決めする方法を実
施するのに・・・、それによりマガジンから取り去った素子を迅速にかつきわめて
正確に作業片、例えば電子回路基盤上に」配置するという目的指摘事項を、「部品
の装着姿勢を認識する場所をヘッド部が「平面移動する間」とすること」を示唆す
るものとみることは、先行技術文献である米国特許明細書（４，１３５，６３０
号）の記載事項との整合性がない旨も主張しているが、刊行物１自体の記載によっ
て十分示唆されている事項を、先行技術文献の記載との整合性を理由として否定す
るのは、刊行物１の記載についての合理的な解釈とはいえないし、本件の決定とは
無関係な主張である。
　（３）　上記のとおり、原告の主張には理由がなく、刊行物１記載の発明には
「素子移動部が、ピックアップ手段に吸着された素子の姿勢を認識する位置走査部
を具備する」構成が記載されていることは、前記１のとおりであり、しかも、「部
品の姿勢認識を」部品の移動中に行うことは、刊行物１に充分示唆されている」
点、及び「「平面移動」が「素子移動部」の移動経路にふくまれることは明らか」
である点は、決定に記載したように正当であるあるから、決定が「（部品の）姿勢
認識を「平面移動」する間に行う構成を採用することに何ら阻害する要因も見当た
らない」とした判断に誤りはない。
　 理　　　　由
１　取消事由１（刊行物１記載の発明について、「素子移動部」が「位置走査部」
を具備するものであると誤認したこと）について
　（１）　甲第４号証によれば、刊行物１の特許請求の範囲の請求項１０に、「前
記位置走査部１５が前記素子移動部１１に配置され、前記素子ピックアップ手段１
３、１４の下部に位置していることを特徴とする請求の範囲第８項記載の装置」
（記載事項ａ）と記載されていることが認められる。
　ここで、「配置」の語が、広辞苑（第２版）に記載されるとおり、「それぞれの
位置に割り当てられること」を意味するものであることは原告が自認するところで
あるから、上記の刊行物１の請求項１０に記載されている「位置走査部１５が素子
移動部１１に配置され（ている）」との構成は、「位置走査部１５」が「素子移動
部１１」の位置に割り当てられていることを意味するものであり、「位置走査部１
５」は、「素子移動部１１」の位置に置かれている（具備されている）構成である
ことは、その文言解釈上から明らかであるというべきである。そして、刊行物１記
載の発明の詳細な説明における記載事項ｂ及びｄの「別の可能性は位置走査手段が
素子移動手段の素子ピックアップ及び保持部材の下に配置され、これと実質的に共
軸に位置される構成にすることである。このような構成は素子移動手段の動きを遮
断する必要なく素子の起こりうるずれを決定することができる。」との記載事項
も、被告が指摘するように、上記認定に係る刊行物１記載の発明の構成及びその構
成による作用効果を説明したものであると解することが、より自然であるとみるこ
とができる。
　原告は、上記の「配置」の語が有する意味を前提としながら、記載事項ａは、位
置走査部１５が複数考えられる位置の内の１つの位置である「素子移動部１１」に
係わる位置に割り当てられていることを意味しており、位置走査部１５と素子移動
部１１と素子ピックアップ手段の３者の位置関係を述べたものと解することができ
る旨主張しているが、刊行物１の請求項１０には、「位置走査部１５が「前記素子
移動部１１に」配置され」と記載されており、位置走査部１５が割り当てられる位
置が素子移動部１１であると明確に特定しているのであって、原告が主張するよう
に「位置走査部１５が「前記素子移動部１１に係わって」配置され」とは記載され
ていないのであるから、その文言上、原告が主張するように解釈することができな
いことは明らかであり、原告の上記主張は、採用することができない。
　（２）　原告のその余の主張について
　上記のとおり、刊行物１記載の発明には、「素子移動部」が「位置走査部」を具
備する構成のものが記載されていることは、記載事項ａの文言解釈から明らかであ
るというべきであるが、原告が、そのように解すべきでないとするその余の主張に
ついて、検討を加える。
　　　ア　原告は、記載事項ａの解釈について上記（１）のとおり主張し、その理
由を次のように主張している。すなわち、「記載事項ａは、刊行物１記載の発明の
特許請求の範囲の請求項１０に記載されているところ、請求項１０は請求項９と対
をなし、共に請求項８の従属項であり、請求項８の発明は、請求項１（請求項２な
いし７は請求項１に対し従属する関係にある。）記載の方法を実施するための装置
に係るものであるところ、請求項８ないし１０における位置走査部１５に関する記
載によると、位置走査部１５は、素子９、２０の移動路の域内に配置され、その下
位概念として、請求項９のものは位置走査部１５が作業片保持部（１、２、４）の
上部に所定関係をもって配置され、請求項１０のものは位置走査部１５が素子移動
部１１の素子ピックアップ手段１３、１４の下部に配置されているものとされてい
ると解することが自然であり、請求項８における位置走査部１５が配置される「素
子９、２０の移動路の域内」に関しては、請求項１の記載から明らかなように、請
求項１では、素子は「マガジン→前記あらかじめ決められた位置（刊行物１の第１
図に点線で示されるような位置）」に移動し、その後に、「前記あらかじめ決めら
れた位置→作業片」に移動するが、この後段の移動中、すなわち「次いで素子を作
業片の方に移動中」に、素子の実際の位置を測定するものであることが明らかであ
るから、請求項８における位置走査部１５は、「前記あらかじめ決められた位置→
作業片」の間における素子の移動路において、実際の位置を測定し得るところに配
置されていると理解することが自然である」、「このように、請求項８における
「素子９、２０の移動路の域内」とは、「前記あらかじめ決められた位置→作業
片」の間の素子９、２０が移動する域内であって、「マガジン→あらかじめ決めら
れた位置」の移動域内を含まないものであると解されるのであり、したがって、刊
行物１の請求項１、請求項８ないし１０の記載内容を総合的に検討すれば、位置走
査部は、前記あらかじめ決められた位置と作業片との中間位置にあり、このような
位置にある位置走査部のより具体的な位置について、請求項９は、作業片保持部と
の関係で規定し、請求項１０は、素子移動部との関係で規定していると解すること
が自然である」旨主張し、以上のことから、請求項１０に係る記載事項ａの「前記
走査部１５が前記素子移動部１１に配置され、前記素子ピックアップ手段の下部に
位置している」とは、前記あらかじめ決められた位置と作業片との間の域内におけ
る走査部１５と素子移動部１１との位置関係を述べただけであると解されるので、
記載事項ａに基づいて「素子移動部がピックアップ手段に吸着された素子の姿勢を
認識する位置走査部を具備する」と認定することは妥当でない旨主張している。
　しかしながら、刊行物１（甲第４号証）の特許請求の範囲の記載をみると、請求
項１０には、末尾に「請求項８記載の装置。」との記載があり、請求項８記載の装
置を引用しているところ、引用に係る請求項８には、「位置走査部１５は前記素子
移動部１０、１１のピックアップ手段１３、１４により保持される素子９、２０の
移動路の域内に配置され」と記載されており、位置走査部１５が配置される位置
（場所）について、上記の記載以上に限定する構成は何ら記載されていないことが
認められる。また、請求項８の冒頭には、「先述請求の範囲のいずれか１項記載の
方法を実施するための装置であって、」と記載されているのであり、請求項８の装
置は、請求項１に記載の方法を実施するための装置に限られるものではないとこ
ろ、請求項８が引用する「先述請求の範囲のいずれか１項」に当たる請求項２に
は、「素子の位置の走査を、素子が載置される前でなく、素子移動手段と保持され
ている間に行うことを特徴とする請求の範囲第１項記載の方法」と記載されてお
り、「素子の位置の走査」を行う時期に関して、請求項１記載の方法と異なり、広
く「素子移動手段と保持されている間に行うことを特徴とする」ことが記載されて
いる。
　以上の刊行物１の特許請求の範囲の記載によれば、請求項８に記載されている
「素子９、２０の移動路の域内」について、原告主張の範囲に限定して解釈しなけ
ればならないものとは認めることができないから、このように限定して解釈すべき
ことを前提として、請求項８を引用する請求項１０に係る発明について述べる原告
の上記の主張は、採用することができない。
　　　イ　原告は、刊行物１記載の発明は、この発明に先行する公知発明（米国特
許第４，１３５，６３０号）が素子移動部に「中心位置決め素子」を具備する構成
であったことから生ずる諸問題点を解決することを技術的課題としており、この刊
行物１記載の発明の技術的課題や作用効果に関する記載を参酌すると、刊行物１記
載の発明は、素子移動部に「位置決めに関する別部材」を具備することを否定して
おり、刊行物１の記載を全体としてみると、「素子移動部」と「位置走査部」とを
一体のものとすることは全く読みとれないばかりか、それを否定することが示唆さ
れている旨主張している。
　しかしながら、甲第４号証によれば、刊行物１には、原告が主張する先行発明に
係る問題点に関して、「中心位置決め素子を有する移動部のピックアップ部を設け
ることが提案され」（３頁右下欄８行、９行）ているが、「通常極めて小さな寸法
の電子素子を把握して理論的に要求されるみかけ位置に機械的にシフトさせること
は、機械的に複雑で高価な素子が必要である。このような中心位置決め部は極めて
高精密な基準に合致するようにしなければならないのであるから、その設計及び製
造は極くデリケートなものであり、従って高価につく。・・・この公知構造の別の
難点は作業の加速或いは非加速できるようにするためには極めて高価につくことで
ある。回路基板上に複数の素子を短いリズムで配置させるようにするためには、移
動部の駆動手段（これもまた上述中心位置決め部を有するようにしなければならな
い）は極めて強力なものでなければならない。」（３頁右下欄末行ないし４頁左上
欄１５行）と記載されており、刊行物１記載の発明は、この問題点を解決すること
を目的とするものであることに関して、「本発明の別の目的は、・・・先述した難
点を有することなく配置しうるようにすることである。このような装置は複雑で、
重く高価な中心位置決め部が必要でないようなものでなければならない。」（４頁
右下欄１９行ないし５頁左上欄３行）と記載され、また、刊行物１記載の発明の作
用効果に関し、「中心位置決め部を設ける必要がないようにしたため、素子移動部
の移動量（注、原告は重量の誤訳であると主張している。）ははるかに小さくな
る；このことは素子移動部が同じ駆動性能を発揮する時間を少なくしうるが、或い
は同じ作業時間を費やす場合に駆動部の寸法を小さくしうるという利点を結果とす
る。」（５頁右上欄２行ないし６行）と記載されていることが認められる。　
　刊行物１記載の発明に関する以上の記載内容を総合すれば、刊行物１記載の発明
は、先行の公知発明（米国特許第４，１３５，６３０号）における装置が「複雑
で、重く高価な中心位置決め部」を必要とするという問題点を有していたのに対し
て、このような「中心位置決め部」を必要としない構成としたことに技術的意義が
あることが認められるのであり、刊行物１記載の発明の特許請求の範囲に記載され
た発明は、いずれも「複雑で、重く高価な中心位置決め部」を採用しておらず、そ
こに記載されている「位置走査部１５」は、先行の公知発明の装置における「複雑
で、重く高価な中心位置決め部」に相当するものではないことは、刊行物１の上記
の記載事項に照らし、明らかである。
　したがって、刊行物１記載の発明の技術的課題や作用効果に関する上記の記載内
容は、刊行物１記載の請求項１０に係る発明における「素子移動部」が「位置走査
部」を具備する構成のものであるとする上記（１）の解釈の妨げとなるものではな
い。
　原告は、刊行物１記載の発明は、素子移動部に「位置決めに関する別部材」を具
備することを否定している旨主張するが、刊行物１には、刊行物１記載の発明が上
記のとおり「複雑で、重く高価な中心位置決め部」を採用しないことが明記されて
いるのであって、原告主張のように、刊行物１記載の発明が素子移動部に「位置決
めに関する別部材」をおよそ具備しないものとして構成されていると解すべき根拠
は、刊行物１の記載中に見いだすことができないから、原告の上記主張は、採用す
ることができない。
　　　ウ　以上によれば、刊行物１記載の発明には、「素子移動部」が「位置走査
部」を具備する構成のものが含まれていることは、刊行物１の記載事項自体から明
らかであるから、刊行物１に記載された発明の構成を認定するために、刊行物１以
外の文献である国際出願（ＰＣＴ出願）の国際公開公報（ＷＯ８５／０２０８８、
甲第６号証）に掲載される明細書の原文や、上記ＰＣＴ出願に基づく米国特許出願
の公報（ＵＳＰ４６１５０９３、甲第７号証）の記載事項を斟酌する余地はなく、
刊行物１の記載は不明瞭であるとして、他の文献をも参酌すべきとする原告の主張
は失当である。
　他に、刊行物１記載の発明に、「素子移動部」が「位置走査部」を具備する構成
のものが記載されていると解すべきでないとの原告の主張を肯定するに足りる証拠
はない。
　（３）　以上のとおり、原告の取消事由１は、理由がない。
２　取消事由２（相違点２の判断の誤り）について
　（１）ア　原告は、決定が、訂正請求項１の発明と刊行物１記載の発明との相違
点２（訂正請求項１の発明においては、部品姿勢の認識する場所を「部品供給部か
ら電子部品を取り出してから前記プリント基板上の所定位置まで平面移動する間
に」としているのに対して、刊行物１記載の発明においては、部品供給部からプリ
ント基板上に配置されるまでの「平面移動」する間であることを明示する言及がな
い点）に関して、「刊行物１の「位置走査手段が素子移動手段の素子ピックアップ
及び保持部材の下に配置され、これと実質的に共軸に位置される構成にすることで
ある。このような構成は素子移動手段の動きを遮断する必要なく素子の起こりうる
ずれを決定することができる。」との記載（甲第４号証５頁右上欄２２行ないし左
下欄４行、記載事項ｄ）や、「素子の位置の走査は素子を載置することなく素子が
素子移動手段に保持されている間に行われる」との記載（同４頁左下欄５行ないし
７行、記載事項ｅ）、更には刊行物１において、発明の目的として「作業片に対し
素子を位置決めする方法を実施するのに・・・、それによりマガジンから取り去っ
た素子を迅速にかつきわめて正確に作業片、例えば電子回路基盤上に」配置すると
いう指摘（同４頁右下欄１９行ないし５頁左上欄２行、目的指摘事項）もあること
を勘案すれば、部品の姿勢認識を部品の移動中に行うことは、刊行物１において充
分示唆されているといえる。そして、「平面移動」が「素子移動部」の移動経路に
含まれることは明らかで、しかも、当該姿勢認識を「平面移動する間」に行う構成
を採用することに何ら阻害する要因もみあたらないから、部品の装着姿勢を認識す
る場所をヘッド部が「平面移動する間」とすることは、当業者が容易になしえた設
計事項といえる」旨判断している（決定書６頁６行ないし２０行）ことについて、
いずれも失当であると主張している。
　　　　イ　しかしながら、前記１で判示したとおり、刊行物１記載の特許請求の
範囲の請求項１０に係る発明では、「素子移動部」が「位置走査部」を具備する構
成のものが記載されていると認められるのであり、また、請求項１０が引用する請
求項８に記載されている「素子９、２０の移動路の域内」については、原告主張の
範囲に限定して解釈しなければならないものとは認めることができないから、これ
らに反することを前提とする原告の主張は、採用することができない。
　そして、甲第４号証によれば、決定が指摘するとおり、刊行物１には、「本発明
方法によれば、素子の位置の走査は素子を載置することなく素子が素子移動手段に
保持されている間に行われる」（同４頁左下欄５行ないし７行、記載事項ｅ）と記
載されており、素子の位置の走査について、素子が、素子移動手段（素子移動部）
に保持されている間に行われることが記載されている。
　そうとすれば、素子は、素子マガジンよりピックアップされて、作業片３に載置
されるまでの間は、素子移動部（素子移動手段）に保持されたままなのであるか
ら、刊行物１には、素子マガジンより素子をピックアップして、作業片３に載置す
るまでの間において、素子の位置の走査が行われることが記載されていることにな
る。そして、素子マガジンから素子がピックアップされた後、作業片上に移動され
るまでの間において、素子移動部が「平面移動」することは、刊行物１（甲第４号
証）の第１図によって明らかである。
　以上によれば、刊行物１記載の発明において、「素子移動部」に具備された「位
置走査部」が、素子移動部が平面移動する間に、素子の位置を走査することは、刊
行物１に十分に示唆されて記載されているということができ、決定の上記の判断
は、いずれも相当であると認められる。
　（２）ア　原告は、決定が「訂正に係る請求項１の発明の奏する効果も、刊行物
１及び２に記載された発明から予測しうる程度のものでしかない。」（決定書６頁
２１行、２２行）とした判断についても、誤りである旨主張している。　
　　　　イ　しかしながら、原告の上記アの主張は、刊行物１記載の発明につい
て、素子移動部が作業片上に移動 （平面移動）した後、ピックアップ手段が降下し
て、その降下の途中で位置走査部によって素子の位置を認識するものに限定される
ものであるとの主張を前提とするものであるところ、前記１の（２）アに判示のと
おり、原告のこの主張は採用することができないものであるから、原告の上記アの
主張は、その前提において失当であって、理由がないものと認められる。
　そして、上記（１）のとおり、刊行物１記載の発明において、「素子移動部」に
具備された「位置走査部」が、素子移動部の平面移動の間に、素子の位置を走査す
ることは、刊行物１に十分に示唆されて記載されていると認めることができるもの
であって、訂正請求項１の発明の作用効果は、この刊行物１に示唆されている構成
に、刊行物２に記載された発明における構成（電子部品装着のための部品姿勢の認
識に当たって、画像認識部で部品の画像を入力して行う構成）を組み合わせること
によって、予測し得る範囲内のものであると認められるから、決定の上記の判断
は、相当であると認められる。
　（３）　以上のとおり、相違点２に関する上記（１）及び（２）の決定の判断に
誤りがあるものとは認められないから、原告の取消事由２も理由がない。
３　結論
　以上の次第で、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、その他決定にはこれ
を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
　よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判
決する。
東京高等裁判所第１８民事部
　 　　　裁判長裁判官 　 永　　井　　紀　　昭
　 　　 　裁判官 　 塩　　月　　秀　　平
　　 　 　　　裁判官 　橋　　本　　英　　史