平成12(ワ)20946民事訴訟 実用新案権

平成１２年(ﾜ)第２０９４６号　実用新案権侵害差止等請求事件
平成１３年８月２８日口頭弁論終結
判　　　　　　　　　決
原　　　　　　告 古林紙工株式会社
訴訟代理人弁護士 鈴 木 和 夫
同 鈴 木 き ほ
補佐人弁理士 　 野 崎 照 夫　　
被　　　　　　告 大王製紙株式会社
訴訟代理人弁護士 小 坂　志磨夫
同 小 池 　　 豊
同　　　　　　　　 櫻 井 彰 人
補佐人弁理士 　 永 井 義 久　
主　　　　　　　　　文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は，原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　被告は，別紙被告製品目録記載のティッシュペーパ用包装箱を製造し，又は
販売してはならない。
２　被告は，その保管中の前項のティッシュペーパ用包装箱を廃棄せよ。
３　被告は，原告に対し，２億７０００万円及びこれに対する平成１２年１０月
１３日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。
４　訴訟費用は，被告の負担とする。
５　仮執行宣言
第２　事案の概要
　本件は，後記実用新案権（以下，「本件実用新案権」といい，その考案を「本件
考案」という。）を有する原告が，別紙被告製品目録記載のティッシュペーパ用包
装箱（以下「被告製品」という。）を製造し，販売している被告に対し，被告製品
が本件考案の技術的範囲に属し，被告によるその製造販売は本件実用新案権を侵害
するものであると主張して，被告に対して，被告製品の製造販売の差止め及び損害
賠償を求めている事案である。
　１　争いのない事実等
　　(1)　原告は，次の実用新案権（本件実用新案権）を有している。
ア 実用新案登録番号 第２５４３４９２号
　考案の名称 ティッシュペーパ用包装箱
出願年月日 平成３年１２月１３日
　登録年月日　　平成９年４月２５日
イ 上記実用新案権に係る願書に添付した明細書（以下「本件明細書」とい
う。本判決末尾添付の実用新案登録公報参照）の実用新案登録請求の範囲請求項１
の記載は次のとおりである。
　　　　　「ティシュペーパａを収納した紙製箱本体Ｐ上面にそのティシュペーパ
取出し用開口１を形成し，その開口１を被うシートＦを箱本体Ｐに貼着し，そのシ
ートＦにはティシュペーパ取出し用スリット２を形成したティシュペーパ用包装箱
において，上記シートＦを，箱本体Ｐとともに溶かしてもその紙再生に支障がな
く，かつ引裂きに対して抗力のある和紙などの素材から成すとともに，そのシート
Ｆの貼着のりも溶かしても支障のないものとしたことを特徴とするティシュペーパ
用包装箱」
　　(2)　上記考案の構成要件を分説すれば，次のとおりである（以下「構成要件Ａ
①」のようにいう。）。
Ａ①　ティシュペーパａを収納した紙製箱本体Ｐ上面にそのティシュペーパ
取出し用開口１を形成し，
②　その開口１を被うシートＦを箱本体Ｐに貼着し，
③　そのシートＦにはティシュペーパ取出し用スリット２を形成したティ
シュペーパ用包装箱において，
Ｂ　上記シートＦを，箱本体Ｐとともに溶かしてもその紙再生に支障がな
く，かつ引裂きに対して抗力のある和紙などの素材から成すとともに，
Ｃ　そのシートＦの貼着のりも溶かしても支障のないものとしたこと
Ｄ　を特徴とするティシュペーパ用包装箱
(3)　被告は，業として，被告製品を，製造し，販売している。
２　争点
(1)　被告製品が本件考案の技術的範囲に属し，被告製品の製造・販売が本件実
用新案権を侵害するか。なかでも，
ア　被告製品が構成要件Ａ及びＢを充足するか（争点１）。
イ　被告製品が構成要件Ｃを充足するか（争点２）。
(2)　本件実用新案権には無効事由があり，本訴請求は権利濫用に当たるか（争
点３）
(3)　原告の損害（争点４）
第３　争点に関する当事者の主張
１　争点１（被告製品が構成要件Ａ及びＢを充足するか）について
(1)　原告の主張
ア　構成要件Ａについて
被告製品の「ティシュペーパＴ」「紙製の箱本体１０」「ティシュペー
パ取出し用開口１７」「シート２０」「ティシュペーパ取出し用スリット２１」
「ティシュペーパ用包装箱５０」は，それぞれ本件考案の「ティッシュペーパａ」
「紙製箱本体Ｐ」「ティシュペーパ取出し用開口１」「シートＦ」「ティシュペー
パ取出し用スリット２」「ティシュペーパ用包装箱」に該当する。
したがって，被告製品においては，
ａ(ⅰ)　ティシュペーパＴを収納した紙製の箱本体１０上面にそのティ
シュペーパ取出し用開口１７を形成し，
(ⅱ)　その開口１７を被うシート２０を箱本体１０に貼着し，
(ⅲ)　そのシート２０にはティシュペーパ取出し用スリット２１を形
成したティシュペーパ用包装箱５０において
との構成を具備する。したがって，被告製品は本件考案の構成要件Ａを充
足することが明らかである。
イ　構成要件Ｂの分説について
構成要件Ｂを，さらに以下のように分説する。
上記シートＦを，
(ⅰ)　箱本体Ｐとともに溶かしてもその紙再生に支障がなく，
(ⅱ) かつ引裂きに対して抗力のある
(ⅲ) 和紙などの素材
から成すとともに
ウ　構成要件Ｂ(ⅲ) のシートの素材について
被告製品のシート２０は，パルプ７５パーセント，レーヨン２５パーセ
ントからなるレーヨン紙であり，機械漉き和紙の一種である。和紙は，手漉き和紙
と機械漉き和紙に分類される。機械漉き和紙の原料としては，化学繊維であるレー
ヨンが使用されており，レーヨンを原料とする機械漉き和紙は，レーヨン紙と呼ば
れ，障子紙として使用される典型的な機械漉き和紙である。本件考案は，大量に工
業生産されるティシュペーパ用包装箱に係わるものであるから，「シートＦ」に使
用される「和紙」は，「機械漉き和紙」が想定されているのであって，構成要件Ｂ
の「和紙」が，「手漉き和紙」に限定されることはあり得ない。
したがって，被告製品のシート２０は，本件考案の，構成要件Ｂの「和
紙」であって，被告製品は構成要件 Ｂ(ⅲ) の「和紙などの素材」を充足する。
ウ　構成要件 Ｂ(ⅰ)の紙再生に支障がないことについて
被告製品のシート２０は，上記のとおり，「和紙」（機械漉き和紙であ
るレーヨン紙）を素材とするものであって，「箱本体１０とともに溶かしてもその
紙再生に支障がないこと」は明らかである。また，被告製品において，「シート２
０」を箱本体１０とともに溶かしてもその紙再生に支障がないことは，原告が被告
製品を使用して行った実験(1)（甲１２）及び実験(3)（甲１４）により裏付けられ
ている。
したがって，被告製品は構成要件 Ｂ(ⅰ)を充足する。
エ　構成要件Ｂ(ⅱ)の引裂きに対する抗力について
構成要件Ｂに，「引裂きに対して抗力のある」とは，シートのスリット
からティシュペーパを取り出して使用する際，「この取出し時，ティシュペーパが
スリットの縁に擦れてシートに引裂き力が加わるが，シートはその抗力を有するも
ののため支障がない。」（本件明細書【０００９】）ことをいう。
ティシュペーパ用包装箱において，シートＦは，「開口１から塵埃が入
るのを防止し（本件明細書【０００３】），かつ，一般に，ティシュペーパを取り
出した際に，スリットにより次のティシュペーパを保持し，次のティシュペーパを
取り出しやすくする機能（いわゆるポップアンドホールド機能）がある（乙１の４
の２〔公開実用新案公報〕参照）。
「引裂きに対して抗力のある」とは，シートＦが，紙製箱本体に収納さ
れているティシュペーパをすべて取り出すまで破れることがなく，塵埃の進入防止
機能やポップアンドホールド機能を果たすことができ，実際の製品として支障が生
じないことをいうものである。紙製箱本体に収納されているティシュペーパのすべ
てを取り出すまで，取出し時の引裂きに耐えるという作用が維持されれば足り，従
来の合成樹脂（プラスチック）シートと物理的に同等のレベルの引裂き強度を有す
る必要はない。
被告製品の「シート２０」が，紙製箱本体に収納されているティシュペ
ーパをすべて取り出すまで破れることがなく，取出し時の引裂きに耐えるという作
用が維持され，塵埃の進入防止機能やポップアンドホールド機能を果たすことがで
き，実際の製品として支障が生じないことは，原告が被告製品を使用して行った実
験の実験報告書(2)（甲１３）により裏付けられている。
よって，被告製品の「シート２０」は，取出し時の引裂きに耐えるとい
う作用が維持され，「引裂きに対して抗力のある」ものであるから，被告製品は，
構成要件Ｂ(ⅱ)を充足する。
オ　争点１のまとめ
以上述べたとおり，被告製品は，シート２０を，
(ⅰ)　箱本体１０とともに溶かしてもその紙再生に支障がなく，
(ⅱ) かつ引裂きに対して抗力のある
(ⅲ) 和紙であるレーヨン紙
から成す，との構成を有しており，構成要件Ｂをすべて充足する。
(2)　被告の主張
被告製品のシートは，構成要件Ｂの「引裂きに対して抗力のある」にも，
「和紙などの素材」にも該当しないから，当該構成要件を充足しない。
ア　引裂き抗力について
本件考案のシートは，単に和紙であれば足りるのではなく，「引裂きに
対して抗力のある」ものでなければならない。和紙であれば直ちに引裂きに対して
抗力があるということができないことはいうまでもない。
「引裂きに対して抗力のある」とは，出願経過を参酌すると，原告は，
特許庁に提出した平成８年１１月２７日付け意見書中で，この要件を加入した目的
につき，「シートＦが従来の合成樹脂（プラスチック）シートと同等の作用をなす
ことを明確にするため」と説明しているから，少なくともかかる作用が必要なこと
が明らかである。乙２の試験結果報告書によれば，被告の別製品たるティシュペー
パ用包装箱の取出し口シートに使用されたポリエチレンフィルムからなるシート
が，引裂き強さ５３８gfを有するのに対し，被告製品のシートの引裂き強さは２
８．１gfであり，その１９分の１の強度しかない。原告が出願経過で述べた「シー
トが従来の合成樹脂（プラスチック）シートと同等の作用をなす」などとは到底い
えないことは明らかである。
原告は，本件において，本件考案のシートが従来の合成樹脂（プラスチ
ック）シートと物理的に同等のレベルの引裂き強度を有する必要はないと主張する
が，出願経過における主張と矛盾し，禁反言の原則に反する主張で許されない。
イ　「和紙」について
原告提出の甲６や甲７の文献によれば，和紙とは，「我が国で発展して
きた特有の紙」若しくは「我が国特有の紙」である「こうぞ，みつまた，がんぴ」
等の靭皮繊維を原料とするものである。乙４に示されているとおりJISによると「レ
ーヨン紙」は化学繊維を主原料とした「化学繊維紙」の分類に属するものであっ
て，「和紙」の範疇に属さない。
２ 争点２（被告製品が構成要件Ｃを充足するか）について
(1)　原告の主張
ア　構成要件Ｃの「支障がない」とは，紙再生に支障がない，という意味で
ある。
イ 被告製品のシートの貼着のりについて
被告製品のシート２０の貼着のりである「シート貼着用接着剤３１」
は，「酢酸ビニル重合体を主成分として，フタル酸ジ－ｎ－ブチルを可塑剤として
含む」もの（被告主張の製品名「マルカボンドＣ６８０Ｇ」）である。酢酸ビニル
重合体を主成分とする接着剤は，「酢酸ビニルエマルジョン接着剤」であり，合成
樹脂系接着剤の中で一番多く使用されている接着剤であって，その主用途は木工用
と紙工用（包装，製本，合紙，紙管など）である。そして，「酢酸ビニルエマルジ
ョン接着剤」は，回収と紙再生が最もよく行われている段ボール箱の製造におい
て，ごく一般的に使用されている接着剤である。段ボール箱による紙再生過程にお
いて，「酢酸ビニルエマルジョン接着剤」が使用されていることは障害とされてい
ない。したがって，被告製品において，「シート貼着用接着剤３１」として，酢酸
ビニル重合体を主成分とする「酢酸ビニルエマルジョン接着剤」が使用されていて
も，紙再生に何らの支障もない。
また，被告製品の「シート貼着用接着剤３１」が，溶かしても紙再生に
支障がないことは，原告が被告製品を使用して行った実験の実験報告書(1)（甲１
２）及び同(3)（甲１４）により裏付けられている。
よって，被告製品は，「シート２０のシート貼着用接着剤３１も溶かし
ても支障のないもの」という構成を具備し，構成要件Ｃを充足する。
(2)　被告の主張
ア　構成要件Ｃは，抽象的・機能的で，実用新案の構成要件として意味不明
である。「支障がない」とは，何か１つの基準が設定されたうえでの表現であり，
単に「溶かしても支障がない」というだけでは，考案の構成自体理解できない。
イ　そこで本件明細書の記載を参酌すると，本件明細書には，「その再生に
は，紙製包装箱を溶かして行うが，その際，再生に不要な付着物は除去する必要が
ある」（【０００４】）とあり，また，「そのシートの貼着のりも溶かしても支障
のないものとした」（【０００７】）と，同種の表現があり，他に，シートについ
て，「でんぷん樹脂などのように水可溶性のものからなる不織布などを採用し得
る。」（【０００８】）とある。かかる本件明細書の記載に照らせば，構成要件Ｃ
にいうのりは，少なくとも，水溶性ののりであり，再生に当たってその除去作業を
行う必要がないようなのりを指していることは明らかである。
ウ　被告製品のシート接着のりは，酢酸ビニル重合体及びフタル酸ジ－ｎ－
ブチルを成分とするもの（製品名「マルカボンドＣ６８０Ｇ」）であるところ，酢
酸ビニル重合体には水溶性がなく（乙７），ポリ酢酸ビニル（酢酸ビニル重合体）
は水に対し２０パーセントしか溶解せず，８０パーセントは残留することが文献に
より示されている（同号証４６頁第１３図）。
被告製品のシート接着のりに使用されている酢酸ビニル重合体は，エマ
ルジョン系接着剤としても，ホットメルト接着剤としても使用されている。乙５な
いし１３の文献によれば，ホットメルト接着剤は古紙再生に当たっての阻害要因物
質であり，再生に当たっては除去しなければならないものである。エマルジョン系
接着剤とホットメルト接着剤のいずれにより使用するかは使用方法の問題にすぎな
いのであって，酢酸ビニル重合体としての性質が変わるものではない。被告製品で
は，エマルジョン化して使用しているが，エマルジョン化して使用したとしても，
最終的には乾燥して固化した形で存在するのであるから，ホットメルト接着剤とし
て使用した場合と同様，紙再生の阻害要因となる。
したがって，被告製品のシート接着のりは，構成要件Ｃを充足しない。
３　争点３（本件実用新案権には無効事由があり，本訴請求は権利濫用に当たる
か）について
(1)　被告の主張
本件考案には，明らかに無効事由が存し，無効となることが明白であるか
ら，本件実用新案権に基づく請求は権利濫用に当たり，許されない。
ア　改正前実用新案法３７条１項３号該当
本件考案は，平成５年法律第２５号による改正前の実用新案法５条（以
下「改正前実用新案法」という。）に規定する実用新案登録請求の範囲の記載要件
を充たしておらず，同法３７条１項３号により無効とされるべきものである。
本件考案は，実用新案登録請求の範囲の記載形式からして，公知のティ
シュペーパ用包装箱（構成要件Ａ）において，構成要件Ｂ及び同Ｃを特徴としたも
のとして実用新案登録出願されていることは明らかである。他方，実用新案権は，
物品の形状，構造又は組合せにかかる考案を対象としているものである。
ところが，本件考案において特徴部分とされるべき構成要件Ｂは「上記
シートＦを，箱本体Ｐとともに溶かしてもその紙再生に支障がなく，かつ引裂きに
対して抗力のある和紙などの素材から成すとともに」というものであり，構成要件
Ｃは「そのシートの貼着のりも溶かしても支障のないものとしたこと」というもの
であって，ともにおよそ物品の形状，構造又は組合せとは相容れない抽象的・機能
的記載に止まっている。また，「紙再生に支障がなく」「引裂きに対して抗力のあ
る」「溶かしても支障のないもの」などという記載は，抽象的・機能的であるだけ
でなく，そこには何らの基準も示されておらず，考案の範囲を定める表現としては
それ自体意味不明であって，実用新案登録請求の範囲の記載要件を欠如しているも
のといわなければならないから，本件実用新案権には，改正前実用新案法５条・３
７条１項３号所定の無効事由が存することが明らかである。
イ 改正前実用新案法３７条１項１号該当
(ア)　本件考案の実用新案登録出願前に米国において頒布された刊行物で
ある米国特許第３３６９６９９号公報（乙１８）は，先のティシュペーパが取り出
された後に，続くティシュペーパが取出しスリットから抜け落ちるフォールバッ
ク，及び先のティシュペーパが取り出されるときに，一以上のティシュペーパが抜
け出るダブルプルを防止する技術を開示しているものであるところ，その構成は，
大要次のとおりである。
Ａ　折り畳まれたティシュペーパの束の包装箱１０の上面１４には，取
出し開口１３が形成され，この取出し開口１３は軽量ポリエチレンフィルムなどか
らなる滑らかで柔軟な素材１５により覆われている。素材１５は，上面１４の裏面
に適宜の接着剤により固定され，取出し開口１３の長手方向中央線に沿う個々のテ
ィシュペーパを取り出すためのスリット１６を有する（同公報２欄４７～６０
行）。
Ｂ　包装箱の開口における特殊な柔軟シート材料には限定はないが，プ
ラスチックフィルム類が望ましい。他の柔軟フィルム，ティッシュ，薄い紙又は不
織布材料もまた使用できる。これらの重要な特性は，十分な伸張性を有しかつ締付
け把持作用を示すように弾力性を有することである（同公報４欄５３～６１行）。
(イ)　同公報における「包装箱１０」は本件考案の「紙製箱本体Ｐ」に，
「取出し開口１３」は「取出し開口１」に，「素材１５」は「シートＦ」に，「ス
リット１６」は「取出し用スリット２」にそれぞれ該当する。そして素材１５は取
出し開口１３を被い，包装箱１０の上面１４に接着剤により固定されている。した
がって同公報には，まず「ティシュペーパａを収納した紙製箱本体Ｐ上面にそのテ
ィシュペーパ取出し用開口１を形成し，その開口１を被うシートＦを箱本体Ｐに貼
着し，そのシートＦにはティシュペーパ取出し用スリット２を形成したティシュペ
ーパ用包装箱」が開示されていることは明らかである。
(ウ)　同公報には，
①シートを，箱本体とともに溶かしてもその紙再生に支障がない
②シートを，引裂きに対して抗力のある和紙などの素材から成す
③シートの貼着のりも溶かしても支障のないものとした
との点については直接の記載はない。しかし，上記アのとおり，これら
の記載は，物品の形状，構造又は組合せに関するものでなく，考案の技術的範囲を
定める表現としては意味不明であるから，無意味なものであり，これらの記載をも
って公知技術との対比に供することはできない。
したがって，同公報には，本件考案の構成がすべて開示されているの
であって，本件考案は，新規性又は進歩性を欠如しており，改正前実用新案法３
条・３７条１項１号所定の無効事由が存することが明らかである。
(2)　原告の主張
ア　改正前実用新案法３７条１項３号該当性の主張について
本件考案は物品の形状，構造又は組合せとして明確に特定されている。
「紙再生に支障がない」「引裂きに対して抗力のある」「溶かしても支障がない」
などの記載も明確なもので，抽象的・機能的表現ではない。
イ　改正前実用新案法３７条１項１号該当性の主張について
被告は，本件考案は公知技術そのものであると主張するが，被告の挙げ
る米国特許公報（乙１８）には，本件考案の構成が示されているとはいえず，被告
の主張は成り立たない。
同公報には，ティッシュの取出し開口１３に柔軟な素材１５が設けられ
ている。これは，プラスチックフィルム類が望ましい，とされ，その代替品として
ティッシュ，薄い紙が例示されている。この「ティッシュ，薄い紙」は本件考案の
「和紙など」のように引裂きに対して抗力のあるものではない。
また，同公報にも，無効審判請求書添付の他の証拠にも，取り出し口を
被うシートと箱本体との接着に溶かしても紙再生に支障がない貼着のりを用いるこ
とに関しては，一切記載されていない。さらに，ティッシュの取出し口に設けるシ
ートの素材及び貼着のりを選択することによって，箱本体と共に溶かしても紙再生
に支障がないティシュペーパ用包装箱を提案したという本件考案の目的及び効果に
ついては何ら記載されておらず，その示唆さえされていない。したがって，被告主
張の証拠に，本件考案の構成が示されていて，本件考案に新規性がないとか，きわ
めて容易に想到し得るもので進歩性がないということはできない。
４　争点４（原告の損害）について
(1)　原告の主張
ア　被告は，平成１１年１月１日から平成１２年９月３０日までの間，少な
くとも被告製品を５０００万個販売した。被告による被告製品の１個当たりの平均
販売単価は５０円であり，上記期間内の被告による販売高は２５億円を下らない。
本件考案の実施料率はその販売高の１０パーセントが相当であるから，
原告は被告に対し，実用新案法２９条３項に基づき，上記販売高の１０パーセント
である２億５０００万円を損害としてその賠償を請求する。
イ　原告は，原告訴訟代理人に本訴遂行の委任をしたが，その弁護士費用
は，２０００万円が相当である。
ウ　したがって，原告は被告に対し，上記合計２億７０００万円及びこれに
対する平成１２年１０月１３日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の
割合による金員を支払うことを求める。
(2)　被告の主張
原告主張の損害額は，争う。
第４　当裁判所の判断
１　争点１（被告製品が構成要件Ａ及びＢを充足するか）について
(1)　構成要件Ａについて
前記争いのない事実によれば，被告製品が，
①　ティシュペーパＴを収納した紙製の箱本体１０の上面に，そのティシュ
ペーパ取出し用開口１７を形成していること，
②　その開口１７を被うシート２０を箱本体１０に貼着していること，
③　そのシート２０には，ティシュペーパ取出し用スリット２１を形成した
ティシュペーパ用包装箱５０であること
であることは明らかである。したがって，被告製品は本件考案の構成要件Ａ
を充足することが認められる。
(2)　構成要件Ｂについて
構成要件Ｂは，さらに以下のように分説できる。
上記シートＦを，
①　箱本体Ｐとともに溶かしてもその紙再生に支障がなく，
② かつ引裂きに対して抗力のある
③ 和紙などの素材
から成すとともに
(3)　構成要件Ｂ②について
ア　「引裂きに対して抗力のある」の意味について
構成要件Ｂ②にいう，「引裂きに対して抗力のある」とは，シートのス
リットからティシュペーパを取り出して使用する際，「この取り出し時，ティシュ
ペーパがスリットの縁に擦れてシートに引裂き力が加わるが，シートはその抗力を
有するもののため支障がない。」（本件明細書【０００９】）ことをいうものと解
される。
イ　被告は，原告が出願経過において，「引裂きに対して抗力のある」は，
原告がこの要件を加入した目的は，「シートＦが従来の合成樹脂（プラスチック）
シートと同等の作用をなすことを明確にするため」と説明しているから，少なくと
もかかる作用が必要なことが明らかであるところ，被告製品のシートの引裂き強さ
は，ポリエチレンフィルムからなるシートの１９分の１の強度しかなく，原告が出
願経過で述べた「シートが従来の合成樹脂（プラスチック）シートと同等の作用を
なす」などとは到底いえないから，被告製品のシートは「引裂きに対して抗力のあ
る」ものとはいえず，構成要件Ｂを充足せず，原告が，本件において，本件考案の
シートが従来の合成樹脂（プラスチック）シートと物理的に同等のレベルの引裂き
強度を有する必要はないと主張するのは，出願経過における主張と矛盾し，禁反言
の原則に反し，許されない，と主張する。
ウ　そこで検討するに，本件考案は，ティシュペーパ用包装箱にかかるもの
であるところ，本件明細書の記載及び技術常識を参酌すると，一般に，ティシュペ
ーパ用包装箱において，ティシュペーパ取出し口に貼着されたシートには，「開口
１から塵埃が入るのを防止し（本件明細書【０００３】），かつ，ティシュペーパ
を取り出した際に，スリットにより次のティシュペーパを保持し，次のティシュペ
ーパを取り出しやすくする機能（いわゆるポップアンドホールド機能。被告の主張
するフォールバックの防止）があると解される。
このような，ティシュペーパ取出し口のシートの機能を考慮すると，
「引裂きに対して抗力のある」とは，シートが，紙製箱本体に収納されているティ
シュペーパをすべて取り出すまで破れることがなく，塵埃の進入防止機能やポップ
アンドホールド機能を果たすことができ，実際の製品として支障が生じないことを
指すものと解すべきである。すなわち，紙製箱本体に収納されているティシュペー
パのすべてを取り出すまで，取出し時の引裂きに耐えるという作用が維持されれば
足り，従来の合成樹脂（プラスチック）シートと物理的に同等のレベルの引裂き強
度を有する必要はないというべきである。原告が，出願経過において提出した意見
書（乙１の５）で，この要件を加入した目的を，「シートＦが従来の合成樹脂（プ
ラスチック）シートと同等の作用をなすことを明確にするため」と説明しているこ
とは，従来の合成樹脂（プラスチック）シートと同様，ティシュペーパをすべて取
り出すまで破れることがなく，塵埃の進入防止機能やポップアンドホールド機能を
果たすことができることを指しているものというべきであるから，本件において原
告がこのように主張することが禁反言の原則に反することにはならないというべき
である。
エ　被告製品の「シート２０」が，紙製箱本体に収納されているティシュペ
ーパをすべて取り出すまで破れることがなく，取出し時の引裂きに耐えるという作
用が維持され，塵埃の進入防止機能やポップアンドホールド機能を果たすことがで
き，実際の製品として支障が生じないかどうかについては，原告が被告製品を使用
して行った実験(2)（甲１３）と，被告が同様に行った実験（乙１５の実験Ａ）とで
は，結果が異なっている。前者では，シートが破れることなく，ティシュペーパを
すべて取り出すことができたが，後者では，ティシュペーパをすべて取り出した時
点では，シートの裂け目が広がっていたことが認められる。しかしながら，シート
が破れるか否かは，ティシュペーパを取り出す際の力の入れ方で大きく差異が出る
ものと考えられ，このような実験で結果が分かれることは，当然にあり得るものと
考えられる。したがって原告の実験の結果，被告製品のシートが破れなかったので
あれば，被告製品のシート２０は，引裂きに対して抗力があるものと認めて差し支
えないというべきである。また，市場で販売されている被告製品において，ティシ
ュペーパをすべて取り出すまでに破れてしまい塵埃の進入防止機能やポップアンド
ホールド機能を果たさなくなるようなシートが採用されていることは考えられな
い。
よって，被告製品は，構成要件Ｂ②を充足する。
(4)　構成要件Ｂ①について
前記争いのない事実によれば，被告製品のシート２０は，パルプ７５パー
セント，レーヨン２５パーセントからなるレーヨン紙である。上記シートは，合成
樹脂（プラスチック）などではなく，通常の紙の一種であるから（しかもパルプを
７５パーセントも含有する。），同様に紙製である箱本体１０とともに溶かしても
その紙再生に支障がないことは明らかである。また，被告もシート２０を溶かした
場合，紙再生に支障がある旨争っておらず，これに反する証拠もない。
よって，被告製品は，構成要件Ｂ①を充足する。
(5)　構成要件Ｂ③について
構成要件Ｂ③は，「和紙などの素材」となっており，「和紙」は，箱本体
とともに溶かしてもその紙再生に支障がないもので，かつ引裂きに対して抗力のあ
るシートの素材の例示にすぎない（和紙であれば，当然にこれらを満たすわけでは
ない。）。したがって，被告製品のシート２０が和紙であるかどうかは，構成要件
Ｂの充足性とは直ちに結びつくものではないということができる。そして，上記判
示のように，被告製品のシート２０は，構成要件Ｂ①及び②を充足しており，箱本
体とともに溶かしてもその紙再生に支障がなく，かつ引裂きに対して抗力のあるも
のということができるのであるから，構成要件③をも充足するものというべきであ
る。
なお，本訴係属後，本件実用新案権に対する無効審判手続において，原告
が，構成要件Ｂの部分を「和紙素材から成す」として，和紙に限定する旨の訂正請
求をしているので（甲２４），念のため，この訂正請求が認められた場合に「和紙
素材から成る」という要件を被告製品が充足するかどうかについても，一応検討す
ると，文献（甲８，９）や実際の障子紙（甲１０，１１）などに，和紙の素材とし
てレーヨンを使用したものがあることが認められるので，前記のような配合である
被告製品のシートも，機械漉きの和紙の一種といって差し支えないというべきであ
る。したがって，この訂正請求が認められたとしても，上記の結論に影響しないも
のというべきである。
よって，被告製品は，構成要件Ｂをすべて充足する。
２　争点２（被告製品が構成要件Ｃを充足するか）について
(1)　「溶かしても支障のない」の意義について
構成要件Ｃの「溶かしても支障のない」は，構成要件Ｂの「箱本体Ｐとと
もに溶かしてもその紙再生に支障がなく，」との対比，「貼着のりも」と同様であ
ることを表す表現で記載されていること，本件明細書に「シート及び貼着のりもそ
の紙溶解に支障がないものであるため」（【００１０】）とあること，原告が出願
経過において提出した意見書（乙１の５）に，この要件を加入した理由につき，
「シートＦを剥ぎ取ることなく，箱本体Ｐと一緒に溶解し得ることを明確にするた
めです。」とあること，以上の事実が認められるので，「溶かした際に紙再生に支
障がない」との意味だと解すべきである。上記のように，構成要件の記載や明細書
の記載からその意義が明らかになるものであるから，格別不明確な記載とは認めら
れない。
なお，本訴係属後，本件実用新案権に対する無効審判手続において，原告
が，構成要件Ｃの部分を「そのシートＦの貼着のりも紙とともに溶解させても支障
のない」として，明確にする趣旨の訂正請求をしているが（甲２４），この点は，
上記訂正がなくても同趣旨に解されるから，結論に影響がないものというべきであ
る。
(2)　被告製品のシート貼着のりが紙再生に支障がないかについて
ア　「支障がない」ことの意義について
上記意見書や本件明細書の記載から，シートＦを「箱本体Ｐとともに溶
かしてもその紙再生に支障がない」とは，箱本体Ｐをパルプにする（溶かす）際
に，シートの繊維もバラバラになり，パルプと一体化して，再生紙として利用でき
ることを指すと解される。
シートの貼着のりについては，パルプと一体化するものではないため，
再生された紙に異物として残留しないこと，すなわち水に溶けることを指すものと
解すべきである。ここに「水に溶ける」とは，「水溶性」という意味での「水に溶
ける」でもよいし，パルプを「溶かす」というのと同様，バラバラになって水中に
分散する（エマルジョン化する）のでもよいと解される。
しかし，水中に溶けず，あるいは分散化（エマルジョン化）しなかった
貼着のりを，分離除去しなければならないのでは，課題を解決したことにならず，
わざわざこの要件を加入した意味がないから，紙再生に支障がないことにならない
というべきである。したがって，貼着のり自体が，その性質上分離除去する必要が
ないものであることを要するというべきである。
イ　被告製品のシート貼着のりについて
被告製品のシート２０の貼着のりである「シート貼着用接着剤３１」
は，酢酸ビニル重合体を主成分として，フタル酸ジ－ｎ－ブチルを可塑剤として含
む」ものであることは当事者間に争いがなく，乙６によれば，製品名「マルカボン
ドＣ６８０Ｇ」であることが認められる。
証拠（甲１５ないし１９及び乙２０ないし２３）並びに弁論の全趣旨に
よれば，酢酸ビニル重合体は，ホットメルト接着剤として使用されることも，エマ
ルジョン系接着剤として使用されることもあることが認められるが，被告製品にお
いては，エマルジョン系接着剤として使用されていることが認められる（被告もこ
の点を認めている。上記「マルカボンドＣ６８０Ｇ」の製造元である株式会社マル
バン作成の実験報告書（乙６）の実験中で，被膜形成の際，乾燥工程を取っている
こともこれに沿う。）。
なお，証拠（甲２７，乙９，１１，１２，２３等）から，ホットメルト
接着剤は，紙再生の障害となるものであることが認められる。
ウ　マルカボンドＣ６８０Ｇの水溶性及び水分散性
上記アで検討したように，「紙再生に支障がない」とは，上記「マルカ
ボンドＣ６８０Ｇ」が水中に溶け，あるいは水中に分散化することを要するものと
いうべきである。そこで検討するに，まず文献（乙８，化学大辞典）には，ポリ酢
酸ビニル（酢酸ビニルの重合体）が「水に不溶」とあるので（ここにいう「不溶」
は，水溶性でないの意と解される。），酢酸ビニル重合体は，本来水に溶けない物
質であると認められる。これに対し，甲１５などの文献には，酢酸ビニルエマルジ
ョン接着剤であるＰＶＡ（ポリビニルアルコール）が耐水性が低く加水分解されや
すいとの記述があるが，同号証全体を見れば，この「耐水性」は耐水接着力をいう
ものであって，同接着剤自体が水に溶けることをいうものとは認められない。よっ
て，「マルカボンドＣ６８０Ｇ」は，水中に溶けないものと認められる。
次に，前記乙６の実験結果によれば，被膜化した「マルカボンドＣ６８
０Ｇ」が，２０℃の水中で約２４時間攪拌しても，２０．９パーセントしか溶けず
（水中に溶けることも分散化することもなく），４５℃で同様にしても２５．５パ
ーセントしか溶けない（前同）ことが認められる。この実験結果は，文献（乙７の
第１３図）の，ポリ酢酸ビニルの耐水性について記載した知見や，文献（甲１８）
において，同接着剤が段ボール，コルゲーター用として用いられ，耐水性があると
されていることなどに沿うもので，公正な実験結果と認められる。これらより，酢
酸ビニルの重合体を，乾燥させ，被膜化したものは，完全には水中に溶けることも
分散化することもないものと認められる。したがって，被告製品において同様な形
で使用されている，酢酸ビニル重合体を主成分とする「マルカボンドＣ６８０Ｇ」
が，「紙再生に支障がない」ものとはいえない。
エ　原告の主張等について
この点に関し，原告は，酢酸ビニルエマルジョン接着剤は，回収と紙再
生が最もよく行われている段ボール箱の製造において，ごく一般的に使用されてい
る接着剤であるが，段ボール箱による紙再生過程において，酢酸ビニルエマルジョ
ン接着剤が使用されていることは障害とされていないことから，被告製品におい
て，酢酸ビニルエマルジョン接着剤が使用されていることが，紙再生に支障となら
ない，と主張する。
しかしながら，同接着剤が，段ボール用として使用されていることは，
上記甲１８などの文献からも認められるが，それが本件におけるような分離除去を
要しないという意味で，紙再生に支障になっていないことを認めるべき証拠は存し
ない。かえって，段ボール等をも含めた紙の再生は，雑多な紙を一緒に溶かして行
うものなので，いずれかの段階で異物の分離除去を行っていると考えるのが技術常
識に適うというべきである。
よって，原告の上記主張は採用できない。
また，原告が被告製品を使用して行った紙再生の実験（甲１２及び１
４）によりできあがった再生紙（検甲３，４）から，これが「紙再生に支障がな
い」ものかどうか判断することは，その基準が存しないため，不可能であるという
ほかない。
以上より，被告製品のシート貼着のりが紙再生に支障がないと認めること
はできず，被告製品は構成要件Ｃを充足しない。
３　争点３（本件実用新案権には無効事由があり，本訴請求は権利濫用に当たる
か）について
上記２の判断により，既に原告の請求は理由がないことになるが，なお，所
論に鑑み，念のため争点３につき判断することとする。
(1)　特許に無効事由が存在することが明らかであるときは，その特許権に基づ
く差止め，損害賠償等の請求は，特段の事情がない限り，権利の濫用に当たり許さ
れない（最高裁平成１０年(オ)第３６４号同１２年４月１１日第３小法廷判決・民
集５４巻４号１３６８頁参照）が，この理は，実用新案権にも，当然当てはまるも
のである。
(2)　進歩性の有無について
ア　米国特許第３３６９６９９号について
本件考案の実用新案登録出願前に頒布された刊行物である米国特許第３
３６９６９９号公報（乙１８）は，先のティシュペーパが取り出された後に，続く
ティシュペーパが取出しスリットから抜け落ちるフォールバック，及び先のティシ
ュペーパが取り出されるときに，一以上のティシュペーパが抜け出るダブルプルを
防止する技術を開示しているものであり，その構成は，概ね次のとおりと認められ
る。
Ａ　折り畳まれたティシュペーパの束の包装箱１０の上面１４には，取出
し開口１３が形成され，この取出し開口１３は軽量ポリエチレンフィルムなどから
なる滑らかで柔軟な素材１５により覆われている。素材１５は，上面１４の裏面に
適宜の接着剤により固定され，取出し開口１３の長手方向中央線に沿って個々のテ
ィシュペーパを取り出すためのスリット１６を有する（同公報２欄４７～６０
行）。
Ｂ　本発明は，包装箱の開口における特殊な柔軟シート材料の使用に限定
されるものではないが，薄いプラスチックフィルムが望ましい。他の柔軟フィル
ム，ティッシュ，薄い紙又は不織布材料もまた使用できる。これらの重要な特性
は，十分な伸張性を有しかつ締付け把持作用を示すように弾力性を有することであ
る（同公報４欄５３～６１行）。
イ　同公報の発明と本件考案との比較
(ア)　同公報における「包装箱１０」は本件考案の「紙製箱本体Ｐ」に，
「取出し開口１３」は「取出し開口１」に，「素材１５」は「シートＦ」に，「ス
リット１６」は「取出し用スリット２」にそれぞれ該当する。そして素材１５は取
出し開口１３を被い，包装箱１０の上面１４の裏面に接着剤により固定されてい
る。したがって同公報には，「ティシュペーパａを収納した紙製箱本体Ｐ上面にそ
のティシュペーパ取出し用開口１を形成し，その開口１を被うシートＦを箱本体Ｐ
に貼着し，そのシートＦにはティシュペーパ取出し用スリット２を形成したティシ
ュペーパ用包装箱」が開示されているものと認められる。
(イ)　同公報の発明と本件考案とを比較すると，
①シートを，箱本体とともに溶かしてもその紙再生に支障がない
②シートを，引裂きに対して抗力のある和紙などの素材から成す
③シートの貼着のりも溶かしても支障のないものとした
との点については，直接の記載がないといえる。
(ウ)　上記アＢのように，前記米国特許公報（乙１８）の発明は，シート
材料につき，「開口における特殊な柔軟シート材料の使用に限定されるものではな
いが，薄いプラスチックフィルムが望ましい。他の柔軟フィルム，ティッシュ，薄
い紙又は不織布材料もまた使用できる。」としており，また「これらの重要な特性
は，十分な伸張性を有しかつ締付け把持作用を示すように弾力性を有することであ
る」としていて，シートの材料として「ティッシュ，薄い紙」を示している。
「ティッシュ」には，「柔らかいガーゼ状の紙，tissue paper（ティ
ッシュぺーぺー，薄様紙）」などの意味があり（小学館ランダムハウス英和辞典，
研究社新英和辞典など），それに続く「薄い紙」（thin paper）とほぼ同様なもの
を意味すると解される。
ところで，前記２(1)で判示したように，本件考案におけるシートの機
能を考慮すると，「引裂きに対して抗力のある」とは，シートが，紙製箱本体に収
納されているティシュペーパをすべて取り出すまで破れることがなく，塵埃の進入
防止機能やポップアンドホールド機能を果たすことができ，実際の製品として支障
が生じないことである。すなわち，シートが「引裂きに対して抗力」がなく，箱本
体に収納されているティシュペーパをすべて取り出す前に破れてしまうと，塵埃の
進入防止機能やポップアンドホールド機能を果たすことができなくなるということ
ができる。そうすると，塵埃の進入防止は，シートに当然求められる機能として明
らかというべきであるし，ポップアンドホールド機能は，上記米国特許公報（乙１
８）の「十分な伸張性を有しかつ締付け把持作用を示すように弾力性を有するこ
と」と同義といわなければならない。結局，「十分な伸張性を有しかつ締付け把持
作用を示すように弾力性を有する」薄い紙は，箱本体に収納されているティシュペ
ーパをすべて取り出す前に破れることがなく，塵埃の進入防止機能やポップアンド
ホールド機能を果たすものであり，ここに「引裂きに対して抗力のある」薄い紙
が，すべて開示されているといえる。そして，上記特許公報（乙１８）は米国特許
であるが，日本で同発明を実施しようとすれば，上記のような特性を備えた薄い紙
の材料として，和紙に想到するのは，当業者であればきわめて容易といわなければ
ならない。
ウ　貼着のりについて
上記イに認定したように，シートの素材に，薄い紙を用いるならば，そ
の貼着のりは，例えばでんぷんのりのような，紙再生に支障とならない材料を使用
することは，最も初めに思いつくことであり，当業者であればきわめて容易に想到
し得るといわなければならない。でんぷんのりの欠点は耐水性に乏しいことである
が（甲２０など），ティシュペーパ用包装箱にはさほどの耐水性は求められないの
で，差し支えがない。
本件明細書に記載のあるように，従来技術では，シートの素材としてプ
ラスチックが使用されており（【０００５】），これを接着するための粘着系接着
剤は，紙再生に禁忌品であったということができる。シートの素材に，薄い紙を用
いるならば，上記のような粘着系接着剤を用いる必要がなく，このようなことは問
題とならない。なお，原告は，本件明細書において，シート貼着のりの材料につい
て，何ら開示しておらず，この点につき，原告が新たに付け加えた新規性のある部
分は存しない。
また，本訴係属後，本件実用新案権に対する無効審判手続において，原
告が，構成要件Ｂの部分を「和紙素材から成す」として和紙に限定し，構成要件Ｃ
の部分を「そのシートＦの貼着のりも紙とともに溶解させても支障のない」とする
旨の訂正請求をしていることが証拠（甲２４）により認められる。しかしながら，
上記判示から明らかなように，この訂正は，本件考案の進歩性判断のうえでは，何
らの影響をももたらさないものというべきである。
エ　小括
以上述べたように，本件考案は，実用新案登録出願前に頒布された刊行
物に記載された考案に基づき，当業者がきわめて容易に考案することができたもの
であるから，改正前実用新案法３条２項，３７条１項１号に該当し，無効であると
いわなければならない。したがって，本件考案に基づく本訴請求は，権利の濫用に
当たり許されないというべきである。
４　結論
以上判示のとおり，被告製品は，本件考案の技術的範囲に属するものでな
く，かつ，本件考案に基づく本訴請求は，権利の濫用に当たり許されないというべ
きであるから，いずれにしても，原告の請求は，その余の点について判断するまで
もなく，理由がない。
よって，主文のとおり判決する。
　東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官　　　　三 村 量 一
裁判官 村 越 啓 悦
裁判官 　　 青 木 孝 之
被告製品目録
第１図　　第２図　　　第３図　　　第４図