平成25(ネ)10026等特許権侵害差止等請求控訴事件

平成２６年３月２７日判決言渡

平成２５年（ネ）第１００２６号 特許権侵害差止等請求控訴事件

平成２５年（ネ）第１００４９号 特許権侵害差止等請求附帯控訴事件

（原審 大阪地方裁判所平成２０年（ワ）第１０８１９号）

口頭弁論終結日 平成２６年１月１４日

判 決

控訴人（附帯被控訴人） 株 式 会 社 松 井 製 作 所

訴 訟 代 理 人 弁 護 士 畑 郁 夫

同 平 野 惠 稔

同 重 冨 貴 光

同 黒 田 佑 輝

訴 訟 代 理 人 弁 理 士 河 野 登 夫

同 河 野 英 仁

同 野 口 富 弘

被控訴人（附帯控訴人） 株 式 会 社 カ ワ タ

訴 訟 代 理 人 弁 護 士 室 谷 和 彦

同 面 谷 和 範

補 佐 人 弁 理 士 鈴 江 正 二

同 木 村 俊 之

主 文

１ 控訴人（附帯被控訴人）の本件控訴及び被控訴人（附帯控訴人）の附帯

控訴に基づき，原判決主文第４，５項を次のとおり変更する。

(1) 被控訴人（附帯控訴人）は，控訴人（附帯被控訴人）に対し，６３５

万０１４２円及びうち１４１万６５１７円に対する平成２０年９月２日

から，うち４９３万３６２５円に対する平成２３年７月７日から，各支

払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

(2) 控訴人（附帯被控訴人）のその余の請求を棄却する。

２ 訴訟費用（控訴費用，附帯控訴費用を含む。）はこれを３分し，その２を

控訴人（附帯被控訴人）の負担とし，その余を被控訴人（附帯控訴人）の

負担とする。

３ この判決は，第１項(1)のうち当審で控訴人（附帯被控訴人）が勝訴した

部分及び第２項に限り，仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１ 控訴人（附帯被控訴人）

(1) 原判決中第４及び６項を，次のとおり変更する。被控訴人（附帯控訴人）は，控訴人（附帯被控訴人）に対し，１億１０００万円及びこれに対する平成２０年９月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

(2) 訴訟費用は，附帯控訴費用を含め，第１，２審とも，被控訴人（附帯控訴人）の負担とする。２ 被控訴人（附帯控訴人）

(1) 原判決中被控訴人（附帯控訴人）敗訴部分を取り消す。

(2) 控訴人（附帯被控訴人）の請求を棄却する。

(3) 訴訟費用は，附帯控訴費用も含め，第１，２審とも，控訴人（附帯被控訴人）の負担とする。

第２ 事案の概要

以下，控訴人（附帯被控訴人，原審原告）を「控訴人」，被控訴人（附帯控訴人，原審被告）を「被控訴人」といい，原判決で用いられた略語はそのまま使用する。１ 事案の概要

(1) 原審における請求等控訴人は被控訴人に対して，イ号製品及びロ号製品を製造，販売等をする行為が，控訴人の有する本件特許権（発明の名称「粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置」。本件特許発明１，２）を直接侵害又は間接侵害すると主張して，本件特許権（①ないし③について）及び不法行為（④について）に基づいて，

① イ号製品の生産，譲渡，輸出，輸入又は譲渡の申出の差止め

② ロ号製品の生産，譲渡，輸入又は譲渡の申出の差止め

③ イ号製品及びロ号製品並びにこれらの半製品の廃棄

④ 損害賠償金２億２０００万円及びこれに対する平成２０年９月２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を請求した。これに対し，被控訴人は，無効の抗弁及び先使用による通常実施権を主張した。

(2) 原判決の内容等原審は，①イ号製品に係る被控訴人の行為について，本件特許発明２に係る特許権に対する特許法１０１条２号の間接侵害及び本件特許発明１に係る特許権に対する同条５号の間接侵害が成立し，②ロ号製品の一部に係る被控訴人の行為について，本件特許発明２に係る特許権に対する直接侵害及び本件特許発明１に係る特許権に対する同条４号の間接侵害が成立し，無効の抗弁及び先使用による通常実施権は認められないと判断して，控訴人の請求のうち，イ号製品の生産，譲渡等の差止め，ロ号製品の一部の生産，譲渡等の差止め，イ号製品の廃棄並びに損害賠償金として万５２９０円及びうち７０万８２５８円に対する平成２０年９月２日から，うち６１６万７０３２円に対する平成２３年７月７日から各支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払の請求を認容した。これに対し，控訴人は，損害賠償請求のうち，原判決で認容された分を含めて損害賠償金１億１０００万円及びこれに対する平成２０年９月２日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求めて，控訴を提起し，被控訴人は，原判決のうち被控訴人敗訴部分の取消し及び控訴人の請求の棄却を求めて，附帯控訴を提起した。２ 前提事実及び争点以下のとおり訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」中の「第２ 事案の概要」の「１ 前提事実」（原判決３頁１行目ないし５頁２４行目）及び「３ 争点」（原判決６頁１０行目ないし８頁５行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。原判決４頁１１行目の「該吸引空気源」を「前記吸引空気源」に訂正する。

第３ 争点に関する当事者の主張

以下のとおり，訂正，付加するほかは，原判決の「事実及び理由」中の「第３ 争点に関する当事者の主張」（原判決８頁６行目ないし４６頁４行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。

１ 原判決８頁末行の末尾を改行して，次のとおり加える。

「また，プラスチック成形に用いられる材料は，同一の材料であっても，必ずしも均質ではなく，例えば，使用済みペットボトルを粉砕した再生材のように，様々な大きさや重さの材料が混在していることがある。不均質な材料を空気輸送すると，装置の中で偏りを生じ，材料の嵩密度が場所によって異なることがあるため，材料を均質化する必要がある。このように，供給される材料が１種類の場合でも，流動ホッパー内部で材料と空気が吸引されることによって混ざり合い，材料の状態が均質化されるのであり，これも「混合」に含まれる。」

２ 原判決９頁２４行目の末尾に，次のとおり加える。

「同一材料を対象とする場合に「材料の均質化」が図られるからといって，そのことが，本件特許発明２の特許請求の範囲の「混合」に該当するとはいえない。」

３ 原判決３８頁８行目末尾を改行して，次のとおり加える。

「また，一つの材料供給源から混合済みの異種材料がホッパー装置へ供給され，流動ホッパー内で撹拌される場合も「混合」に該当するとの解釈を前提とするならば，以下のとおり，本件特許発明１は進歩性を有しないことになる。すなわち，公知文献である特開平９－４８０２５号公報（乙８８）に，バージン材と粉砕材との異種材料が混合されてなる混合済み材料が記載されており，被控訴人公然実施発明において，ホッパー装置と接続された一つの材料供給源に上記の混合済み材料を投入するだけで，「混合及び微粉除去」がされる技術が示されることになる。そして，当業者にとって，供給する材料を上記の混合済み材料に替えることに困難性はないから，本件特許発明１は，進歩性を欠如することになる。」

４ 原判決３８頁１２行目の「周知技術」の後に「又は特開平９－４８０２５号

公報に記載された技術」を加える。

５ 原判決４３頁８行目を，次のとおり訂正する。

「なお，イ号製品の構造中には，本件各特許発明以外の特許発明は実施されていないこと，本件各特許発明は，当該技術分野では極めて高い作用効果を有するものであることからすると，本件各特許発明のイ号製品に対する寄与度は，少なくとも％とするのが相当である。」

６ 原判決４３頁２５行目末尾を改行して，次のとおり加える。

「本件各特許発明における特許請求の範囲の「混合」は，二つの材料供給源からそれぞれ異種の材料がホッパー装置へ供給され，流動ホッパー内で初めて撹拌される場合に限られるべきである。そうすると，本件特許権を侵害するのはロ－１－１号のみであり，その割合は２．６％であるから，本件特許権を侵害するイ号製品の販売数量は１８台（（１２２２台－５０８台）×２．６％）とすべきである。また，イ号製品の７６．８％は単一材料の微粉除去のために使用されている。したがって，仮に，「混合」が，混合済みの異種材料がホッパー装置へ供給され，流動ホッパー内で撹拌される場合も含むとしても，イ号製品の販売数量のうち７６．８％は本件特許権を侵害しないとすべきである。」

７ 原判決４４頁１２行目末尾を改行して，次のとおり加える。

「また，平成１９年１１月１４日から平成２３年７月７日までの間におけるイ号製品が組み合わされたロ号製品の販売台数は，以下の合計１８１台である。(ｱ) ロ－１－１号製品 ２３台(ｲ) ロ－１－２号製品 ９５台(ｳ) ロ－２－２号製品 ３３台(ｴ) ロ－３－１－甲号製品 ０台(ｵ) ロ－３－１－乙号製品 １台(ｶ) ロ－３－２－甲号製品 ０台(ｷ) ロ－３－２－乙号製品 ２８台(ｸ) ロ－４－１号製品 １台」

８ 原判決４４頁１７行目から１８行目の「原告製品と競合するのはイ号製品で

はなく，乾燥機自体である。」を「顧客は乾燥機に着目して購入を決定することからすると，市場で競合しているのは，原告が販売する乾燥機とイ号製品が組み込まれた乾燥機自体である。」と訂正する。

９ 原判決４４頁１８行目末尾を改行して，次のとおり加える。

「本件各特許発明は，その大部分が公知の構成に基づくものであるから，その技術的価値は極めて低い。また，イ号製品は，大部分が乾燥機等の一部として販売されているが，需要者は乾燥機本体に着目して購入を決定している。したがって，本件特許発明の寄与率は１％程度と評価されるべきである。さらに，特許法１０１条２号及び５号の間接侵害による損害額の算定においては，非侵害用途の目的で譲渡された製品については，損害額算定の対象から除外すべきである。イ号製品のうち被控訴人が複数材料に使用されることを認識できたのは，ロ号製品の一部として譲渡した場合のみであり，ロ号製品のみを損害額算定の基礎とすべきである。」

10 原判決４５頁１６行目末尾を改行して，次のとおり加える。

「ウ 製造中止について被控訴人は，平成２３年８月までにイ号製品の製造を中止した。したがって，イ号製品，ロ号製品につき，差止めの必要はなく，差止請求は棄却されるべきである。」

第４ 当裁判所の判断

１ 以下のとおり，訂正，付加するほかは，原判決の「事実及び理由」中の「第当裁判所の判断」の「１－１」ないし「８」（原判決４６頁５行目ないし６７頁行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。

(1) 原判決５１頁２１行目末尾を改行して，次のとおり加える。「この点，控訴人は，プラスチック成形に用いられる材料は，同一材料であっても，再生材などでは大きさや重さの異なる材料が混在しているものがあり，空気輸送により偏りが生じ，材料を均質化させる必要があること，同一材料が供給される場合でも，流動ホッパー内部で，材料の状態の均質化が図られることから，同一材料を均質化させることも「混合」に該当すると主張する。しかし，以下のとおり，控訴人の主張は失当である。本件各特許発明における特許請求の範囲の「混合」の意義については，均質化する必要性の有無や流動ホッパー内で材料が均質化されるか否かにより解釈されるべきではなく，特許請求の範囲及び発明の詳細な説明等の記載を斟酌して解釈すべきである。そうすると，本件各特許発明に係る「特許請求の範囲」及び「発明の詳細な説明」の各記載を検討したとおり，特許請求の範囲の記載中の「混合」とは，２つ以上の異種材料を混ぜ合わせることに限定され，同一材料が互いに混ざり合う状態となることは含まれないと解するのが相当である。同一材料が流動ホッパー内で互いに混ざり合ったことにより，結果として，均質化されることがあったとしても，そのことをもって，本件各特許発明における特許請求の範囲の「混合」に該当するとはいえない。また，控訴人は，被控訴人による特許出願に係る公開公報（甲１１０ないし１１）や被控訴人のパンフレット（甲３７，３８），その他の文献（甲２１，２４，２，２７，１１４，１１５等）において，同一材料の「混合」の例等が記載されており，その記載に照らすならば，「混合」には同一材料を混ぜ合わせた場合も含まれると解するのが合理的であると主張する。しかし，被控訴人がパンフレットにおいて説明した内容等に，同一材料を用いる例が示されたからといって，そのことは，本件各特許発明における「混合」の解釈に何ら影響を与えることはないから，控訴人の上記主張を採用することはできない。」

(2) 原判決５２頁１３行目から１７行目に掛けての「そして，ホッパーに輸送される前の時点で複数の材料（異種材料）が一旦「混合」がされていた場合にも，混合ホッパー内において，新たな材料の追加がなくても撹拌又は流動がされる以上，「混合」を含む構成要件を充足すると解するのが相当であり，この場合を除くべきものと解釈する理由は見当たらない。」を次のとおり改める。「なお，被控訴人は，本件明細書には，解決課題として，材料の一部が「未混合のまま」一時貯留ホッパーへ直接送られることを防止することであるとの記載があることに照らすならば，既に混合された材料について「未混合のまま」と解することはできず，既に混合された材料を混ぜ合わせても「混合」には該当しないと主張する。しかし，複数の材料（異種材料）が混合ホッパーに輸送される以前に混合されているとしても，混合状態が十分でなく，さらに混合することを要する場合もあり得ること等を考えるならば，一旦混ざり合った材料であっても，その一部がさらに混合されることなく一時貯留ホッパーへ直接落下する場合にこれを防止することも，本件各特許発明の解決課題から排除されるものではないと解するのが合理的である。したがって，複数の材料が一旦混合されていた場合でも，「混合」を含む構成要件を充足すると解するのが相当である。」

(3) 原判決５９頁１９行目の「混ぜ合わせることをいい，」の後に，「前記のとおり」を加える。

(4) 原判決６０頁６行目の「ロ号製品」を「ロ－１－１号製品」と訂正する。

(5) 原判決６１頁２３行目の「引用発明２と」の後に「被控訴人」を加え，「公然実施発明」の後に，「。５－４については，被控訴人公然実施発明と周知技術。」を加える。

(6) 原判決６２頁３行目末尾を改行して，次のとおり加える。「(3) 争点５－４について被控訴人は，被控訴人公然実施発明に公知技術である乙８８記載の技術を組み合わせることにより，本件各特許発明の構成に至るのは容易であると主張する。しかし，被控訴人の主張は，本件各特許発明と被控訴人公然実施発明との相違点が「混合及び微粉除去」 「微粉除去」か かの１点だけであることを前提としたものである。そして，前記知財高裁平成２３年９月６日付け判決において，本件各特許発明と被控訴人公然実施発明との間には，上記の点以外にも相違点があると認定されていることからすると（甲９０），上記主張は，実質的にこの点における主張の蒸し返しであり，信義則に反し許されないというべきである。なお，被控訴人は，原判決と無効審判請求（無効２００９－８００１６１）における審決及び上記知財高裁判決とでは「混合」の解釈が異なっており，上記審決や上記知財高裁判決を基に判断することはできないと主張する。しかし，上記審決では，「混合」が「二種類以上の材料の混合であるとみるのが自然である」と解釈されてはいるものの，混合済みの２種類以上の材料の再混合がこれに含まれるか否かについては明確には判断しておらず（甲５８），また，上記知財高裁判決では「混合」の解釈については判示しておらず（甲９０），被控訴人の上記主張は失当である。」

(7) 原判決６２頁４行目の「(3)」を「(4)」に訂正する。

(8) 原判決６３頁末行の「（甲９６～９８）」を「（甲４５，４６，８６，９６～（９６及び９７については枝番省略。））」と，同行から６４頁１行目の「原告が販売するイ号製品に対応する本件各特許発明の実施品の」を「控訴人は，本件特許の登録以前から，イ号製品に対応する本件各特許発明の実施品である「エアロパワーホッパー（ＡＰＨ）－１」及び「ＡＰＨＧ」を販売していること，当該製品の」と訂正する。

(9) 原判決６４頁１０行目末尾を改行して，次のとおり加える。「また，本件明細書によると，本件各特許発明は，混合済み材料の充填レベルが供給管の横向き管における最下面の延長線又は延長線よりも下方に降下する前に，流動ホッパーへの材料の吸引輸送を開始するようにすることにより，材料が未混合のまま一時貯留ホッパーへ直接落下するのを防止することを目的とした発明である。」

(10) 原判決６４頁１４行目の●●●●●●●●●●●と訂正する。

(11) 原判決６４頁１９行目を次のとおり訂正する。「［計算］●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

(12) 原判決６４頁末行から６５頁４行目までを，次のとおり改める。「ただし，前記のとおり，イ号製品自体は同一材料の微粉除去のみに用いることも可能であり，本件特許発明２の直接侵害は成立せず，イ号製品の譲渡等につき本件各特許発明の間接侵害が成立するのは，ロ号製品の一部として組み込まれた場合など，イ号製品が２つ以上の異種材料の「混合」を行う場合に限られる。平成１８年２月１０日以降に販売されたイ号製品１２２２台のうち，１１３３台は乾燥機等の一部（付属品）として（販売形態α），４７台が株式会社カワタテクノサービスへ単体で（販売形態γ），４２台が販売形態α以外の態様で（販売形態γに該当するものを除く。販売形態β）販売されたものである（乙９２の２） また，。 前記のとおり，同日から平成１９年１１月１４日までのイ号製品の販売数量は５０８台であるところ，ロ号製品に組み込まれて販売されたのは８２台であり，また，同日から平成２年７月７日までのイ号製品の販売数量は７１４台であるところ，ロ号製品に組み込まれて販売されたのは１８１台である（乙９２の２）。そして，販売形態β及びγの形態で販売されたイ号製品も，その後，異種材料を混合するために使用される可能性がある。以上によると，平成１９年１１月１４日以降に販売したイ号製品のうち少なくとも約６割については，イ号製品の販売がなければ控訴人はイ号製品に対応する本件各特許発明の実施品を販売することが可能であったとはいえない。したがって，平成１９年１１月１４日以降におけるイ号製品の販売については，●●●●●●●●円の限度で理由がある（特許法１０２条１項）。［計算］●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

(13) 原判決６５頁４行目末尾を改行して，次のとおり加える。「なお，被控訴人は，控訴人が販売する本件各特許発明の実施品はイ号製品と競合するものではなく，特許法１０２条１項の「特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物」には該当しないと主張する。しかし，以下のとおり，被控訴人の主張は失当である。控訴人と被控訴人とは競業関係に立ち，控訴人は，本件特許権が登録される以前において，既にイ号製品に対応する本件各特許発明の実施品を単体又は乾燥機等の付属品として販売していたことからすると，本件において，特許法１０２条１項の適用を排除する事情はないと解される。」

(14) 原判決６５頁８行目の「６８７万５２９０」を「６３５万０１４２」に訂正する。

(15) 原判決６５頁１４行目末尾を改行して，次のとおり加える。「(5) 被控訴人の主張に対して被控訴人は，控訴人が販売するイ号製品に対応する本件各特許発明の実施品から得られる利益額の算定に関し，①株式会社マツイ・エス・ディ・アイ（以下「松井ＳＤＩ」という。）による取引が含まれている，②イ号製品にはない容量の実施品まで含めて計算している，③見積額が０円とされた取引について，定価販売したものとしている，④実施品は松井ＳＤＩが製造したにもかかわらず，控訴人が製造した前提で，原価計算しているなどと主張する。しかし，以下のとおり，被控訴人の主張は失当である。松井ＳＤＩは控訴人の１００％子会社であることに照らすならば（甲９９） 控訴，人が本件各特許発明の実施品を販売することにより得られる利益額について，松井ＳＤＩの製造販売に係る製品と控訴人の製造販売に係る製品を区別することなく，算定の基礎とすることがあながち不合理であるとはいえない。また，イ号製品は仕込量が１５ｋｇから１５０ｋｇの乾燥ホッパーに使用可能な製品であるのに対し（甲１０３），控訴人が販売する本件各特許発明の実施品（ＡＰＨＧ）は，乾燥機の仕込量に応じて複数の種類が販売されているものであり（甲４６） これら全種類に，ついて，イ号製品が販売されなければ販売可能であったとして，利益額を算出することも，不合理であるとはいえない。さらに，本件各特許発明の実施品の製作依頼書には，実施品の見積額として「０円」と記載されたものがあるが，併せて乾燥機全体についての見積額が記載されていることからすると，実施品については乾燥機全体に含めて見積もったものと推認され，これらについて参考価格に基づいて利益額を算出することが不合理であるとはいえない。」

(16) 原判決６６頁１４行目末尾を改行して，次のとおり加える。「また，被控訴人は，イ号製品については販売を終了し，在庫はなく，既に設計変更を行っているので，差止めの必要はないと主張する。しかし，被控訴人はこれまでイ号製品の製造，販売等を行っていた経緯に照らすならば，今後，イ号製品の製造，販売等を行う可能性がないとはいえず，イ号製品に関する差止請求を認めるのが相当である。」

(17) 原判決６６頁２１行目から２２行目の「被告が本件特許登録後にロ－４－号製品の製造販売をしたことを認めるに足りる証拠はない。」を「被控訴人は，本件特許登録後１台ロ－４－１号製品を販売したことを認めているが，控訴人はロ－－１号製品の販売等の差止請求を棄却した原判決について控訴を提起していないので，判断をしない。」と訂正する。

２ 結論以上のとおり，控訴人の控訴請求及び被控訴人の附帯控訴請求は，損害賠償請求につき，損害賠償金６３５万０１４２円及びうち１４１万６５１７円に対する平成年９月２日から，うち４９３万３６２５円に対する平成２３年７月７日からの年５分の割合の遅延損害金の支払に変更する限りで理由があり，その余の控訴請求及び附帯控訴請求はいずれも理由がない。よって，主文のとおり判決する。知的財産高等裁判所第１部

裁判長裁判官

飯 村 敏 明

裁判官

八 木 貴 美 子

裁判官

小 田 真 治