平成13(行ケ)78行政訴訟 実用新案権

平成１３年（行ケ）第７８号　審決取消請求事件
　　　　　判　　　　決
　原　告　豊和工業株式会社
　訴訟代理人弁護士　吉武賢次、神谷巖、弁理士　永井浩之、鈴木清弘、前島旭
　被　告　エスエムシー株式会社
　訴訟代理人弁理士　千葉剛宏、弁護士　宮寺利幸
　　　　　主　　　　文
　特許庁が平成８年審判第１７６６１号事件について平成１３年１月９日にした審
決を取り消す。
　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　主文第１項同旨の判決。
第２　事案の概要
　１　特許庁における手続の経緯
　原告が実用新案権者である実用新案登録第２０３５１８２号考案（名称「圧流体
シリンダ」。本件考案）は、昭和６０年１１月６日に出願され、出願公告（実公平
４－５２４８２号公報。本件公報）後の平成６年１０月６日に設定登録された。
　被告は、平成８年１０月１７日、本件考案の実用新案登録の無効の審判（平成８
年審判第１７６６１号）を請求し、平成１０年４月７日、「登録第２０３５１８２
号実用新案の登録を無効とする。」との審決（第１次審決）があった。
　原告は、東京高等裁判所に審決取消訴訟（平成１０年（行ケ）第１４１号）を提
起した後、平成１０年６月１０日に明細書の訂正をすることについての審判（平成
１０年審判第３９０４１号）を請求し、平成１１年３月９日、「登録第２０３５１
８２号実用新案の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正す
ることを認める。」との審決（訂正審決）があり、確定した。これに基づき、東京
高等裁判所の上記事件につき、平成１１年６月２４日、第１次審決を取り消す旨の
判決があり、確定した。
　この判決に基づき、特許庁における平成８年審判第１７６６１号の審理が再度行
われた結果、平成１３年１月９日、「登録第２０３５１８２号の実用新案登録を無
効とする。」との審決があり、その謄本は同月２９日原告に送達された。
　２　本件考案の要旨（訂正審決による訂正後。下線が訂正部分）
　バレルの側壁に軸方向にスリットを有し、該スリットよりバレル内の遊動ピスト
ンに連結されたドライバーの先端が突出し、スリットはスチールバンドにて密封さ
れるようになっている所謂ロッドレスシリンダにおいて、バレルのスリットを挟ん
だ両側の側壁の一方のみには、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にべ
一スを一体に突設し、そのべ一スの上にピストンの軸芯と平行な棒状の案内レール
を一体に突設し、その案内レールには、前記スリットの幅方向の両外側に前記軸芯
と平行な案内面を夫々備え、これらの案内面に案内される案内面を有する案内子を
前記ドライバーに設けたことを特徴とする圧流体シリンダ。
　　　本件考案図面
第１図，第２図，第３図
　３　審決の理由の要点
　(1)　訂正審決により認容された訂正事項
　（あ）原明細書の登録請求の範囲第１項の記載「両側の側壁の一方のみに、ピス
トンの軸芯と平行な案内レールをバレルと一体に設け、」（本件公報第１欄第７～
９行）を「両側の側壁の一方のみには、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下
方部にベースを一体に突設し、そのベースの上にピストンの軸芯と平行な棒状の案
内レールを一体に突設し、」と訂正する。
　（い）原明細書の登録請求の範囲第１項の記載「案内レールには、前記スリット
の幅方向の両側に前記軸芯と平行な案内面を夫々備え、」（本件公報第１欄第９～
１１行）を、「案内レールには、前記スリットの幅方向の両外側に前記軸芯と平行
な案内面を夫々備え、」と訂正する。
　（う）原明細書の第４頁第１８～２０行の記載「バレル１Ａのスリット４を挟ん
だ両側の側壁９，９ａの一方のみに案内レール１０を取付け、」（本件公報第３欄
第１８～２０行）を「バレル１Ａのスリットを挟んだ両側の側壁９，９ａの一方の
みには、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し、
そのベースの上に棒状の案内レール１０を一体に突設し、」と訂正する。
　（え）原明細書の第７頁第１２～１３行の記載「バレルと一体に構成された案内
レールにより、」（本件公報第４欄第２５～２６行）を、「バレルのスリットを挟
んだ両側の側壁の一方のみには、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部に
ベースを一体に突設し、そのベースの上に一体に突設された棒状の案内レールによ
って案内するようにしたので、」と訂正する。
　（お）原明細書の第７頁第１３～１７行の記載「また、従来のように案内レール
をバレルと別個に設けたものに比べて小型化でき、」（本件公報第４欄第２９～３
１行）及び「また、圧流体の供給によってバレルがふくれてもドライバーを何等支
障なく案内でき、最小の摺動抵抗で高精度の移送が可能となる。」（本件公報第４
欄第３２～３５行）を、「また、バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみ
の側壁に突設したベース上に棒状の案内レールを一体に突設しているので、従来の
ように案内レールをバレルと別個に牽けたものに比べて小型化でき、」及び「ま
た、バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみの側壁の下方部に突設したベ
ース上に棒状の案内レールを突設し、その案内レールのスリット幅方向の両外側に
案内面を夫々備えているので、圧流体の供給によってバレルがふくれてもドライバ
ーを何ら支障なく案内でき、最小の摺動抵抗で高精度の移送が可能となる。」と訂
正する。
　（か）原明細書の第７頁第２～１０行の記載「尚上記実施例において案内レール
１０は、バレル１Ａの側壁９に突設したベース１１上に取付けられているが、バレ
ル１Ａとは別個に設けたベース１１に案内レール１０を取付け、適宜の取付具によ
ってバレル１Ａに一体的に取付けてもよい。」（本件公報第４欄第１９～２３行）
を削除する。
　(2)　本件考案
　訂正審決により認容された訂正事項（あ）及び（い）により、本件考案の登録請
求の範囲第１項の記載は、
　「バレルの側壁に軸方向にスリットを有し、該スリットよりバレル内の遊動ピス
トンに連結されたドライバーの先端が突出し、スリットはスチールバンドにて密封
されるようになっている所謂ロッドレスシリンダにおいて、バレルのスリットを挟
んだ両側の側壁の一方のみに、ピストンの軸芯と平行な案内レールをバレルと一体
に設け、その案内レールには、前記スリットの幅方向の両側に前記軸芯と平行な案
内画を夫々備え、これらの案内面に案内される案内面を有する案内子を前記ドライ
バーに設けたことを特徴とする圧流体シリンダ。」（本件公報第１欄第２～１３
行）
から、前記２（本件考案の要旨）のとおりに訂正され、これが確定した。
　(3)　請求人（被告）の主張
　被告は、概略以下①、②のとおり主張した。
　①　訂正審決で認容された訂正事項（あ）ないし（か）は、下記の理由により、
特許法等の一部を改正する法律（平成５年法律第２６号）附則第４条第１項の規定
によりなおその効力を有するとされ、かつ同条第２項の規定により読み替えるもの
とされる実用新案法第３９条第１項ただし書き若しくは第２項の規定に適合しな
い。
　したがって、本件考案の実用新案登録は、特許法等の一部を改正する法律（平成
５年法律第２６号）附則第４条第１項の規定によりなおその効力を有するとされ、
かつ同条第２項の規定により読み替えるものとされる実用新案法第３７条第１項第
二の二号の規定により無効とすべきものである。
　　　　　記
（①－１）訂正事項（あ）について、
「その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し、」との
訂正において、「一方の側壁から下方に延びる側壁」とはいかなる部位を指示する
か明らかでない。
　さらにその「側壁の下方部にベースを一体に突設し、」という構造については前
記「下方に延びる側壁」が明らかでなく、その上にさらに「その側壁の下方部」が
いかなる部分を指称するか本件公報の考案の詳細な説明及び第２図を参照しても明
確な開示あるいは示唆がない。
「棒状の案内レール」との訂正において、この「棒状」は訂正前の本件公報に開示
されている登録請求の範囲、考案の詳細な説明、図面の簡単な説明及び第１図～第
４図において開示され、あるいは当業者をして理解することが可能な程度に示唆さ
れているものではない。
「案内レールをバレルと一体に設け」とあるを、「案内レールを一体に突設し、」
と訂正し、バレルとの関係を遮断した。すなわち、案内レールがバレルと一体に設
けられているという訂正前の構成に対して、今回の訂正は側壁の一方のみに案内レ
ールを一体に突設するように訂正した。しかしながら、両側の側壁の一方のみに案
内レールを一体に突設することと、案内レールをバレルと一体に設けることとは全
く異なる構成である。
　以上のとおり、訂正事項（あ）は、登録請求の範囲の減縮を目的としたものでは
なく、実質上登録請求の範囲を変更するものであり、また、願書に添付した明細書
又は図面に記載した事項の範囲内の訂正でもない。
（①－２）訂正事項（い）について、
「スリットの幅方向の両外側」とはいかなる部位を指すのか、本件訂正前の明細書
からうかがうことはできない。
　したがって、訂正事項（い）は、実質上登録請求の範囲を変更するものである。
（①－３）訂正事項（う）ないし（か）について、
　訂正事項（う）ないし（か）は、明瞭でない記載の釈明を目的としたものではな
く、実質上登録請求の範囲を変更するものであり、また、願書に添付した明細書又
は図面に記載した事項の範囲内の訂正でもない。
　②　本件考案は、下記の理由により、特許法等の一部を改正する法律（平成５年
法律第２６号）附則第４条第１項の規定によりなおその効力を有するとされる実用
新案法第３９条第３項の規定に適合しない。
　したがって、本件考案の実用新案登録は、特許法等の一部を改正する法律（平成
５年法律第２６号）附則第４条第１項の規定によりなおその効力を有するとされ、
かつ同条第２項の規定により読み替えるものとされる実用新案法第３７条第１項第
二の二号の規定により無効とすべきものである。
　　　　　記
（②－１）本件考案は、審判甲第４号証（欧州公開特許公報第０１５７８９２Ａ１
号）及び審判甲第１号証（特開昭６０－１７２７１１号公報）に基づいて当業者が
極めて容易に考案をすることができたものであり、実用新案登録出願の際独立して
実用新案登録を受けることができないものである。
（②－２）本件考案は、審判甲第１号証、審判甲第４号証及び審判甲第１３号証
（ＤＥ２９０８６０５号Ａ１公報）に基づいて当業者が極めて容易に考案をするこ
とができたものであり、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けること
ができないものである。
（②－３）本件考案は、審判甲第１３号証、審判甲第３号証（特開昭５８－２１４
０１５号公報）及び審判甲第４号証に基づいて当業者が極めて容易に考案をするこ
とができたものであり、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けること
ができないものである。
（②－４）本件考案は、審判甲第１証、審判甲第３号証、審判甲第４号証及び審判
甲第１３号証に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものであ
り、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができないものであ
る。
　(4)　被請求人（原告）の主張
　原告は、概略以下①、②のとおり主張した。
　①　訂正審決で認容された訂正事項（あ）ないし（お）は、下記の理由により、
特許法等の一部を改正する法律（平成５年法律第２６号）附則第４条第１項の規定
によりなおその効力を有するとされ、かつ同条第２項の規定により読み替えるもの
とされる実用新案法第３９条第１項ただし書き若しくは第２項の規定に適合する。
　　　　　記
（①－１－１）訂正事項（あ）について、
　訂正事項（あ）は、登録請求の範囲第１項に記載の要件「両側の側壁の一方のみ
に、ピストンの軸芯と平行な案内レールをバレルと一体に設け、」を「両側の側壁
の一方のみには、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に
突設し、そのベースの上にピストンの軸芯と平行な棒状の案内レールを一体に突設
し、」と訂正し、案内レールの設置位置を一方の側壁の下方部に突設したベースの
上に特定するとともに、案内レールを棒状のものに特定し、かつ案内レールをベー
スの上にバレルと一体に突設することに特定するものである。そして、バレルにお
ける「側壁の下方部」が側壁の下端部近くであることを特定するために、「側壁の
下方部」を修飾する用語として「その一方の側壁から下方に延びる」を加入し、バ
レルの壁が「一方の側壁から下方に延びる」ところであること（バレルの側壁はバ
レル孔の側方に位置し、下壁はバレル孔の下方に位置し、側壁の下端部近くでバレ
ル壁が側壁から下方に延びている）を特定したものである。
「一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し」の記載の本
質が、「一方の側壁の下方部にベースを一体に突設すること」にあり、「一方の側
壁から下方に延びる」が「側壁の下方部」を修飾する用語であることは、訂正後の
「考案の効果」で「両側の側壁の一方のみの側壁の下方部に突設したベース上に棒
状の案内レールを突設し」と記載していることや、第１図や第２図に「一方のみの
側壁の下方部にベースを突設してそのベース上に棒状の案内レールを突設し」た構
成が開示されていることからみても容易に理解できる。
「両側の側壁の一方のみには、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベ
ースを一体に突設し」た構成は、訂正前の明細書に実施例の説明として、「第１図
及び第２図において１１は、バレル１Ａの左側の側壁９にバレル１Ａの略全長に亘
る如くに突設したベースで」（本件公報第３欄第２６～２８行）と記載され、第１
図及び第２図に、「一方のみの側壁９の下方部にベース１１を一体に突設するこ
と」及び「ベース１１が突設されている側壁の下方部はバレル壁がその一方の側壁
から下方に延びているところであること」が当業者にとって明確に図示されている
から、本件実用新案権の訂正前の明細書に開示されている事項である。
　側壁の下方部にベースを突設することや、そのベースの上に案内レールを一体に
突設することや、案内レールが棒状のものであることは、本件公報第３欄第２６～
３０行に「１１は、バレル１Ａの左側の側壁９にバレル１Ａの略全長に亘る如くに
突設したベースで、該ベース１１上には、断面形状台形状をなす案内レール１０が
ピストン２の軸芯と平行に設けられ、」と記載されていることや第２図の記載から
明白である。また、側壁の下方部に突設したベースの上に案内レールを突設するこ
とによって、バレルがふくれて側壁が拡がっても、ドライバーを傾倒させることな
く正確に直線作動させることができる効果を奏することは、明細書に記載されてい
る。
　よって、訂正事項（あ）は、「登録請求の範囲の減縮」に該当するものである。
また、案内レールを側壁の下方部に突設したベースの上に突設することや案内レー
ルが棒状のものであることは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されて
いることであるから、訂正事項（あ）は、願書に最初に添付した明細書又は図面に
記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上登録請求の範囲を拡張し又は変更する
ものではない。
（①－１－２）「訂正事項（あ）についての被告の主張」に対する反論
　被告は、訂正事項（あ）の「その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベ
ースを一体に突設し、」との訂正において、「一方の側壁から下方に延びる側壁と
はいかなる部位を指示するか明らかでない。」と主張している。ところが、被告の
この主張は、本件実用新案権の明細書や図面に記載されている技術を理解すること
なく、訂正後の登録請求の範囲の文字のみに拘泥し、訂正後の記載を自分勝手な読
み方をして意味不明とするもので、許されない。その理由は次のとおりである。
　訂正が認められた本件実用新案権の「両側の側壁の一方のみには、その一方の側
壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し」の記載は、本質が「両
側の側壁の一方のみの側壁の下方部にベースを一体に突設すること」にあることは
明細書や図面の記載から当業者にとって極めて明白であり、その「側壁の下方部」
を説明するために、「側壁の下方部」を修飾する用語として「その一方の側壁から
下方に延びる」を加入し、側壁の下方部が一方の側壁から下方（側壁はバレル孔の
側方、下壁はバレル孔の下方）に壁が延びているところであることを説明してい
る。
　訂正後の「考案の効果」として、「両側の側壁の一方のみの側壁の下方部に突設
したベース上に棒状の案内レールを突設し」と記載され、第１図や第２図に、一方
のみの側壁の下方部に突設したベース上に棒状の案内レールを突設している構成が
開示されているから、本質が「両側の側壁の一方のみの側壁の下方部にベースを一
体に突設すること」にあることは当業者にとって極めて明白である。
　訂正前の明細書には、実施例の説明として、「第１図及び第２図において１１
は、バレル１Ａの左側の側壁９にバレル１Ａの略全長に亘る如くに突設したベース
で、該ベース１１上には、断面形状台形状をなす案内レール１０がピストン２の軸
芯と平行に取付けられ、」（本件公報第３欄２６～３０行）と記載され、第１図及
び第２図には、「一方のみの側壁９の下方部にベース１１を一体に突設すること」
及び「ベース１１が突設される側壁の下方部はその一方の側壁から下方に壁が延び
ているところであること」が当業者にとって明確に図示されているから、訂正後の
「両側の側壁の一方のみには、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベ
ースを一体に突設し」た構成が本件実用新案権の訂正前の明細書に開示されてい
る。
　訂正審判請求書（審判甲第１０号証）に、「訂正（あ）」の訂正の原因として、
「訂正（あ）は、…と訂正し、案内レールの設置位置を一方の側壁の下方部に突設
したベースの上に特定すると共に、案内レールを棒状のものに特定し、かつ案内レ
ールをベースの上にバレルと一体に突設することに特定するものである。」と記載
されている。
　被告は、「さらに「その側壁の下方部」がいかなる部分を指称するか本件公報の
詳細な説明及び第２図を参照しても明確な開示あるいは示唆がない」と主張してい
るが、前記のように明細書に「第１図及び第２図において１１は、バレル１Ａの左
側の側壁９にバレル１Ａの略全長に亘る如くに突設したベースで、」と記載され、
第１図及び第２図に「一方のみの側壁９の下方部にベース１１を一体に突設するこ
と」が当業者にとって自明な事項として記載され、「側壁の下方部」が第２図のベ
ースが突設している部分を示すことは明細書に記載した事項の範囲内のことである
から、被告の主張は失当である。
…以下略…
（①－２）訂正事項（い）について、
　訂正事項（い）は、「登録請求の範囲の減縮」及び「明瞭でない記載の釈明」に
該当し、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であ
り、実質上登録請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
（①－３）訂正事項（う）ないし（お）について、
　訂正事項（う）ないし（お）は、「明瞭でない記載の釈明」に該当し、願書に最
初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上登録請
求の範囲を拡張し又は変更するものではない。
　②　本件考案は、下記の理由により、特許法等の一部を改正する法律（平成５年
法律第２６号）附則第４条第１項の規定によりなおその効力を有するとされる実用
新案法第３９条第３項の規定に適合する。
　　　　　記
（②－１）本件考案は、審判甲第４号証及び審判甲第１号証に基づいて当業者が極
めて容易に考案をすることができたものではなく、実用新案登録出願の際独立して
実用新案登録を受けることができるものである。
（②－２）本件考案は、審判甲第１号証、審判甲第４号証及び審判甲第１３号証に
基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものではなく、実用新案登
録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものである。
（②－３）本件考案は、審判甲第１３号証、審判甲第３号証及び審判甲第４号証に
基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものではなく、実用新案登
録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものである。
（②－４）本件考案は、審判甲第１証、審判甲第３号証、審判甲第４号証及び審判
甲第１３号証に基づいて当業者が極めて容易に考案をすることができたものではな
く、実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものであ
る。
　(5)　審決の判断
「訂正審決で認容された訂正事項（あ）」の訂正の適否について判断する。
　訂正事項（あ）では、「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみに、ピ
ストンの軸芯と平行な案内レールをバレルと一体に設け、」とあったのを、「バレ
ルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみには、その一方の側壁から下方に延び
る側壁の下方部にベースを一体に突設し、そのベースの上にピストンの軸芯と平行
な棒状の案内レールを一体に突設し、」と訂正した。
　そこでまず、訂正前と訂正後において共通して現れる「バレルのスリットを挟ん
だ両側の側壁」における「側壁」が、どの部位を指示するのかについて検討する。
　訂正前の明細書の考案の詳細な説明における「バレルｌＡのスリット４を挟んだ
両側の側壁９，９ａの一方のみに」（本件公報第３欄第１８～２０行）なる記載、
同じく「第１図及び第２図において１１は、バレル１Ａの左側の側壁９にバレル１
Ａの略全長に亘る如くに突設したベースで」（本件公報第３欄第２６～２８行）な
る記載、及び訂正後の明細書（審判甲第１９号証）の考案の詳細な説明における
「バレル１Ａのスリットを挟んだ両側の側壁９，９ａの一方のみには」（第２頁第
２８，２９行）なる記載、同じく「第１図及び第２図において１１は、バレル１Ａ
の左側の側壁９にバレル１Ａの略全長に亘る如くに突設したベースで」（第３頁第
６，７行）なる記載、並びに本件公報の第１，２図の記載内容からみて、訂正前も
訂正後も、「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁」における「側壁」は、「バレ
ル１Ａのスリット４を挟んだ両側の側壁９，９ａ」であると解釈できる。（この側
壁９，９ａは、本件公報の第２図において、その頂部から下方にそのまま垂線を延
長し、底部側壁９ｂに到達する直線状の壁部と考えるのが妥当であろう。）
　以上のことを前提として、訂正後の「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一
方のみには、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部」について検討する。
　前記文言には、一つの文節中に「側壁」が三つ現れている。そして、第１番目の
「側壁」と第２番目の「側壁」は、指示語「その一方」があることから両者が同一
であることは明確に把握できる。また、「一方の側壁から」の「から」は出発点を
示す助詞であり、そうであるならば、「一方の側壁から下方に延びる側壁」は「一
方の側壁から発して最終的に到達する他の側壁」であるべきであり、少なくとも
「下方に延びる側壁」は出発点を示す側壁と同一ではあり得ない。
　そこで、訂正後の登録請求の範囲に現れ、訂正前の登録請求の範囲に現れない
「一方の側壁から下方に延びる側壁」について、訂正前の明細書又は図面に記載さ
れているか否か検討する。
　訂正前の明細書には、「バレル１Ａのスリット４を挟んだ両側の側壁９，９ａの
一方のみに案内レール１０を取付け、」（本件公報第３欄第１８～２０行）及び
「第１図及び第２図において１１は、バレル１Ａの左側の側壁９にバレル１Ａの略
全長に亘る如くに突設したベースで、」（本件公報第３欄第２６～２８行）と記載
されるだけで、「一方の側壁から下方に延びる側壁」、すなわち「側壁９，９ａの
いずれか一方から下方に延びる側壁」について記載も示唆もしていない。また、第
１図ないし第３図の記載内容を参照しても、「一方の側壁から下方に延びる側壁」
について記載も示唆もしていない。
　以上のとおりであるから、上記訂正事項（あ）は、願書に添付した明細書又は図
面に記載した事項の範囲内の訂正とは認められない。
　したがって、訂正事項（あ）は、特許法等の一部を改正する法律（平成５年法律
第２６号）附則第４条第１項の規定によりなおその効力を有するとされ、かつ同条
第２項の規定により読み替えるものとされる実用新案法第３９条第１項ただし書き
の規定に適合しない。
　なお、訂正事項（あ）に関する原告の主張は、下記①ないし④の理由によりいず
れも失当である。
　　　　　記
　①　原告は、「「両側の側壁の一方のみには、その一方の側壁から下方に延びる
側壁の下方部にベースを一体に突設し」た構成に関連して、訂正後の「考案の効
果」として、「両側の側壁の一方のみの側壁の下方部に突設したベース上に棒状の
案内レールを突設し」と記載され、それに関連する第１図や第２図にもそのような
構成が示されていることから、その本質が「両側の側壁の一方のみの側壁の下方部
にベースを一体に突設すること」にあることは当業者にとって極めて明白であ
る。」と主張する。
　しかしながら、「考案の効果」にそのような記載があるからといって登録請求の
範囲第１項がそれと異なる構成要件を特定するものである以上、そしてまた、登録
請求の範囲で特定される構成要件が本件考案の権利範囲を確定する上で必要不可欠
のものである以上、前記「考案の効果」の記載を優先させて考慮すべきものではな
い。
　②　原告は、「「その一方の側壁から下方に延びる」は、それに続く「側壁の下
方部」を修飾する用語として用いたものであり、側壁の下方部が一方の側壁から下
方（側壁はバレル孔の側方、下壁はバレル孔の下方）に壁が延びているところであ
る」と主張する。
　しかしながら、「一方の側壁」と「一方の側壁から下方に延びる側壁」とが同一
ではあり得ないことに変わりはない。また、「側壁」をバレル孔の側方のみに限定
する根拠、及び「下壁」をバレル孔の下方のみに限定する根拠は存在しない。
　③　原告は、「訂正後の「両側の側壁の一方のみには、その一方の側壁から下方
に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し」た構成が訂正前の明細書に開示さ
れている。」とし、断面形状台形状をなす案内レール１０に関連する記載及び第１
図、第２図の内容を示している。
　しかしながら、原告が実施例の説明として掲げる「第１図及び第２図において１
１は、バレル１Ａの左側の側壁９にバレルｌＡの略全長に亘る如くに突設したベー
スで、該ベース１１上には、断面形状台形状をなす案内レール１０がピストン２の
軸芯と平行に取付けられ、」（本件公報第３欄第２６～３０行）という記載が、
「両側の側壁の一方のみには、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベ
ースを一体に突設し」た構成と対応するものとは認められない。
　④　原告は、被告が指摘する「その側壁の下方部」がいかなる部位を示すか明ら
かでないとの主張に対し、「「側壁の下方部」が本件公報の第２図のベースが突出
している部分を示すことは、明細書に記載した事項の範囲内のことであるから、被
告の主張は失当である」と主張する。
　しかしながら、バレルを形成する側壁９（その一方の側壁）がスリット側の水平
方向の側壁端部から下方に指向して垂直に延び、ベース１１との境界線を通って底
面９ｂに至るまでの一連の壁部であると判断されることから、「その一方の側壁か
ら下方に延びる側壁の下方部」が本件公報の第２図のベースが突出する部分でない
ことはいうまでもない。少なくとも、その一方の側壁が参照符号９で特定される以
上、そこからさらに延在する側壁は存在せず、かつその側壁の下方部もなく、該下
方部が存在しない以上、そこから延在するベースもまた存在し得ない。
　(6)　審決のむすび
　以上のとおり、訂正審決で認容された訂正事項（あ）は、特許法等の一部を改正
する法律（平成５年法律第２６号）附則第４条第１項の規定によりなおその効力を
有するとされ、かつ同条第２項の規定により読み替えるものとされる実用新案法第
３９条第１項ただし書きの規定に適合しない。
　したがって、本件考案の実用新案登録は、特許法等の一部を改正する法律（平成
５年法律第２６号）附則第４条第１項の規定によりなおその効力を有するとされ、
かつ同条第２項の規定により読み替えるものとされる実用新案法第３７条第１項第
二の二号の規定により無効とすべきものである。
第３　原告主張の審決取消事由
　審決は、訂正明細書の記載内容の解釈を誤った結果、訂正明細書の記載が訂正前
明細書に記載した事項の範囲外であると判断した点において違法であり、取り消さ
れるべきである。
　１(1)　審決は、「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁」における「側壁」が指
示する部位を次のように認定している。
「訂正前の明細書の考案の詳細な説明における「バレル１Ａのスリット４を挟んだ
両側の側壁９，９ａの一方のみに」(本件公報第３欄第１８～２０行)なる記載、同
じく「第１図及び第２図において１１は、バレル１Ａの左側の側壁９にバレル１Ａ
の略全長に亘る如くに突設したベースで」(本件公報第３欄第２６～２８行)なる記
載、及び訂正後の明細書(甲第１９号証)の考案の詳細な説明における「バレル１Ａ
のスリットを挟んだ両側の側壁９，９ａの一方のみには」(第２頁第２８，２９行)
なる記載、同じく「第１図及び第２図において１１は、バレル１Ａの左側の側壁９
にバレル１Ａの略全長に亘る如くに突設したベースで」(第３頁第６，７行)なる記
載、並びに本件公報の第１，２図の記載内容からみて、訂正前も訂正後も、「バレ
ルのスリットを挟んだ両側の側壁」における「側壁」は、「バレル１Ａのスリット
４を挟んだ両側の側壁９，９ａ」であると解釈できる。(この側壁９，９ａは、本件
公報の第２図において、その頂部から下方にそのまま垂線を延長し、底部側壁９ｂ
に到達する直線状の壁部と考えるのが妥当であろう。)」
　　(2)　ところが、訂正前の明細書は、「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁」
に関して、「バレル１Ａのスリット４を挟んだ両側の側壁９，９ａの一方のみに」
(本件公報第３欄第１８～２０行)と記載し、また、「第１図及び第２図において１
１は、バレル１Ａの左側の側壁９に」(本件公報第３欄第２６～２７行)、「１８
は、バレル１Ａの反対側の側壁９ａに取付けられた」(本件公報第３欄第４２～４３
行)、「他方側の側壁９ａはそのままの状態であるから」(本件公報第４欄第１３～
１４行)、「尚バレル１Ａ下側の側壁９ｂを、取付面として使用することも従来と同
様である。」(本件公報第４欄第１６～１８行)と記載し、第１図及び第２図では、
上向きのスリット４を有するバレル１Ａの左側の側壁を符号「９」で示し、バレル
１Ａの右側の側壁を符号「９ａ」で示し、バレル１Ａの下側の側壁を符号「９ｂ」
で示し、バレル１Ａの側壁全体を、バレル孔の左側に位置する左側の側壁９と、バ
レル孔の右側に位置する右側の側壁９ａと，バレル孔の下側に位置する下側の側壁
９ｂとに区分して説明している。
　　(3)　したがって、バレル１Ａの左側の側壁９と右側の側壁９ａが、本件考案の
「スリット４を挟んだ両側の側壁」を構成していることは明らかである。この種の
バレル１Ａは、明細書に「尚バレル１Ａ下側の側壁９ｂを、取付面として使用する
ことも従来と同様である。」(本件公報第４欄第１６～１８行)との記載があるよう
に、バレル１Ａのバレル孔の下側の側壁９ｂを取付面として使用し、バレル１Ａの
バレル孔の左側の側壁９と右側の側壁９ａを上向きのスリット４を挟んだ両側の側
壁とし、下側の側壁９ｂを両側の側壁９、９ａに含めていない。
　　(4)　よって、審決が、「訂正前も訂正後も、「バレルのスリットを挟んだ両側
の側壁」における「側壁」は、「バレル１Ａのスリット４を挟んだ両側の側壁９，
９ａ」であると解釈できる。」と認定しておきながら、「(この側壁９，９ａは、本
件公報の第２図において、その頂部から下方にそのまま垂線を延長し、底部側壁９
ｂに到達する直線状の壁部と考えるのが妥当であろう。)」と認定したのは誤りであ
る。
　　(5)　被告は、垂直な線をバレル上端からバレル下端にかけて引いた部分がこの
側壁である、と原告自ら自認していると主張するが、被告引用の乙２０号証（本件
無効審判事件の口頭審理調書）の図は、ベースを設ける場所を説明するために記載
した略図にすぎず、被告の主張は失当である。
　２(1)　審決は、訂正後の「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみに
は、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部」との構成における三つの「側
壁」の同一性について次のように認定している。
　「前記文言には、一つの文節中に「側壁」が三つ現れている。そして、第１番目
の「側壁」と第２番目の「側壁」は、指示語「その一方」があることから両者が同
一であることは明確に把握できる。また、「一方の側壁から」の「から」は出発点
を示す助詞であり、そうであるならば、「一方の側壁から下方に延びる側壁」は
「一方の側壁から発して最終的に到達する他の側壁」であるべきであり、少なくと
も「下方に延びる側壁」は出発点を示す側壁と同一ではあり得ない。」
　　(2)　しかしながら、本件明細書の詳細な説明や図面には、「バレルのスリット
を挟んだ両側の側壁の一方のみには、その側壁からバレル孔下方（下側の側壁９ｂ
を意味する）へ延びている領域であるその側壁の下方部にベースを一体に突設し」
た構成が明確に記載されている。そうすると、訂正後の「バレルのスリットを挟ん
だ両側の側壁の一方のみには、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベ
ースを一体に突設し」を、「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみに
は、」、「その一方の側壁から下方に延びる」、「側壁の下方部に」、「ベースを
一体に突設し」と区分し、「その一方の側壁から下方に延びる」が「側壁の下方
部」を修飾し、「側壁の下方部」が一方の側壁から下方に壁が延びているところの
側壁下方部の部位を示していると容易に理解される。日本語文章の解釈から考えて
も、「その一方の側壁から下方に延びる」が「側壁の下方部」を修飾する用語であ
ると十分に理解可能である。
　３(1)　審決は、「一方の側壁から下方に延びる側壁」について、訂正前の明細書
又は図面に記載されているか否か検討して、次のように認定している。
「訂正前の明細書には、「バレル１Ａのスリット４を挟んだ両側の側壁９，９ａの
一方のみに案内レール１０を取付け、」(本件公報第３欄第１８～２０行)及び「第
１図及び第２図において１１は、バレル１Ａの左側の側壁９にバレル１Ａの略全長
に亘る如くに突設したベースで、」(本件公報第３欄第２６～２８行)と記載される
だけで、「一方の側壁から下方に延びる側壁」、すなわち「側壁９，９ａのいずれ
か一方から下方に延びる側壁」について記載も示唆もしていない。また、第１図な
いし第３図の記載内容を参照しても、「一方の側壁から下方に延びる側壁」につい
て記載も示唆もしていない。」
　　(2)　しかしながら、訂正後の「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方の
みには、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し」
は前記のように区分して把握すべきで、本件考案と全く関係のない「一方の側壁か
ら下方に延びる側壁」の概念を持出して対比することは恣意的であって、訂正前の
明細書及び第１図ないし第３図に「一方の側壁から下方に延びる側壁」について記
載も示唆もしていない、と認定したのは誤りである。
　平成１１年２月８日付け手続補正書に添付の補正後（訂正の）審判請求書（甲第
３号証）には、次の記載がある。
「・訂正Ⅰ（あ）について
　訂正Ⅰ（あ）は、登録請求の範囲第１項に記載の要件「両側の側壁の一方のみ
に、ピストンの軸芯と平行な案内レールをバレルと一体に設け、」を「両側の側壁
の一方のみには、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に
突設し、そのベースの上にピストンの軸芯と平行な棒状の案内レールを一体に突設
し、」と訂正し、案内レールの設置位置を一方の側壁の下方部に突設したベースの
上に特定すると共に、案内レールを棒状のものに特定し、かつ案内レールをベース
の上に一体に突設することに特定するものである。」
　この（訂正の）審判請求書の記載からみても、訂正前の明細書や図面に、「一方
の側壁９から下方に壁が延びているところの側壁９の下方部にベース１１を一体に
突設し」た構成が記載されており、「一方の側壁から下方に延びている側壁の下方
部にベースを一体に突設し」た構成が記載されていることは明らかで、訂正事項
(あ)は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正といえる。
第４　審決取消事由に対する被告の反論
　１　原告は、「バレル１ａの左側の側壁９と右側の側壁９ａが本件考案のスリッ
ト４を挟んだ両側の側壁を構成していることは明らかである。」と主張する。
　この主張の趣旨及び内容は明らかでないが、バレルを形成する側壁９につき、そ
の一方の側壁９がスリット側の水平方向の側壁上端部から下方に垂直に延び、ベー
ス１１の上端部との境界線に至るまでの部位である、と主張しているのであれば、
原告は自らの主張をその都度都合によって変えていることになる。本件無効審判事
件の口頭審理調書である乙第２０号証に添付された図によれば、原告は、前記側壁
に関連して自ら図面を作成した上で、ベース部分にハッチングを入れ、一方、バレ
ルはハッチングを入れることなくこのバレルの左側に「バレルの両側の側壁の一
方」と明示し、垂直な線をバレル上端からバレル下端にかけて引いた部分がこの側
壁である、と自認しているからである。
　そうであるならば、この側壁９は、本件公報の第２図において、その頂部から下
方にそのまま垂線を延長し、底部側壁９ｂに到達する直線上の壁部と考えるのが妥
当であろう、とした審決の判断に誤りはない。
　２(1)　原告は、訂正後の「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみに
は、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し」は、
「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみには、」「その一方の側壁から
下方に延びる、」「側壁の下方部に、」「ベースを一体に突設し、」と区分して読
むべきであることから、審決の判断に誤りがあるとする。
　しかしながら、訂正後の登録請求の範囲では、読点で区切ることなく、「バレル
のスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみには、その一方の側壁から下方に延びる
側壁の下方部にベースを一体に突設し」と一連の文言として書き表し、その結果訂
正が認容されたものであり、その一連の文言を読む限りにおいては、審決の認定に
誤りはない。
　　(2)　原告は、出発点を示す助詞「から」との関連において、審決は、「側壁」
に関する登録請求の範囲の文言の解釈に当たり、考案の詳細な説明の記載や図面を
無視していると主張する。そして、さらに原告は考案の効果に言及して、登録請求
の範囲の解釈に影響させようとしている。
　しかしながら、訂正が認容された登録請求の範囲は考案の詳細な説明や図面によ
っても不明瞭であることは客観的に明らかであり、しかも考案の効果自体は、今回
無効にされた訂正審判の際に導入されたものであって、出願当初の明細書に記載さ
れていたものでもない。
　３(1)　原告は、訂正後の「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみに
は、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し」は、
「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみには、」「その一方の側壁から
下方に延びる、」「側壁の下方部に、」「ベースを一体に突設し」と区分して把握
すべきであることから、一方の側壁から下方に延びる側壁の概念を持ち出して対比
した審決は恣意的であって、その認定に誤りがあると主張する。
　しかしながら、「側壁」の理解をするに当たって、その文言が一連に書かれてお
り、読点によって明確に区分されたものでない以上、原告主張の解釈によると、か
えって請求範囲の解釈を誤りに導く可能性がある。審決は「一方の側壁から下方に
延びる側壁」の概念を新たに持ち出したのではなく、訂正無効とされた請求範囲を
そのまま忠実に理解している。
　　(2)　訂正（あ）については、訂正が認められた請求の範囲には、「バレルのス
リットを挟んだ両側の側壁の一方のみには、その一方の側壁から下方に延びる側壁
の下方部にベースを一体に突設し」と一連に明確に規定されており、審決が認定す
るように、側壁９、９ａのいずれか一方の終端する位置から更に下方に延びる側壁
について記載も示唆も存在しないのは、明らかである。
第５　当裁判所の判断
　１　原告主張の取消事由は、要するに、審決が、訂正審決で認容された訂正事項
（あ）について、本件訂正がその要件を欠くものであるとして本件実用新案登録を
無効とすべきものとした点の誤りをいうものである。
　そこで訂正事項（あ）についてみる。訂正後の登録請求の範囲における「バレル
のスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみには、その一方の側壁から下方に延びる
側壁の下方部にべ一スを一体に突設し」の文言から読み取ることのできる技術的意
義を検討するに、訂正後の文言中、第１番目の「側壁」と第２番目の「側壁」は、
指示語「その一方」があることからして、同一のものである。
　次に、「一方の側壁から」の「から」が出発点を示す助詞であるものと解される
ので、「一方の側壁から下方に延びる側壁」と分節を区切った場合、第３番目の
「側壁」は、例えば「一方の側壁から発して最終的に到達する他の側壁」とも解す
ることができるところ、この「他の側壁」が何の側壁であるのかは、登録請求の範
囲の記載によっては明らかではない。側壁とは何らかの構造物の側面の壁であると
解されるが、第１番目の「側壁」と第２番目の「側壁」は、バレルのスリットを挟
んだ両側の側壁の一方の側壁であるから、「他の側壁」がバレルの側壁であるとい
うこと自体は明瞭であるものの、登録請求の範囲にはバレルの下方に位置する構造
物についての記載はない。バレルの下方に構造物が存在していないのならば、そこ
に側壁が存在することはあり得ず、「他の側壁」が何の側壁なのかは、登録請求の
範囲の記載からは不明である。
　結局、登録請求の範囲の記載自体から、「一方の側壁から下方に延びる側壁」と
文言を区分した場合の側壁がどのような側壁を意味しているのかを一義的に読み取
ることはできない。
　２　そこで本件明細書の考案の詳細な説明及び図面の記載をみるに、甲第４号証
によれば、訂正明細書における実施例の説明として、「第１図及び第２図において
１１は、バレル１Ａの左側の側壁９にバレル１Ａの略全長に亘る如くに突設したベ
ースで、該ベース１１上には、断面形状台形状をなす案内レール１０がピストン２
の軸芯と平行に取付けられ、該案内レール１０の両側の斜面には弧状の案内面１２
が設けられている。」(第３頁第６～第９行)との記載があることが認められ（この
記載部分は訂正前のものと変わりがない。甲第６号証中の本件公報参照）、第１図
及び第２図（甲第６号証中の本件公報。本判決２頁及び３頁）には、バレル１Ａの
左側の側壁９のほぼ下半分に、バレル１Ａのほぼ全長にわたるようにベース１１が
一体に突設されている様子が示されていることが認められる。他方において、訂正
明細書及び図面に、バレル１Ａの下方に他の構造物を設けることや、バレル１Ａの
左側の側壁９の下方に他の側壁を設けることの記載及び図示は認められない。
　そうすると、明細書の考案の詳細な説明及び図面の参酌結果によっても、「一方
の側壁から下方に延びる側壁」が、バレル１Ａの左側の側壁９以外の他の側壁を意
味していると解することはできない。
　３　一方、原告主張のとおり、「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方の
みには、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し」
を、「バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみには、」、「その一方の側
壁から下方に延びる」、「側壁の下方部に」、「ベースを一体に突設し」と区分し
てみると、「その一方の側壁から下方に延びる」が「側壁の下方部」を修飾し、
「側壁の下方部」が一方の側壁から下方に壁が延びているところの側壁下方部の部
位を示していると解することも、文理解釈上成り立つものである。そして、上記２
で判断したところによれば、このような解釈も、訂正前明細書の考案の詳細な説明
及び図面とも矛盾するものではない。したがって、「一方の側壁から下方に延びる
側壁の下方部」をもって、バレル１Ａの左側の側壁９と解すべきものであるとする
原告の主張は理由がある。
　４　甲第３号証によれば、本件訂正審判請求書に、訂正事項（あ）について、
「案内レールの設置位置を一方の側壁の下方部に突設したベースの上に特定すると
共に、案内レールを棒状のものに特定し、かつ案内レールをベースの上に一体に突
設することに特定するものである」（第５頁第２３～２５行）と記載されているこ
とが認められる。そして同請求書第５頁第１２～１６行の記載によれば、「上記実
施例において案内レール１０は、バレル１Ａの側壁９に突設したベース１１上に取
付けられているが、バレル１Ａとは別個に設けたベース１１に案内レール１０を取
付け、適宜の取付具によってバレル１Ａに一体的に取付けても良い。」との文章を
削除する訂正の請求もされていることが認められるので、本件訂正は、案内レール
１０の設置位置を「バレル１Ａの左側の側壁９に突設したベース１１上に取付け
る」実施例に限定したものと解される。乙第２０号証（本件無効審判事件の口頭審
理調書）添付の図によっても、上記認定判断は左右されない。
　５　したがって、訂正事項（あ）は、明細書又は図面に記載された範囲内の事項
でないとすることはできない。審決は、「一方の側壁から下方に延びる側壁」は
「一方の側壁から発して最終的に到達する他の側壁」であるべきであり、少なくと
も「下方に延びる側壁」は出発点を示す側壁と同一ではあり得ないとし、訂正前の
明細書又は図面には「一方の側壁から下方に延びる側壁」についての記載も示唆も
ないと認定した上で、訂正事項（あ）において、本件訂正はその要件を欠くもので
あるとして本件実用新案登録を無効とすべきものとしたが、この訂正事項（あ）に
関する判断は誤りであり、この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものとして、審決
は取消しを免れない。
第６　結論
　よって、原告の請求は認容されるべきである。
（平成１４年４月１８日口頭弁論終結）
　東京高等裁判所第１８民事部
　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　永　　　井　　　紀　　　昭
　　　　　　　　　　　　裁判官　　　塩　　　月　　　秀　　　平
　　　　　　　　　　　　裁判官　　　田　　　中　　　昌　　　利