平成12(行ケ)465行政訴訟 商標権

平成１２年（行ケ）第４６５号　審決取消請求事件（平成１３年８月３０日口頭弁
論終結）
判　　　　決
　　　原　　　　　　告　　　　　　株式会社コマリヨー
　　訴訟代理人弁護士　　　　　　松　　　村　　　信　　　夫
　　　同　　　　　　　　　　　　　和　　　田　　　宏　　　徳
　　　同　　　　　　　　　　　　　塩　　　田　　　千　恵　子
　　　同　　　　　　　　　　　　　岩　　　井　　　　　　　泉
　　　同　　　　弁理士　　　　　　清　　　末　　　康　　　子
　　　被　　　　　　告　　　　　　Ｂ
　　　訴訟代理人弁理士　　　　　　鈴　　　江　　　武　　　彦
　　　同　　　　　　　　　　　　　石　　　川　　　義　　　雄
　　　同　　　　　　　　　　　　　小　　　出　　　俊　　　實
　　　同　　　　　　　　　　　　　吉　　　野　　　日　出　夫
　　　同　　　　　　　　　　　　　松　　　見　　　厚　　　子
　　　同　　　　　　　　　　　　　宮　　　永　　　　　　　栄
　　　 主　　　　文
　　　　　原告の請求を棄却する。
　　　　　訴訟費用は原告の負担とする。
事　　　　実
第１ 請求
　　特許庁が平成１０年審判第３５４２１号事件について平成１２年１０月３日
にした審決を取り消す。
第２ 前提となる事実（争いのない事実）
１ 特許庁における手続の経緯
原告は、「ＥＴＮＩＥＳ」の欧文字を横書きしてなり、指定商品を旧第２４類の
「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機（電気
蓄音機を除く。）、レコード、これらの部品及び附属品」（以下「本件指定商品」
という。）とする登録第２６４２５２０号商標（平成４年１月２９日商標登録出
願、平成６年３月３１日設定登録、以下「本件商標」という。）の商標権者であ
る。
　被告は、平成１０年９月４日、本件商標の登録無効の審判を請求し、特許庁は、
この請求を平成１０年審判第３５４２１号事件として審理した結果、平成１２年１
０月３日に「登録第２６４２５２０号の登録を無効とする。」との審決をし、その
謄本は同年１１月９日に原告に送達された。
　２　審決の理由　
　別紙の審決書の写しのとおり、本件商標は商標法４条１項１０号、１５号及び７
号の規定に違反して登録された旨の被告（請求人）の主張に対して、
「被告及びその関係者が商品「スケートボード用靴」に使用する商標「ＥＴＮＩＥ
Ｓ（ｅｔｎｉｅｓ）」（以下「引用商標」という。）は、本件商標の出願前に、米
国及び我が国のスケートボード用具に関わる当業者間で著名性を得ていたものと認
められ、スケートボード用靴は、本件指定商品中の「運動具」に含まれる極めて関
連の深い商品であるから、本件商標は、その出願時に、我が国のスケートボード用
具に関わる当業者間において、被告あるいはその関係者の取扱いに係る商品である
かのごとく商品の出所についての誤認、混同を生じさせるおそれを有していた商標
であるというべきであり、本件商標の登録は、商標法４条１項１５号の規定に違反
してされたものであり、取り消すべきである。」
旨認定、判断した。
第３　原告主張の審決の取消事由の要点
　審決は、引用商標は、我が国のスケートボード用具に関わる当業者間において本
件商標出願前に著名性を得ていたと認定し（取消事由１）、本件商標について、出
所の誤認、混同を生ずるおそれの有無の判断として、「スケートボード用靴」は、
本件商標の指定商品中の「運動具」に含まれる極めて関連の深い商品であると認定
し（取消事由２）、本件商標はその出願時に、我が国のスケートボード用具に関わ
る当業者間において（取消事由３）、あたかも請求人あるいはその関係者の取り扱
いに関わる商品であるかのごとく商品の出所についての誤認、混同を生じさせるお
それを有していた商標というべきであるとの結論を導いている（取消事由４）。
　しかし、上記の審決の認定、判断は明らかに事実認定及び法律判断を誤ったもの
であり、これらの点について、取消事由１ないし４として分説する。
　１　取消事由１（引用商標の周知著名の認定の誤り）について
　　（１）　周知著名性の程度について
　審決は、引用商標は、我が国のスケートボード用具に関わる当業者間において本
件商標出願前に著名性を得ていたと認定している。
　商標法４条１項１５号が適用されるためには、審決が引用する最高裁判所の判決
（平成１２年７月１１日、平成１０年（行ヒ）第８５号、民集５４巻６号１８４８
頁）が判示するように、他人の表示の周知著名性が考慮されるべきであることは認
める。
　しかし、この周知著名性の程度については、商標法における先願主義の趣旨、及
び同法４条１項１０号の「需要者の間に広く認識されている」という要件（以下、
「周知性」という。）との対比という観点から、厳格に考えるべきである。
　すなわち、現行商標法においては、登録商標権の帰属関係を明確にするため、権
利の取得が先使用者の出現によって脅かされることのないように、先願主義が採用
されているところ、その下で、例外的に商標法４条１項１０号及び１５号（（以下
単に「１０号」、「１５号」ということがある。）が定められている。
　したがって、そのような先願主義の趣旨を過度に害することのないよう配慮する
必要があり、さらに、特許庁の審査能力の不足あるいは周知商標者が出願を懈怠し
ていたという事実も考慮すれば、周知要件については厳格に解釈されねばならない
（渋谷達紀「商標法の理論」２８２頁参照）。
　また、１０号の周知性については、「全国に渡る主要商圏の同種商品取扱業者の
間に相当程度認識されているか、あるいは、狭くとも１県の単位にとどまらず、そ
の隣接数県の相当範囲の地域にわたって、少なくともその同種商品取扱業者の半ば
に達する程度の層に認識されていることを要する」（東京高判昭和５８年６月１６
日、無体集１５巻２号５０１頁）とする判例や、外国製品を取り扱う者を主とした
一部の業者や、外国品に関心を持つ極めて少数の需要者に知られているにとどまる
場合には周知性の要件を満たさないと説く判決（東京高判昭和４４年１月２２日、
判タ２３４号１３３頁）がある。そして、学説も、商標法４条１項１０号の周知性
とは、相当程度以上に広い地域において、右地域内に存在する競業者の圧倒的多数
部分が商標の存在を知っている状態を意味するものと解されるとしている（渋谷・
前掲書２７７頁）。
　このことを前提にして、かつ、他人の表示の周知性の他に商品、役務の類似性を
要求する１０号の規律を無にしないということを考慮すれば、１５号の適用のため
に考慮すべき周知著名性とは、周知の程度が極めて高いことが要求されており、出
所の混同の原因となる他人の業務を示す表示の認知度が１０号の周知性と同等以上
のものである必要がある（田村善之「商標法概説」５７頁、最判昭和５７年１１月
１２日、同第一審・昭和５６年１１月５日、民集３６巻１１号２２３３頁、東京高
判昭和３８年８月２２日、判例工業所有権法２７６５の９頁参照）
　さらに、１５号の適用のために考慮すべき周知著名性とは、外国商標について
は、我が国で著名であるか又は少なくとも外国で著名であることが我が国で認識さ
れている必要がある（商標審査基準４３頁）。
　　（２）　しかしながら、審決は、以上の点を吟味することなく、以下のような
理由により、安易に著名性を認めるものであり、その判断は誤りである。
　　　　　ア　まず、審決は、米国におけるスケートボードの取扱業者による証明
書（乙第６号証・審判甲第６号証）から、米国において、被告（請求人）の関連す
るエトニーズ社の取扱いに係る商品「スケートボード用靴」のカタログが頒布され
ていた事実を認定し、米国のスケートボード専門雑誌の写し（乙第９号証の１・審
判甲第９号証の１、乙第１０号証・審判甲第１０号証）から、本件商標の出願前
に、「ＥＴＮＩＥＳ」商標が使用された商品「スケートボード用靴」が米国の市場
に提供されていた事実を認定し、これを周知著名性を肯定する要素として考慮して
いる。
　しかし、被告提出の上記の証拠によっては、上記の米国のスケートボード取扱業
者の規模が全く分からないし、その認定事実の内容も、カタログを配布した７業社
中６業者は製品の販売ではなく単なるカタログの頒布にとどまるものであること、
また、上記の専門雑誌の発行部数や他の雑誌との発行比率等も分からないため、引
用商標が米国において、果たして著名であったのかさえ分からないものである。
　また、審決は、乙第１７号証（審判甲第１７号証）の米国のＶＡＮＳ社とエトニ
ーズ社及びＳｏｌｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社との間における商標権侵害通告に関
する書面から、米国のＶＡＮＳ社は、商標「ＥＴＮＩＥＳ」が使用された商品
「靴」の出所について、エトニーズ社の取扱いに係るものであるかの如く混同した
と認められることを挙げている。
　しかし、１５号で問題となる周知著名性というのは、日本における周知著名性で
あって、米国等外国における周知著名性ではない。この点、外国での使用状況が参
酌されるとしても、それは、被告が引用する東京高判平成４年２月２６日が判示す
るように、「主として外国で商標として使用され、それが我が国において報道、引
用された結果、我が国において、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要
者に間に広く認識されるようになった」場合のみである。
　そうすると、前記の被告提出の書証からは、単に米国で引用商標が使用されてい
た等ということがいえるだけであって、さらに、「それが我が国において報道、引
用された結果」、我が国において、他人の業務に係る商品を表示するものとして需
要者に間に広く認識されるようになったというようなことは、全く認められない。
　したがって、本件において、日本における引用商標の周知著名性を認定するため
の根拠となり得るのは、結局、次のイの日本のスケートボード用具の取扱業者（５
社）とエトニーズ社との間のやりとりの文書のみである。
　なお、被告は、乙第９号証の１（審判甲第９号証の１）の雑誌について、１９８
９年から１９９２年の間、日本でも毎年７３００部以上販売されているとして、乙
第９号証の２の報告書を提出している。しかし、輸入の場合、国内で販売される場
合のように、売れ残った書籍について、出版社が引き取るという制度がとられてい
ない以上、乙第９号証の２の意味は、毎年７３００部以上輸出されたということで
しかなく、その後、消費者に販売されたのか、それとも日本の輸入業者、問屋、あ
るいは本屋の倉庫で眠ったままになっていたかどうかについては、全く分からな
い。
　したがって、審決の上記の認定事実は、引用商標について周知著名性を立証する
ほどの要素とはなり得ないものである。
　　　　　イ　審決は、乙第８号証の１ないし５（審判甲第８号証の１ないし５）
から、本件商標の出願前に日本のスケートボード用具の取扱業者（５社）とエトニ
ーズ社との間で、被告の商品に関する取引交渉が行われたことを認定し、このこと
から我が国のスケートボード用具の取扱業者間において引用商標が著名性を得てい
たと判断している。
　しかし、仮に、本件審決が説示するように、我が国においてスポーツとしてのス
ケートボードは、国民全体に広く親しまれているスポーツとは認められないことか
ら、該スポーツ用具の取扱業者（販売店）は専門の取扱業者が主といえるとして
も、本件の証拠からは、専門業者の全体の数、及び当該５社の規模が不明であるた
め、当該５社が専門の取扱業者の中でどのような位置を占めるのかが全く分からな
い。また、審決が認定した取引交渉自体も、接触をはかった程度の内容のものしか
なく、実際にどれくらいの数の商品を輸入又は販売したというような事実は全く現
れていない。したがって、審決の上記の認定事実は、引用商標についての周知著名
性を立証するものとはいえないはずであり、そのような証拠のみで、我が国におけ
る引用商標の著名性を認定することは、論理の飛躍といわざるをえない。
　また、審決が以上のように取扱業者５社との間のやりとり文書、それも実際の輸
入等取引についてのやりとりではなく、単なる問い合わせにすぎないような文書を
根拠に、当業者間において「著名性」を得ていたと認定していることからして、審
決が前提としている需要者は、日本のスケートボード用具の取扱業者を前提にした
ごく狭い範囲の需要者であると考えられる（なお、乙第８号証の日本のスケートボ
ード用具の取扱業者は、甲第９ないし第１２号証のように、多くとも従業員１０名
程度の会社である。）。なぜならば、審決が、スケートボードの消費者を含めて、
さらに広い範囲の需要者を本件の需要者ととらえているとすれば、前記の証拠から
だけでは、需要者における周知著名性を認めることはできないものであり、また、
当業者間で周知著名であることから、消費者においても周知著名であるということ
はいえないからである。
　しかし、このようにごく少人数の者の間でだけ著名な商標と抵触するからといっ
て、「混同のおそれ」ありとして、登録商標を無効にするのは、明らかにゆきすぎ
であり、認められない（需要者の地域的範囲に関し、東京高判昭和５８年６月１６
日（無体集１５巻２号５０１頁、原告提出資料２参照）。そのような場合は、登録
商標の登録を認め、引用商標の使用者に対しては、別途当該需要者に対する先使用
の権利（商標法３２条）を認めて調整を図るというのが、商標法の構造である。
　　　（３）　審決は、引用商標は、我が国のスケートボード用具に関わる当業者
間において本件商標の出願時（１９９２年１月２９日）に著名性を得ていたと認め
ているが、そもそも引用商標が、本件商標の出願時に一定の周知著名性があったと
いえるかどうかも疑問である。
　すなわち、甲第１５号証（１９８７年ないし１９８９年）及び甲第１６号証（１
９９２年ないし１９９４年）は、米国のスポーツシューズ市場における上位ブラン
ドを示したものであるが、引用商標は、２５位までの順位に全く入っていない。な
お、「Ａｉｒ　Ｗａｌｋ」、「Ｖａｎｓ」は、引用商標と同じスケートボード用靴
のブランドである。
　また、被告商品を扱った取扱業者においても、スケートボード靴の取扱ブランド
として、主力ブランドは、「パウエル」、「バードハウス」であると回答してお
り、引用商標は挙げていない（甲第１２号証）。
　さらに、本件商標が出願された１９９２年１月当時、被告の引用商標は、消費者
においてはもちろん、スケートボード用靴を取り扱う業者においても知られておら
ず、周知性など全く有していなかった。すなわち、１９９２年１月当時、日本にお
けるかなりのシェアのスケートボード用靴の輸入、卸売を行っていた会社の担当者
（甲第２６号証、甲第３６号証）、及び１９９２年１月当時、スケートボード用靴
を販売していた多数の販売業者（甲第２７号証の１ないし８２）において、被告の
引用商標について、全く知らなかったという報告書を作成している。
　また、スケートボード用靴として、１９９２年１月当時、周知であったのは、バ
ンズ（ＶＡＮＳ）、エアウォーク（ＡＩＲＷＡＬＫ）、ビジョン（ＶＩＳＩＯＮ）
といったブランドである。そして、１９９１時点で、株式会社ライフギアコーポレ
ーション１社だけで、バンズの商品を２０万足あまり販売しており（甲第２６号
証）、１９９２年ではそれ以上の数が販売されている。したがって、スケートボー
ド用靴として、周知といえるためには、数万足のオーダーで販売されている必要が
あるが、被告商品は、１９９２年１月当時、とてもそれ程売れているものではなか
った。
　そもそも、審決において周知性を認定した実質上唯一の根拠といえるのは、上記
のとおり、甲第８号証のレター類であるが、甲第８号証に挙がっている会社は、ス
ケートボード用靴の取扱業者からすれば全く知らないような、零細な会社がほとん
どである（甲第３６号証参照）。このような会社との間で、文書のやりとりがある
としても、それは何ら周知性認定の根拠となり得ない。
　以上によれば、１９９２年（平成４年）１月の本件商標の出願当時、スケートボ
ード用靴を取り扱う業者の間においても、「ＥＴＮＩＥＳ」という引用商標は全く
知られておらず、周知性が認められる余地など全く存在しないことは明らかであ
る。
　被告は、多くの国で引用商標の権利を有し、使用しているかのような主張を行っ
ているが、被告提出の乙第４号証を見ても、米国、仏国で引用商標の権利を有して
いるのは、被告以外の者であるし、また、多くの国での引用商標の出願年月日は、
本件商標出願時以降である。
　そして、被告が引用商標を使用し出したのは、エトニーズ社を設立した１９９０
年からと考えられるが（甲第１３号証）、本件商標出願時の１９９２年１月までの
約２年の間に、周知性を獲得する程度に、使用、宣伝が重ねられてきたかどうかは
疑問といえる。
　そして、被告は、①本件商標出願の約２年後の１９９３年１２月に、原告にロイ
ヤリティーを支払い、自己の商品を原告により日本で販売してもらうことを希望
し、相互に協力することを提案して来た（乙第１２号証）。その後、②被告は、１
９９６年１０月に、一旦は引用商標を放棄することを決定している（甲第１７号
証）。さらに、③被告は、本件商標の無効審判提起の除斥期間満了数ヵ月前になっ
て、無効審判を提起してきた。そのような経緯からして、被告は、需要者に対して
広く知れ渡っていない引用商標に対して、大きな価値を感じておらず、かえって、
後記のように、原告が広告宣伝、販売活動によって形成してきた本件商標の信用を
労せずして手に入れようとしていると考えられるのである。
　　　（４）　周知著名性の対象範囲
　さらに、万一、引用商標がスケートボード用具に関わる業者間において著名であ
ったとしても、商標法４条１項１５号が適用されるための周知著名性という要件
は、問題視すべき出所の混同のおそれの境界線を設定するという機能を果たすので
あるから、周知著名となるべき範囲については、出願商標に係る指定商品、指定役
務の取引者、需要者と解すべきである（最判昭和５９年１月１７日、判例工業所有
権法２７７９の８０頁）。
　しかしながら、審決は、我が国のスケートボード用具に関わる当業者間において
著名性を得ていたと認定しており、周知著名となるべき範囲を、引用商標を使用す
る商品の取引者、需要者であると解しているものであり、その法律解釈は誤りであ
る。
　したがって、本件においては、我が国のスケートボード用具に関わる当業者間に
おいての著名性を考慮するのではなく、本件商標に係る指定商品たる「運動具」の
取引者、需要者において引用商標が著名であったか否かを判断すべきなのである。
　上記のとおり、引用商標がスケートボード用具の需要者においても周知著名とい
えないことは明らかである以上、引用商標が、運動具の取引者、需要者において著
名であったとは到底認められない。
（５）　被告の主張に対する反論
　被告は、商標法４条１項１５号における周知著名性とは、指定商品及びそれらと
関連する商品分野全般に亘るいわゆる一般的周知著名性がなければ混同のおそれが
ないというものではなく、特定の商品についてその商品の取引者、需要者間で周知
著名となっている場合も含むものであると主張する。
　この点、原告も、周知著名性が全国民的に認められる必要があると主張している
ものではなく、特定の需要者において周知著名であれば足りるが、その特定の需要
者とは、前記のように、引用商標の需要者ではなく、登録商標の需要者であると主
張しているだけである。
　また、被告は、「スケートボード用靴」は「運動用特殊ぐつ」の範疇に入る商品
であって「運動具」に含まれる互いに極めて関連の深い商品であり、「スケートボ
ード用靴」と「運動具」とは関連性を有する商品であるとして、出所混同を生ずる
おそれがある認定した審決の判断に誤りはないと主張する。
　しかし、１５号において、要件を①引用商標の需要者における周知著名性と、②
引用商標の商品と登録商標の指定商品との関連性とに分けて判断される場合がある
としても、最終的に認定されるべきは、上記（４）及び後記３のように、登録商標
の指定商品の需要者における周知著名性及び混同のおそれなのである。
　したがって、両商品の関連性の判断を行うとしても、後記２でも触れるように、
そこでは、抽象的な商品の関連性ではなく、実際の商品間の需要者の重なり合いを
吟味する必要がある。そうでなければ、被告の論理を前提とすると、たとえ競技人
口１０名でも○○というスポーツがあり、その「○○用靴」として、当該１０名の
間で著名な商標があれば、「○○用靴」と「運動具」とは関連性があるとして、他
の者は、「運動具」において商標登録ができなくなってしまうからである。
　そうすると、本件においては、引用商標の周知著名性が認められるとしても、そ
れは、スケートボード用具の取扱業者のごく少人数の範囲においてということであ
り、他方、「運動靴」の需要者は、全国で少なくとも１０００万名以上は存在す
る。したがって、両者の需要者は、少人数の範囲で重なったとしても、他の大多数
の範囲においては重なり合わない。
　このように、引用商標の需要者における周知著名性と、引用商標の商品と登録商
標の指定商品との関連性とに要件を分けて判断するとしても、本件においては、１
５号の該当性は認められない。
　２　取消事由２（出所の混同を生ずるおそれの判断の誤り－その１）
　　（１）　審決は、商標法４条１項１５号規定の出所の混同を生ずるおそれの要
件の判断において、「スケートボード用靴」は、本件商標の指定商品中の「運動
具」に含まれる極めて関連の深い商品であると認定している。
　１５号が適用されるためには、上記最判平成１２年７月１１日が判示するよう
に、「当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目
的における関連性の程度」が考慮されるべきであることは一応首肯し得る。
　しかし、この要件が問題視すべき出所の混同のおそれの境界線を設定するという
機能を果たしている以上、抽象的に論じるのではなく、具体的に性質、用途、目的
等が関連するかについて比較検討し、上記判決が判示するように、本件商標の指定
商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、出所の混同
を生ずるおそれがあるか否かという観点から、慎重に判断すべきである。
　　（２）　この点、審決は、「スケートボード用靴」は、本件商標の指定商品中
の「運動具」に含まれる極めて関連の深い商品といえるものであると判断してい
る。
　しかしながら、そのような判断は何ら証拠によることなく、また、何ら理由を示
すことなく抽象的なイメージに頼って安直になされたものであるとしかいいようが
なく、その認定を誤っている。
　思うに、スケートボード用靴は、審決が述べるように、いわゆる運動用特殊靴で
あるので、その性質上、スケートボード競技に適するように、小指あるいは踵対応
部分に革あるいは綿等の補強材や緩衝材が入り、値段も通常の運動靴よりかなり高
いものである。
　また、スケートボード用靴の用途、目的は、スケートボード競技をすることであ
り、審決が述べるとおり、スケートボードは我が国において主に青少年を中心に親
しまれているものであって、国民全体に広く親しまれているスポーツとは認められ
ないことから、その需要者層は、青少年の中のごく一部であるいわゆるスケートボ
ーダー、そして、一般の運動具店ではなく専門の取扱業者、すなわち、いわゆるボ
ード関係業者が主といえるものである。
　これに対し、本件商標の指定商品中の「運動具」のうちの運動ぐつは、一般的な
運動用であり、特殊な加工もなされず、値段も比較的安価であるという性質を有
し、そして、子供の遊びのためから中高年のジョギング・ウォーキング用までとい
う幅広い目的・用途を有し、それゆえ需要者層は子供から中高年層までの国民全体
及びこのような運動靴を取り扱う一般の靴販売店と幅広い層を有する。
　したがって、スケートボード用靴と運動靴は、その性質、目的、用途を全く異に
し、需要者層においても共通するとはいえない商品というべきである。
　とするならば、本件商標の指定商品の取引者及び需要者である一般の靴販売店、
国民全体において普通に払われる注意力を基準とすれば、スケートボード用靴とそ
の関連商品ならばいざ知らず、スケートボード用靴と運動靴では本件商標の出所の
混同を生ずるおそれはないというべきであり、その意味で本件商標の指定商品と引
用商標に係る商品について関連性はないものである。
　３　取消事由３（出所の混同を生ずるおそれの判断の誤り－その２）
　審決は、商標法４条１項１５号規定の出所の混同を生ずるおそれの要件の判断に
おいて、我が国のスケートボード用具に関わる当業者間における出所の混同を生じ
させるおそれの有無を問題としている。
　しかし、審判が引用する上記最判平成１２年７月１１日においても、「混同を生
ずるおそれ」の有無は、「当該商標と他人の表示との類似性の程度、・・・などに
照らし」、「当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注
意力を基準として、総合的に判断されるべきである」として、「登録商標の指定商
品における需要者」において、混同が生じるかどうかの判断をすべきとしている。
これは、出願商標の指定商品、指定役務の需要者に混同のおそれが生じないのであ
れば、出願商標の登録を認めてその使用を促しても特に弊害は無いので、商標選定
の自由を優先し、登録を認めるべきであるからである（田村・前掲書５８頁、東京
高判平成５年３月３０日、知裁集２５巻１号１２５頁参照）。
　審決は、上記最判を引用しているにもかかわらず、「本件商標はその出願時に、
我が国のスケートボード用具に関わる当事者間において、・・商品の出所について
の誤認・混同を生じさせるおそれを有していた」として、本件商標の指定商品の取
引者及び需要者を基準とすることなく、引用商標を使用する商品の取引者、需要者
を基準として判断している。
　したがって、審決のそのような判断は、その審決の理由自体において矛盾するも
のであるし、法律判断を明らかに誤ったものである。また、仮に、引用商標が本件
商標の出願時に、我が国のスケートボード用具に関わる当事者間において著名であ
ったとしても、引用商標が、本件商標の指定商品である「おもちゃ、人形、娯楽用
品、運動具、釣り具、これらの部品および附属品」の需要者において周知著名であ
ったわけでは全くない。審決の判断によると、上記１のように、ごく少人数の需要
者の間においてだけ「混同のおそれ」があるあれば、本件商標の指定商品の他の大
多数の需要者の間では「周知著名性」、「混同のおそれ」がないにもかかわらず、
本件商標の登録を排斥してしまうものであって、明らかに１５号の解釈を誤ったも
のといえる。
　また、混同のおそれを判断する場合には、原則的には、引用商標の周知性が登録
商標の指定商品の取引者や需要者に及んでいるかどうかを考慮する必要があるとい
うべきである。この点、審決は、引用商標の周知性が本件商標の指定商品の取引者
や需要者に及んでいるか否かを考慮することなく、需要者層などを共通にする互い
に関連の深い商品といえるものであると認定するのみで、「混同を生じさせるおそ
れ」を認めている。
　しかしながら、本件では、いくら商品の需要者の共通性を論じてみても、その前
提となるべき引用商標の周知性が本件商標の指定商品の取引者や需要者に及んでい
るかどうかの考慮がなされていないものであり、意味がないものである。
　仮に、審決が暗黙にこの点を配慮したと解するとしても、前述のとおり到底これ
は認められるものではないのであるから、このような場合に、需要者の共通性を考
慮するのみで「混同を生じさせるおそれ」を認定することは不当である。
　したがって、この点からも、混同のおそれはないといわざるをえない。
　４　取消事由４（出所の混同を生ずるおそれの判断の誤り－その３）
　　（１）　商標法４条１項１５号が適用されるためには、上記最判平成１２年７
月１１日が判示するように、「当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表
示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商
品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び
需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及
び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきで
ある」ということは、一般論としては、一応首肯することができる。
　しかし、１５号の「混同を生ずるおそれ」の要件は、従前の判例を見る限り、他
人の表示の周知著名性をまず第一に考え、周知著名性の範囲・程度と相対的に、用
途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他
取引の実情を考慮して判断されている。
　これに対して、審決は、上記１のとおり、他人の表示の周知著名性、上記２のと
おり、他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性をそれ
ぞれ安易に認定した上で、原告が事業活動の過程で引用商標の存在を知り得たとい
う単なる可能性の問題や、米国のＶＡＮＳ社が本件商標の使用された商品について
原告と被告の出所の混同をしたこと、本件商標が独創性のある造語だということを
考慮して、１５号の「混同を生ずるおそれ」があったということを判断した。
　しかしながら、原告が事業活動の過程で引用商標の存在を知り得たという単なる
可能性の問題は、何ら１５号の「混同を生ずるおそれ」の要件には関わらないし、
在外米国会社が本件商標の使用された商品について原告と被告の出所の混同をした
としても、「混同のおそれ」は本件商標の出願時における我が国の本件商標の指定
商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として判断されるべ
きものであるから、そのような事実が仮にあったとしても重要な要素とはなり得な
い。
　また、本件商標が独創性のある造語だということも、判例においては余り考慮さ
れておらず、それほど重視すべき要件ではないはずである。
　これらのことからすれば、審決の「混同を生ずるおそれ」の判断は誤っていると
いわざるを得ない。
　　（２）　なお、原告の本件商標出願等の経緯は以下のとおりである。
　　　　　ア　原告は１９５５年創業のフットウェア専門の商社であるが、流通業
務のみならず独自に新商品を開発し、自社ブランドを付してオリジナル商品として
販売する企画販売業務も行っている。そして、本件商標は、当時開発した自社の新
商品に使用するため、１９９１年に、原告代表者が考え出した商標である。原告
は、本件商標採択前、既に十数件の商標を使用していたが、マーケティングにおけ
るブランドの重要性に着目し、自社開発の新商品のためのヒットするネーミングを
検討していた。その際、まず着目した点が、靴の有名ブランド
は、「Adidas」、「Asics」、「Guess」、「keds」、「Vands」など語尾に「Ｓ」の
つく語が多いということであった。そこで、原告代表者が、語尾に「Ｓ」のつく語
で何かよい言葉はないかと考えていたところ、たまたま以前から知っていたスニー
カーの「ETONIC」を見かけ（甲第１６号証、甲第２２号証）、これにヒントを得
て、その語尾をモディファイし、語調がなめらかで呼称しやすい「Ｓ」付き商標と
して考えついたのが本件商標であり、原告は、１９９２年（平成４年）１月２９日
に商標出願を行ったものである。
　そして、原告は、本件商標を考えついた１９９１年から、既に本件商標を付した
靴の商品を台湾等で製造し、日本に輸入して、本件商標を使用してきた。
　原告において、古い帳簿類については保管されていないものが多いが、残ってい
る帳簿類においてでも、例えば、甲第２３、第２４号証において、本件商標「ＥＴ
ＮＩＥＳ」の標章が付された靴を３８８０足輸入していることが明らかであり、甲
第２５号証における契約先「ＳＵＧＩ」の合計１万２０００足についても、本件商
標「ＥＴＮＩＥＳ」の標章が付された靴の取引であった。このことから、原告が、
本件商標を、自社の商品に使用するために出願したことは明らかである。
　以上のように、原告は、１９９１年から、本件商標を、自社の商品に使用してお
り、本件において、原告が他社に高額で買取らせるため、あるいは他社に代理店契
約締結を強制するためというような目的で、商標を出願したというようなことは全
くあり得ないことである。
　　　　　イ　原告の上記本件商標出願の経緯について、被告は、他の原告の商標
出願、原告の宣伝広告の内容を指摘して、原告の悪意の商標横取り行為、現実の商
標使用上の模倣行為、さらに現実の商標宣伝上のただ乗り行為等から明らかなよう
に、原告が突如主張した本件商標採択の経緯は、信用することができないと主張す
る。
　しかし、被告が指摘する原告の他の商標出願や、原告の宣伝広告の内容というの
は、全て平成６年（１９９４年）以降のものである。
　そもそも、エトニーズ社から原告に対し、初めて書面が届いたのは、平成５年
（１９９３年）１２月２８日であり（乙第１２号証）、その後、被告商品に関し、
原告とエトニーズ社との間で取引が始まったのである。すなわち、平成６年以降
に、原告が、被告の引用商標等を実際に見て知っているのは当然であり、そのこと
から、それ以前にも引用商標を知っていたとする被告の論理には、明らかに誤りが
ある。
　原告は、平成６年に被告商品を取り扱うようになる以前については、原告が独自
に考案した本件商標を、独自のデザインとして使用していた。すなわち、被告商品
に付された標章のデザインとは明らかに異なる、背景に楕円形の歯車上の図形が付
された筆記体の「Ｅｔｎｉｅｓ」が、原告商品に本件商標として付されて使用され
てきたのである（甲第３７号証ないし甲第５１号証）。
　これらから、１９９３年ないし１９９４年ころ、原告は、被告商品の標章とは異
なるデザインの本件商標を付した原告の商品を、実際に原告の商品として輸入、販
売していたことが明らかである。さらにいえば、被告商品はスケートボード用靴で
あるが、これら被告商品とは異なるデザインの本件商標を付した原告の商品は、ス
ケートボード用靴ではなく、トレッキングシューズであり、被告商品とは、靴の種
類が異なっている。
　ここで、仮に被告が主張するように、原告が当初から被告商標を模倣する意図
で、本件商標等を出願、使用してきたとすれば、原告と取引が始まる前である、１
９９３年、１９９４年頃においても、原告は、被告の引用商標と全く同一の商標を
使用していたはずである。しかし、実際は、原告は、被告と取引を始める前まで
は、被告の引用商標を知らなかったため、前記のように、被告商品に付された標章
のデザインとは明らかに異なるデザインで、本件商標を使用してきたのである。こ
の点で、被告が原告の模倣の意図を印象づけようとして作り出したストーリーが虚
偽であることは明らかである。
　そして、原告が、エトニーズ社と取引するようになってから、原告は、被告商品
のために、非常に多額の宣伝費・広告費を投じてきた。すなわち、１９９４年から
１９９６年の間に、被告商品のために費やした宣伝・広告費は、１９９４年は約１
０００万円、１９９５年は約２０００万円、１９９６年は約１８００万円に上って
いる。そのため、原告の努力によって、「ＥＴＮＩＥＳ」というブランドが徐々に
日本で知られるようになってきた。ただ、その際、販売元、問い合わせ先として、
原告、あるいは原告と代表者を同じくする原告の関連会社であるケーエス・エンタ
ープライズの名称が記載されていたので、多くの靴小売、卸業者等が認めるよう
に、「ＥＴＮＩＥＳ」は、被告のブランドとしてではなく、原告のブランドとして
認識されるようになったのである（甲第２７号証）。
　この点、被告は、テレビ、雑誌等で行った宣伝広告等も被告の著名商標の存在を
バックにして始めて行ったものであり、決して損になるはずはないと踏んでのこと
であり、極めて悪質な行為であると主張している。
　しかし、もともと「ＥＴＮＩＥＳ」が被告の商標として日本において著名であっ
たならば、原告がわざわざ多額の費用をかけて、宣伝広告する必要などなかったの
である。実際は、もともと原告が被告商品を販売するようになる前は、引用商標は
全く周知でなかったものを、原告が被告商品について、多額の費用を投じてテレ
ビ、雑誌等で宣伝するようになって、初めて「ＥＴＮＩＥＳ」というブランドが知
られるようになってきたのである。
　被告は、原告が被告の著名商標にただ乗りしている旨主張しているが、原告の宣
伝、広告の努力にただ乗りしているのは被告の方である。そもそも、本件商標が出
願時著名な引用商標の横取りであるとする審決、あるいは本件訴訟のような被告の
主張を前提とするならば、被告は、早期に無効審判等を請求すればよかったし、で
きたはずである。それを、平成１０年になって無効審判を提起してきたというの
は、原告等の努力によって、引用商標が知られるようになってきたため、その後得
た周知性の影響力によって、これを過去に遡って主張しようとするものにすぎな
い。また、原告と取引のある間は、原告の多額の広告、宣伝や、営業活動による利
益を享受しておきながら、原告の努力により商標が日本で知られるようになり、原
告と取引がなくなった途端、それまでその存在を認めていた本件商標について、無
効審判を提起してくるというのは、許されない行為である。
　また、被告は、レバンテが有していた商標のうち２件について、原告がレバンテ
から一部譲渡を受けたことを問題にしている。
　しかし、これは、甲第２９号証の５のようなＴシャツに「ＥＴＮＩＥＳ」ブラン
ドを付するために必要という取引会社の要望を受けて、原告が権利取得したという
ものであり、レバンテと被告との間に譲渡交渉が進んでいることなど、原告は全く
知らなかったものである。
　原告の本件商標の出願後の状況を整理すると以下のとおりである。
　すなわち、１９９１年に、原告代表者Ａは、自社の新商品に使用するため、上記
のとおり、本件商標を考え出した。また、原告は、１９９１年から、本件商標を付
した靴の商品を、台湾等で製造し、日本に輸入し販売していた。
　そして、１９９２年（平成４年）１月２９日に、原告は、本件商標につき、商標
登録出願を行った。この当時、原告は、被告の引用商標の存在を全く知らなかっ
た。このことは、上記のとおり、原告と同業者である靴の卸業者、あるいは靴の小
売業者、さらには、スケートボード用靴を専門的に扱ってきた者の間でさえ、当
時、「ＥＴＮＩＥＳ」というブランドを全く知らなかったことからも当然のことと
してうかがえる。
　その後も、１９９３年、１９９４年に至るまで、原告は、自社の商品に、原告独
自の標章として、背景に楕円形の歯車上の図形が付された筆記体の「Ｅｔｎｉｅ
ｓ」を付して使用してきた。このことからも、原告は、本件商標出願当時、被告の
引用商標の存在を全く知らなかったことが明らかである。
　そうして、本件商標を原告の商標として原告商品の輸入、販売を続けていたとこ
ろ、１９９３年に、原告は、雑誌「ＢＯＯＮ」の広告に、レバンテが本件商標と同
じ商標を付した商品を掲載しているのを発見した。そこで、レバンテに連絡をと
り、掲載商品は、エトニーズ社の商品であるということから、さらにエトニーズ社
に連絡をとり、本件商標の問題について通知を行った。そして、それに対して、エ
トニーズ社から、１９９３年１２月２８日付けの乙第１２号証のＦＡＸが送付され
てきた。このＦＡＸにも、「貴社は商標使用料を受けるか、日本に「ＥＴＮＩＥ
Ｓ」製品を買い付けることもできます。」とあるように、このやりとりがきっかけ
で、原告は、エトニーズＵＳＡから、引用商標を付した靴の輸入、販売等を行うよ
うになった。
　そして、原告は、被告商品を輸入、販売するに際して、日本での類似商品に対す
る防衛を図るために、被告商品に付されている図形等について商標登録出願を行っ
た。
　このように、被告商品を輸入、販売している間、原告は、それまで知られていな
かった被告商品の販売を拡大するため、上記のとおりの多額の宣伝、広告費を投じ
て、被告商品の宣伝、広告を行ってきた。ただ、その際、販売元、問い合わせ先と
して、原告、あるいは原告と代表者を同じくする原告の関連会社であるケーエス・
エンタープライズの名称が記載されていたので、「ＥＴＮＩＥＳ」は、被告のブラ
ンドとしてではなく、原告のブランドとして認識されるようになった。
　このように、原告は、多額の宣伝、広告費をかけて、被告商品の輸入、販売を行
ってきたが、１９９６年になって、被告商品について、安い並行輸入品が入ってく
るようになったため、原告が扱う被告商品が売れにくくなってしまった。また、同
年５月、Ｓｏｌｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社は、これまで原告が扱ってきた被告商
品の引用商標の「ＥＴＮＩＥＳ」標章について放棄し、今後「Emerica」という新た
な標章を、商品に使用する旨決定した（甲第１７号証）。これらが原因で、原告と
エトニーズ社（Ｓｏｌｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社）との関係が悪化してしまい、
原告は、被告商品を取り扱わないようになった。
　ただ、エトニーズ社（Ｓｏｌｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社）との取引がなくな
り、被告商品の輸入がストップしても、原告としては、その後も、被告商品の在庫
を継続して販売していく必要があった。そして、在庫の販売と自社商品の販売とが
重なった時期があったため、宣伝、広告について、従前の被告商品について行って
いた宣伝、広告のスタイルを多少の期間踏襲してしまった時期がある。
　その後、原告は、本件商標のデザインを、原告独自の本件商標のデザインに戻
し、以後現在に至るまで、原告独自のデザインの本件商標を使用してきている（甲
第５３号証）。
第４　被告の反論の要点
　　原告が指摘する審決の認定、判断はいずれも正当であり、審決に原告主張の違
法はない。
　１　一般的反論
　　（１）　本件商標は「ＥＴＮＩＥＳ」の文字よりなる商標であるが、これは被
告が米国を始めとする世界の複数国において「スケートボード用靴」を中心に使用
してきた結果、日本においても原告が本件商標を出願する以前に、既に我が国のス
ケートボード愛好者及びこれら関連商品を取り扱う取引業者間において十分知られ
た周知商標となっていた引用商標と同一の構成のものである。　
　したがって、審決が本件商標について「スケートボード用靴」はもちろんとし
て、それ以外の「運動具」関係等に使用されたとしても、取引者、需要者間に出所
の混同が生じるおそれのあるものとして、商標法４第１項１５号に該当するとして
無効としたことは、被告の主張及び提出証拠を正しく評価した結果であり、その法
律判断において何ら違法はなく、極めて妥当な結論である。
　　（２）　原告は、出所混同のおそれの判断に当たっては、前提として、日本の
取引者、需要者間における周知著名性や商品相互の関連性を厳格に判断しなければ
ならないとして、審決における周知著名性、混同のおそれ等の認定が不十分ないし
は誤っていると主張する。しかし、後記のとおり、原告のこれらの主張はいずれも
１５号の「出所混同のおそれ」についての間違った解釈を前提としているのみなら
ず、世界市場が一つとなった今、世界的視野からの商標保護をとらえ、世界的規模
にて流通秩序の維持を図ろうとする現代経済社会における商標保護の基本精神に逆
らうもので方向性を欠いた議論といわねばならない。知的所有権先進国を標榜する
我が国にあって、先願主義を悪用する一握りの者による外国人所有の周知著名商標
の横取り行為は最も恥ずべき行為であり、国際的非難を浴びているところである。
　他人の使用する周知著名商標は、我が国も加盟している工業所有権の保護に関す
るパリ条約の６条の２（周知商標の保護）にも規定されているように、世界市場が
一つとなった今、世界的規模にて有効に保護されなければ世界市場の流通秩序は維
持することができない。したがって、他人の周知著名商標に対する横取り防止対策
は、知的所有権保護に関する国際会議では必ず取上げられるテーマであり、現に輸
出大国である我が国企業が、特に東南アジア諸国にて直面している極めて深刻な問
題でもある。我が国でも、外国人所有の周知著名商標の有効保護を図るため、これ
まで幾多の商標法改正（特許庁における外国人所有の周知著名商標認定に関する審
査基準改正も含む）、不正競争防止法による保護強化の改正等がなされてきたので
あるが、さらに一層の保護強化が叫ばれている状況である。
　被告は、本件の無効審判の請求に当たり、無効理由として、審決の結論となった
商標法４条１項１５号（出所混同のおそれ）のみならず、同項７号（公序良俗違
反、商標法改正で新設の１９号）、及び１０号（周知商標）の違反も主張したが、
原告による本件商標の出願は、これらいずれの無効理由にも該当するものと信ず
る。審決では結果的に本件商標が１５号の出所の混同を生ずるおそれのある商標に
該当するとして無効とされたものであるが、これは審決が引用する前記最判平成１
２年７月１１日（参考資料１）及び最近のいくつかの判決（東京高裁平成３年（行
ケ）第２９号、平成４年２月２６日判決、被告提出参考資料２）・審決例（平成３
年審判第６４５号、平成１１年９月２７日、同参考資料３）における判断とも軌を
一にするものであり、商標保護に関する国際信義上からも肯定することができるも
のである。
　２　原告主張の各取消事由に対する反論
　　（１）　取消事由１（引用商標の周知著名の認定の誤り）に対して
　　　　ア　一般的に、ある商標が商標法４条１項１５号に規定する「出所の混同
を生ずるおそれ」に該当する場合は、引用に係る他人の表示が周知著名であること
が多い。しかしながら、この場合の周知著名性や混同のおそれとは、上記１の判例
及び審決例において示されるように、指定商品及びそれらと関連する商品分野全般
にわたるいわゆる一般的周知著名性がなければ混同のおそれがないというものでは
なく、特定の商品についてその商品の取引者、需要者間で周知著名となっている場
合も含むものである。したがって、原告が「出所の混同を生ずるおそれ」の判断の
前提として、他人の表示の一般的周知著名性について厳格に認定されなければ混同
のおそれを否定すべきであるかのごとく主張し、審決は１５号の解釈適用を誤った
と非難するのは、同法の趣旨を正しく理解したものとはいえない。
　さらに、審決が引用する最判平成１２年７月１１日が判示するように、「出所の
混同を生ずるおそれ」を判断する場合、唯一引用表示の周知著名性だけがその判断
要素となるものではなく、これと他の要素、すなわち、引用表示と当該商標との類
似性、その表示の独創性の程度、その他その表示が用いられる商品、役務と当該商
標が使用される商品の性質、用途、目的、関連性並びに商品、役務の取引者、需要
者の共通性その他取引の実情などに照らし、総合的に判断されるべきである。
　また、我が国の商標法が先願主義を採用しているからといって、先願者が登録に
当たって常に圧倒的優先権を有するものではなく、あくまで先願者が登録を得るに
当たり、他に不都合な事情が存在しない場合において優先するにすぎない。
　　　　イ　原告は、１５号の出所の混同のおそれの判断において、引用商標が周
知著名であるか否か、また、本件商標を使用することが引用商標との間で混同のお
それがあるか否かは、引用商標が使用される商品の取引者、需要者を基準としてで
はなく、本件商標の指定商品の取引者、需要者の認識を基にして決定されるべきで
あると主張し、さらに周知著名性の判断に当たっては、引用商標が使用される商品
の取引者、需要者に対し周知著名となっているかではなく、原告が登録した登録商
標の指定商品全体に関する分野の取引者、需要者にとって周知著名か否かが重要で
あると主張している。
　しかし、これは原告独自の見解を基にしたものであり、このことは、上記最判平
成１２年７月１１日及び当該上告審の上告理由において引用された３件の東京高裁
の判決（被告提出資料６ないし８）の判示内容からみても明らかである。
　本件における商標の周知著名性の判断は、被告所有に係る引用商標としての「Ｅ
ＴＮＩＥＳ」に関することであることは当然である。原告の主張に従うときは、他
国における周知著名商標が日本で横取り登録されたとしても、日本においてその登
録に係る指定商品全体に関する周知著名性の立証がなされない限り、保護がされな
いことになる。このように単純に先願主義を貫くと、これを悪用した横取り登録が
横行してしまうことへの反省から、外国における周知著名商標の保護に関する幾多
の商標法改正がなされてきたが、ついに平成８年の改正では、我が国における周知
著名性は不要となっている（乙第２２号証参照）。なお、本改正前においては、本
件事例のようなものは商標法４条１項７号（公序良俗違反）、あるいは出所混同混
同のおそれのある商標として同項１５号が適用されて拒絶されていたのであり、そ
の立法趣旨にも述べられている。
　本件では、そもそも最初に「ＥＴＮＩＥＳ」なる商標を採択し、日本を含む世界
各国にて引用商標の使用を開始し業務上の信用を築き上げたのは被告であるのに対
して、原告は、被告が既に国際的規模の使用を通じて信用を築き上げた商標であっ
て、審決が認定するとおり、日本の同業者もそのような商標を付した商品の輸入販
売を望み、盛んに取引交渉を行っているような商標に対し、先願主義を悪用し、い
ち早く出願し登録を得ることにより、被告が築き上げた信用に只乗りし、自らの不
正な利益に利用しようとの挙に出ただけであって、本件で問われているのは真の所
有者の商標、及び真の商標使用者の業務上の信用、及び真の所有者の商品を愛好し
てきた取引者、需要者が保護されるかどうかである。
　したがって、「ＥＴＮＩＥＳ」商標についての周知著名性、及びその商標との混
同のおそれ等は、被告の引用商標に対する取引者ないしは需要者の立場にあった者
を基準として決定すべきは当然である。
　　　　ウ　以上を踏まえ、審決がその理由中の「（Ｃ）認定事実に基づく判
断」、「（Ｄ）本件商標との出所の混同について」において、引用商標についての
周知著名性及び出所混同を生ずるおそれをどのように認定、判断したかをみると、
次のとおりり、何ら判断の誤りはない。
　　　　　（ア）　「（Ｃ）認定事実に基づく判断」について
　審決は、乙第６号証（審判甲第６号証、米国における複数の取扱い業者の証明
書）により、引用商標が出願前から被告によって被告の商品「スケートボード用
靴」を示すものとして米国において使用されている事実を認定し、乙第８号証（審
判甲８第号証、日本の複数業者と被告との間の商品に関する問い合わせ、注文書
等）により、本件商標が原告により出願される前に、被告と原告を含む我が国の複
数の取引業者との間において、被告の商品の輸入販売のための取引交渉が行われて
いた事実を認定し、乙第９、第１０号証（審判甲第９、第１０号証、米国のスケー
トボード専門雑誌であり、我が国でも販売されているものであり、乙第９号証の雑
誌は、我が国で１９８９年から１９９２年の間に、毎年７３００冊以上販売されて
きたものであって、これらのスケートボード専門雑誌は、運動用具を取り扱う業者
であれば必ず目を通すもの）により、本件商標の出願前に、米国において被告及び
その関係者が「スケートボード用靴」について「ＥＴＮＩＥＳ（ｅｔｎｉｅｓ）」
を使用していた事実を認定し、乙第１７号証（審判甲第１７号証）により、米国の
ＶＡＮＳ社が、原告が日本及び米国で販売している靴がエトニーズ社により販売さ
れているものと誤信し、弁護士を通じ同社に警告書を送付するなどの誤認の事実が
あったことを認定し（これは、原告がＶＡＮＳ社の靴の形状に類似させた靴にエト
ニーズ社の商標を付して販売したため、ＶＡＮＳ社がエトニーズ社により販売され
ているものと間違えたものである）、さらに上記状況に加え、インターネット情報
における原告の事業活動の紹介内容において、原告が１９８０年ころから海外の
「靴」の輸入販売に積極的に取り組み、輸入先は欧米、アジア等の世界２０ヶ国に
及ぶとされていることなどからしても、原告は本件商標の出願前において引用商標
は被告が「靴」について使用する商標と知っていたものと推認することができると
認定し、これらの各事実を総合判断して、引用商標は、我が国のスケートボード用
具に関わる当業者間において、本件商標の出願前に著名性を得ていたとみても差し
支えないものと判断したのであるから、そこには何ら判断の誤りも論理の飛躍もな
い。
　　　　　（イ）　「（Ｄ）本件商標との出所の混同について」について
　審決は、「出所混同を生ずるおそれ」の判断に当たり、引用商標は「スケートボ
ード用靴」関連の取引者、需要者において周知著名商標であることに加え、引用商
標「ＥＴＮＩＥＳ」が特定の語義を有しない造語であり、独創性のある商標である
こと、「スケートボード用靴」は「運動用特殊ぐつ」（これは旧商品区分第２４類
の商品）の範疇に入る商品であって、本件指定商品中の「運動具」（これも旧商品
区分第２４類の商品）に含まれる互いに極めて関連の深い商品であること、現実に
米国のＶＡＮＳ社が原告販売の商品を被告の商品と誤認した事実が存在すること等
を総合的に判断して、本件商標はその出願時点において、あたかも被告あるいはそ
の関係者の取扱いに係る商品であるかのごとく出所の混同を生ずるおそれを有して
いた商標であると認定したのであって、これは前記の最高裁判決及びこれと同旨の
東京高裁判決、特許庁の審決例と趣旨を同じくするものであって、何ら判断の誤り
も論理の飛躍もない。
　　　　エ　原告は、１５号で問題となる周知著名性は「日本」におけるものでな
ければならないとし、乙第８、第９号証以外の乙第６号証、第１７号証には証拠価
値がない旨主張し、また、乙第８号証についても、単なるやりとり文書であるから
著名性認定には役立たないとし、乙第９号証の１の雑誌に関しては、７３００部が
全て売れていたかどうか不明である旨主張している。
　しかし、乙第８号証は、日本の複数の業者と米国所在の被告の販売会社との間の
「ＥＴＮＩＥＳ」商品に関する取引書簡類であるが、原告の主張によれば、これら
は特殊な少数の取引者、需要者しか関係しない商品であると主張する。しからば、
なぜ海外にあるそのような商品を日本の複数の業者が知り、輸入販売を望み被告販
売会社に接触してきたのかを考えるべきである。また、原告の主張によれば、乙第
８号証に示す業者はいずれも１０名程度の小規模の会社であるとのことである。そ
うであればなおさらのこと、なぜそのような零細業者までが海外にある被告商品の
存在を知り、被告商品の輸入販売を望んで熱心に接触したのかを考えるべきであ
る。
　また、乙第９号証のスケートボード専門雑誌について、原告は、売れたかどうか
も分からないと主張している。しかし、なぜ手間、費用をかけて何年間にも亘り７
３００部以上も継続して輸入し続けたのか、その理由を考えるべきであり、公共事
業や慈善事業ならばともかく、知名度もなく、売れる可能性もない商品をあえて手
間と費用をかけて輸入するのが現実的かどうかを考えるべきであろう。
　他方、乙第６号証は、引用商標が米国、ドイツ、フランス等において本件商標が
原告によって出願される前より使用されていた事実を示すものであり、引用商標の
国際的規模での使用と国際的周知性を示すものである。
　さらに、乙第１７号証は、米国の同業社VANS社が、原告が「ＥＴＮＩＥＳ」商標
を使用して日本及び米国で販売する靴が被告の販売に係る靴であると誤認し、被告
に対し警告してきた事実を示すものであり、これは、原告が本件商標を使用した結
果、被告の商標商品との間で現実の混同が生じた事実を示す証拠である。
　審決は、上記の証拠を総合勘案し本件商標の周知著名性を認定したのであり、そ
の認定に誤りはない。なお、被告は引用商標の世界的周知著名性を立証するため
に、上記証拠以外に、被告が世界各国で引用商標を登録している事実（乙第４号
証）、中国、韓国等において原告による引用商標に対する模倣出願が、被告の所有
の周知著名商標ETNIESに対する正当な権限なき不当な出願であるとして拒絶されて
いる事実（乙第１４号証、第１８号証）も提出している。なお、原告は、乙第４号
証につき、米国、仏国で引用商標を有しているのは被告以外の者であると述べてい
るが、乙第２４号証、第２５号証に示すように、被告関連会社によって登録された
後、現在においては被告に名義移転がなされている。
　なお、原告は、引用商標の周知性を否定するための立証として、「報告書」と題
する書証を追加提出しているが、その「報告書」において述べられていることは、
平成４年当時「全く聞いたこともありませんでした」というものである。平成１３
年の今日において、９年も前の記憶をたどって作成された「報告書」の信憑性自体
が問題であるが、「全く聞いたことがない」ということと「周知ではなかった」と
いうことは同じではない。周知商標として存在していたとしても、その商品と係わ
りがない業者、あるいは関心がない需要者にとっては、存在はしていても全く「聞
いたことがない」ということは多々存在することである。したがって、これらの
「報告書」によっては周知性を否定することにはならない。周知著名性とは、上記
最判平成１２年７月１１日が示すように、もともとその種の商品を愛好する者のな
かにおいて、周知著名であればよいのであって、これら商品を必要としない者、あ
るいは関心がない者にまで知られる必要性はないのである。
　３　取消事由２（出所の混同を生ずるおそれの判断の誤り－その１）に対して
　原告は、「スケートボード用靴」と「運動具」とは、関連性がないか、若しくは
極めて関連性の薄い商品であるかのごとく認識しているようであるが、これは全く
逆である。
　「スケートボード用靴」は、それが純粋に競技用にのみ用いられるもの（すなわ
ち、それ以外には使用されないような特殊なもの）であれば、他のスキー靴、スケ
ート靴、登山靴、ボクシング靴等と同様に、旧第２４類の「運動用特殊靴」に属す
る商品である。商標法上の商品分類では、「運動用特殊靴」は、旧第２４類の「運
動具」の範疇に属する商品とされており、類似商品審査基準においては互いに類似
商品としてして取り扱われている。
　したがって、審決が「スケートボード用靴」について商品分類上「運動用特殊
靴」の範疇に属する商品と判断されるとしたのは誤りではなく、これは「運動具」
の中に入る商品であるから、互いに極めて関連の深い商品である。したがって、こ
の点における審決の判断に誤りはない。
　なお、「スケートボード用靴」といっても特殊なものではなく、単にスケートボ
ードのような機敏な動きにも適することをアピールするために「スケートボード用
靴」と称しているにすぎないものは、一般の「運動靴」（第２２類のはき物）に属
するのであって、どちらに属するかはその名称如何によるのではない。そして、被
告は、引用商標「ＥＴＮＩＥＳ」を、「競技用専用」のスケートボード用靴に使用
しているのと同時に、乙第３号証、第２１号証（商品カタログ）に示すような通常
の「運動靴」に属し、若者が市中で使用してよいものにも多く使用して販売してき
たのであり、この靴は、旧第２２類の「運動靴」に属するものである。近年のファ
ッション性、高級性を志向する若者は、有名人や有名スポーツ選手が身に付けたも
のと同じブランドを身につけ市中に出ることが流行っている。被告の販売する「Ｅ
ＴＮＩＥＳ」ブランドの「スケートボード用靴」も、スケートボードチャンピオン
であった被告が使用した靴と同じブランドであることから若者に人気があるのであ
り、靴の購入者の全てが競技用として用いることを目的として購入しているわけで
はない。被告の引用商標は、そのいずれにおいても取引者、需要者間に周知著名と
なっているのである。
　したがって、被告の引用商標が使用された靴が旧第２４類の運動具の範疇に入る
「運動用特殊靴」であれ、旧第２２類のはき物の範疇に属する「運動靴」であれ、
商品の用途、性質、取引者、需要者等において互いに極めて密接な関連を有する商
品であることは明らかであり、これらを踏まえて混同のおそれを認定した審決の判
断に誤りはない。そして、このことは、乙第１７号証のVANS社による現実の混同の
事例が示すとおりである。
　以上のとおり、原告が被告の製品はあたかも競技用の特殊なもののみであり、そ
れ故に取引者、需要者が全く異なり「運動具」や「運動靴」とは全く関連性がない
かのごとく主張するのは当を得たものではない。
　４　取消事由３（出所の混同を生ずるおそれの判断の誤り－その２）に対して
　原告は、審決が「出所の混同を生ずるおそれ」を「当該商標の指定商品等の取引
者及び需要者を基準とすることなく」、「引用商標を使用する商品の取引者、需要
者を基準として判断している」と批判する。これは、原告が「スケートボード用
靴」と「運動具」とは互いに関連のない商品であるとの誤った認識に立つことから
の主張であると解される。すなわち、原告は、本件においては、スケートボード用
具に係る当業者間においての著名性を考慮するのではなく、本件指定商品の「運動
具」の取引者、需要者において引用商標が著名であったか否かを判断すべきなので
ある旨主張して、あたかも両商品は関連性の全くない商品であるかのごとき認識に
立っている。
　しかし、上記３のとおり、「スケートボード靴」も、旧第２４類の「運動具」に
属するものであるので、スケートボード用靴の取引者、需要者を基準として判断す
ることは、「運動具」の取引者、需要者を基準として判断することと実質的に同じ
ことである。
　また、原告の法的主張自体が誤っていることは上記２のとおりである。
　５　取消事由４（出所の混同を生ずるおそれの判断の誤り－その３）に対して
　　（１）　原告は、審決の他人の表示の周知著名性の認定、商品相互の関連性の
認定等が安易であると主張するが、これらの点については、上記２ないし４のとお
り、審決の認定、判断の手法は、最高裁判決等における認定、判断と同じものであ
って、その過程において何ら安易なものはない。特に、米国のＶＡＮＳ社が原告に
よる本件商標の使用を被告の使用と誤認した事実は、現実に発生した重大な混同事
実を示すものであり、「出所の混同を生ずるおそれ」の認定において「おそれ」を
超えた決定的な証拠を物語るものである。
　原告は、原告が本件商標を採択した理由に関して審決がした認定について、「事
業活動の過程で引用商標の存在を知り得たという単なる可能性の問題」であるとし
ているが、原告は、「可能性」でなく、引用商標を十分認識して本件商標を採択し
たものであり、虚偽の主張といわざるを得ない。原告は、本件商標を韓国、中国で
も出願しており、被告の異議申立等によりこれら両国でも拒絶されている(請求人が
本件特許庁審判事件にて提出した乙第１４号証及び第１８号証)。
　そして、本件における原告の一連の行為は、単に原告が本件商標を先に出願し登
録を得たという問題にとどまらず、後記のとおり、原告は、本件商標の登録を得る
や、本件商標の信用を利用し、あたかも自らが正当に採用した商標であるかのごと
く自らの商品の宣伝、販売行為に及んでいる。原告のこれら行為について迷惑を蒙
っているのは一人被告のみならず、広く被告商品を愛好する需要者、さらには被告
商品を正当に輸入販売したいと願う取引者に対する正当な取引をも阻害しているも
のであり、放置することができない状態になっている。
　なお、原告は、「ＥＴＮＩＥＳ」商標に関しては、本件で問題となっている第２
２類、第２４類以外に、第１８類、第２５類、第２８類等にも出願し登録を得てい
る（乙第２６ないし第３３号証）。そして、乙第２７号証に示す登録第３１１６０
３８号は、もともと株式会社レバンテが出願したものであるが（これも正当な権限
なく出願したもの）、これを知るや原告はこれに接触し、共有に持ち込み登録を得
たようであるが、株式会社レバンテは、当初被告に対し当該出願を返還する意思を
有していたものである。当該登録は被告による無効審判により無効にされ、これに
対し原告は審決取消訴訟を提起したが、原告単独名義で提起した当該訴訟は不適法
として東京高裁により却下されている（乙第２９号証）。おそらく共有者としての
株式会社レバンテが原告のそのような訴訟に加わることを善しとしなかったものと
思われる。また、原告は他人の腕時計に関する世界的著名商標「G　Shock」を
「靴」等に出願し（乙第３４号証）、実際にこれを靴に使用したりして当該著名商
標権者から内容証明にて通告されるなどの問題を起こしたりしている。このよう
に、原告の他人の著名商標にあやかる行為は常習的なものである。
　なお、原告は、１５号で要求される周知性の程度は不正競争防止法でのものより
も高いことが要求されるとか、審決は、引用商標や本件商標の周知性が本件登録商
標の指定商品の取引者や需要者に及んでいるか否かを考慮することなく、「需要者
層などを共通にする互いに関連の深い商品といえるものである」と認定するのみ
で、「混同を生じさせるおそれ」を認めているなどとも主張するが、引用商標が原
告にとってもその出願前から十分に周知著名であったことは何よりも上述した原告
の一連の行為からも明白なところであり、また、上記の株式会社レバンテによる横
取り出願も引用商標の周知著名性の存在を物語るものである。
　　（２）　原告は、本件商標の出願の経緯につき、本件の訴状では、「事業活動
の過程で引用商標の存在を知り得たという単なる可能性の問題」などと主張をして
いたが、平成１３年６月1８日付けの準備書面において、突如として、本件商標採用
の経緯として、本件商標は原告代表者が独自に考えついたものであるとか、他社に
対して高額で買い取りをさせたり、あるいは輸入代理店契約を強制する目的で出願
したものではないとの主張を開始した。これは本件商標に関し、これまで被告との
間で無効審判、内容証明のやり取り、譲渡交渉等を含め何年にもわたる長い論争に
おいて一度も主張されなかったものであり、このことは審決において、「これに対
して、被請求人は、本件商標を同人が独自に採用したものであるとか、あるいは、
本件商標を被請求人が採択した事情、すなわち、被請求人が受けるべき法的利益の
度合いが大きく勘案されるべき事情を説明してはいない」と認定していることから
も明らかである。
　原告が突如として持ち出した本件商標採択の経緯に関するストーリーには信用性
がない。原告は当該ストーリーの中に若干の事実を組み入れ、被告の販売会社であ
るＳｏｌｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社が「ＥＴＮＩＥＳ」商標を使用するについて
は問題が生じたために、他の商標に切り替えざる得ない状況を述べるレターを配布
したという事実はあるが、これらを便宜的に組み込んで仕立てた本件ストーリーは
全く信憑性がない。
　原告が本件商標を悪意で出願し、不正競争の目的で使用してきたことは、以下に
述べる事実から客観的に明らかなところである。原告は「ＥＴＯＮＩＣ」商標から
本件商標「ＥＴＮＩＥＳ」を思いついたなどと主張しているが、以下のとおり、原
告の引用商標を含む被告の商標に対する模倣行為は、本件商標だけに関するもので
はなく、被告の図形商標まで完全に模倣し、さらに、これらの現実の使用態様にお
いても完全に模倣しているのであって、そこには何らの弁明の余地はない。
　　　　　ア　原告による悪意の商標横取行為
　　　　　　（ア）　原告の被告の商標に対する模倣行為は、引用商標「ＥＴＮＩ
ＥＳ」だけではない。原告は被告が靴に用いる他の図形商標についても模倣出願
（乙第３２、第３３号証）している。これら出願は本件出願より後の１９９６年で
あるが、本件商標出願後においても被告の商標に執着し模倣出願を継続している。
このような全く同一の図形が偶然の一致により他人により出願されることはあり得
ないことである。
　　　　　　（イ）　さらに、原告が被告の商標に対し如何に執着していたかは、
以下の事実が示すとおりである。すなわち、株式会社レバンテは、被告所有の７件
の商標について模倣出願し登録を得た（乙第３５号証の１に示すレターに示される
７件）。しかし、これらに関しては交渉の結果、株式会社レバンテはその７件の模
倣登録商標について、対価＄３５，０００とそれらの権利移転登録に要する費用と
で譲渡する旨の合意をし、譲渡手続に入ろうとしていた。しかし、これについて、
後から原告が株式会社レバンテに接触し、７件のうち被告にとって最も重要な２件
の商標、すなわち、「ＥＴＮＩＥＳ」（乙第２７号証）と、円形のなかに「Ｅ」の
文字をデザイン化した図形商標（乙第３１号証）について、株式会社レバンテとの
共有名義に持ち込んだのである（乙第２７号証及び第３１号証の商標登録原簿に示
すとおり、平成１０（１９９８）年１２月２日商標権一部移転登録申請、平成１１
年１月２１日商標権の一部移転登録）。
　原告のそのような行為により、株式会社レバンテ所有の上記２件の商標に関して
は被告への譲渡はできない事態となったため、他の５件の商標についてもそのまま
の状況となっている。これらの事情については被告の米国代理人と仏国代理人、及
びこれと日本の代理人との間で交わされた交信レターから明らかである（乙第３６
号証の１ないし３）。なお、原告が不当に株式会社レバンテとの共有に持ち込んだ
「ＥＴＮＩＥＳ」（乙第２７号証）及び図形商標（乙第３１号証）は、被告の商標
そのままであり、このような図形が関係のない他人によって偶然の一致で出願され
ることなどあり得ない。株式会社レバンテが模倣出願した他の５件の図形も全て被
告の所有する図形商標と全く同じである（乙第３７号証。被告が世界で所有する図
形商標のリスト参照）。
イ　原告の商標使用上における模倣行為
　原告が横取りした上記商標について、如何なる態様で使用しているかをみれば、
始めから被告商標をまねてのものであり、およそ独自に採択し、独自に使用してい
るなどといえるものではないことが明らかである。
　すなわち、原告提出の甲第２９ないし第３３号証（雑誌記事及び広告類）は、原
告による本件商標の使用態様を示す証拠であるが、ここに示される使用態様を見る
と被告の使用態様をその細部に至るまでそっくりまねている。
（ア）　「ｅｔｎｉｅｓ」に関する模倣使用
　被告が使用する「ｅｔｎｉｅｓ」の使用態様の特徴は、この構成文字中の二つの
「ｅ」と最後尾の「ｓ」の文字の上部と下部が割れているデザインとなっているも
のであるが（乙第２１号証のカタログに示す使用態様参照）、原告はこの特徴をそ
のまま模倣して使用している（甲第２９号証の１ないし４、第３０号証の４、第３
１号証、第３３号証）。
（イ）　「Ｅ」デザインに関する模倣使用
　被告は「ＥＴＮＩＥＳ」の「Ｅ」をデザイン化した図形商標を有し、これを靴の
横に大きく斜め下向きに表示して使用しているが（乙第２１号証カタログ参照）、
原告はこの「Ｅ」デザインを被告と全く同様に、靴の横に斜め下向きに大きく表示
して使用するなどの模倣行為をしている（甲第２９号証の１ないし４、第３０号証
の２、３、第３１号証、第３３号証）。
（ウ）　靴底に「ｅ」デザインの模倣使用
　被告は上下の部分が割れたデザインとなっている特徴の「ｅ」の表示を靴底に用
いているが（乙第２１号証カタログ参照）、原告も全く同様に靴底に同じ特徴の
「ｅ」の文字を表示している（甲第３０号証の３）。
　　　　　ウ　宣伝態様にみるただ乗り行為
　原告の模倣行為は上記の使用態様に示す模倣だけではない。原告は次のような宣
伝さえしている。以下のものは被告の商品の名声、信用をバックにし、これにあや
かる宣伝態様である。
（ア）　甲第３２号証
　「あのエトニーズからデニムモデル登場　元スケートボードワールドカップ世界
チャンピオン、Ｂが‘８９年にカリフォルニアのハンティントンで始めたエトニー
ズ。プロでの経験とＩＢＭのエンジニアというキャリアを持つ彼が、新たに世に送
り出すのがデニム素材のスニーカー。」
（イ）　甲第３０号証の１
　「エトニーズといえば、スケートボード用スニーカーとして超有名ブランドだけ
ど、それだけではなかったのだ。ストリートご用達の人気バックも作っていたので
した。」
　　　　　　（ウ）　甲第３０号証の２
　「スケーターブランドであるエトニーズは、激しい動きや、衝撃に対応できるタ
フさとシンプルなスタイルがスケーターばかりでなくウケている・・・やっぱりエ
トニーズですか？」
　「サイドにＥの入ったデザインの定番スタイル、ホットドッグ。エトニーズの代
表的モデルの貫禄さえ感じさせる」
（エ）　甲第３０号証の４
　「スケーターシューズの大御所エトニーズがかなりヤバイ！　サンダルをはじ
め、定番モデルも要チェックしろよ！」
　　　　　　（オ）　甲第２９号証の５
　「スポーティなアメリカンティストのエトニーズ」
　　　　　　（カ）　甲第３３号証
　これは原告が、テレビコマーシャルとして放映された内容を説明した書面と主張
するものであるが、ここに示される靴に表示された「ｅｔｎｉｅｓ」も「Ｅ」のロ
ゴマークも、被告が現実に商品に使用する際の特徴をそっくり模倣している。
　　（３）　原告は、被告との交渉経緯に関して、乙第１２号証は、被告が原告に
対しロイヤルティを支払い、原告に被告商品を販売してもらうことを希望し、相互
に協力することを提案してきたものであるなどと主張している。そして、甲第１７
号証は、被告が引用商標を放棄することを決定したものであるなどと主張してい
る。しかし、本件に関する経過の全趣旨と、甲第１７号証の内容をよく読めば分か
るように、被告としては原告が本件商標を振りかざしている限り、日本の他の輸入
業者に本件商品をスムースに供給することもできず、やむなく当面の緊急措置とし
て他のブランドを使用してでも商品の供給をすべきことを考えた苦渋の選択に関す
る内容のものである。
　また、原告の一連の行為からいえることは、始めから被告の著名商標にあやかる
ことを目的としたものであって、そのような行為からは商標法で保護する業務上の
信用など生じるはずがない。原告がテレビ、雑誌等において行った宣伝行為等も被
告の著名商標の存在をバックにして始めて行ったものであり、決して損になるはず
はないと踏んでのことであり、極めて悪質な行為と言わねばならない。原告が韓
国、中国等において出願行為に及んだのも同じ計算からと考えられる。
　　（４）　原告は、履物卸売業であるが、海外のブランド「靴」の輸入販売に関
してはもともと深い関心を示し、輸入販売に積極的に取り組んできたものであるこ
とは、原告自らのホームページにて次のようにアピールしていることからも明らか
である。「同社が輸入品を扱い始めたのは今から１５～１６年前の１９８０年代初
頭である。・・・Ａ社長は当時の業界では珍しかった輸入品への積極的取り組みと
いう形でこの難関に取り組んだのである。・・・同社の輸入先は欧米、アジアにま
たがって世界２０ヶ国に及ぶが・・・輸入業務も商社に依存せず、自社内の人材を
確保している」（乙第３９号証）。
　原告のこれら業務からしても、審決が、原告は本件商標を知って出願したものと
推認するに難くないと認定したのはごく自然なことである。被告が商標「ｅｔｎｉ
ｅｓ」を使用してきた靴は、機能、品質ともに高級であり、それゆえに名声も得て
きたのである。しかしながら、原告は悪質なただ乗り行為により、機能も品質も全
く異なる商品に対し、ＥＴＮＩＥＳのブランド性をうたい、一時的な利益を得よう
として宣伝行為に及んだのである。
　原告のこのような行為は他人の著名商標に対する単なる無断出願という域を超
え、名声ある商品の信用の低下を来たし、需要者を裏切り、さらに名声ある商品の
輸入販売を望む同業者を排除する行為であって、不法行為の度合いは極めて高い。
　したがって、そのような行為には法が保護すべき何らの正当理由も見出せず、ま
してや、不当な模倣行為により模倣者側に商標法が保護すべき信用が宿るはずはな
い。
　原告が甲第１８ないし第２０号証等で、原告商品の販売に費やしたとする宣伝広
告費というのは、バックに被告が既に築き上げた名声と信用ある商標及び商品があ
ることを盾に、たまたま自らが商標登録を得られたことを奇貨として、品質、機能
等が全く異なる商品につき、それらがあたかも原告の周知著名な商品と関連した商
品であるかのごとく仕立てて、不当な利益を得ようとすることに費やした費用であ
って、自らの努力で自らのオリジナルのブランドを作り上げるために費やしたもの
ではない。
　したがって、ここに見られる宣伝広告費というのは、被告の名声ある商品にあや
かり、不当な利益を挙げるために費やした費用を言うだけであって、自らのブラン
ドを作り上げるために純粋かつ誠実に費やした本来の宣伝広告費用と混同すべきで
はない。本件事案は日本企業が外国企業の所有する周知著名商標を横取登録する典
型的事案である。すなわち、外国の周知著名商標権者の多くは我が国商標法が先願
主義をとることなどを知らないため、我が国に商標登録出願をせずして我が国業者
と商談に入ってしまうのがむしろ普通である。本件もこのように状況下で我が国業
者と商談が行われていた時期にいち早く原告により不当な商標登録出願が行われ登
録されたのである。そして、一方において本来の権利者による自由な営業行為を妨
害しておきながら、片や無効審判になると日本での販売実績がないため周知・著名
ではない、との形式的法律論を展開するのである。
　しかし、本件訴訟においては、被告は日本も含め、世界規模での引用商標の周
知・著名性を立証し、原告による現実の使用態様におけるまでの完全な摸倣事実、
さらに被告商標との間で現実に生じた混同の事実等の立証もしており、また周知著
名性に関する解釈主張は前記最判平成１２年７月１１日と同趣旨に基づいての主張
であり、これで十分であると考える。
　　 理　　　　由
１　本件商標の構成及び指定商品等
　本件商標は、「ＥＴＮＩＥＳ」の欧文字を横書きしてなり、指定商品を旧第２４
類の「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機
（電気蓄音機を除く。）、レコード、これらの部品及び附属品」として、原告によ
って平成４年（１９９２年）１月２９日に出願されたものであること、他方、被告
及びその関係者が商品「スケートボード用靴」に使用する引用商標も、同じく「Ｅ
ＴＮＩＥＳ（ｅｔｎｉｅｓ）」の欧文字を横書きしてなるものであることは、争い
がない。
２　引用商標と本件商標の使用状況及び両者の関係等について
　（１）　審決及び被告が引用する最判平成１２年７月１１日が判示するとおり、
一般に、商標法４条１項１５号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生
ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務（以下「指定
商品等」という。）に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務（以下
「商品等」という。）に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみなら
ず、当該商品等が上記他人との間にいわゆる親子関係や系列会社等の緊密な営業上
の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主
の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ（以下「広義の混同」という。）が
ある商標を含むと解するのが相当である。そして、「混同を生ずるおそれ」の有無
は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性
の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又
は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他の取
引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に
払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである。
　（２）　そこで、以上の観点に立って、本件における「ＥＴＮＩＥＳ」商標の使
用状況等についてみると、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によると、次の各事実が認
められる。
　　　　ア　スケートボードは、我が国においても１９８０年代以降、アメリカの
カリフォルニアをメッカとするスポーツとして青少年の若者を中心として人気を博
し、スピードや妙技を争う競技大会に参加する選手のほか、ストリート、広場、遊
技場等でスケートボードを乗用して楽しむ多数のスケートボーダーがおり、スケー
トボード、スケートボード用靴、被服等のスケートボード関連の商品は、若者を中
心として広い需要者層を獲得している。そして、近年のファッション性、高級性を
志向する若者の間では、スケートボードの世界チャンピオンなど有名な選手が使用
するものと同じブランドのスケートボード関連商品を身につけて市中に出ることが
流行している。（甲第４、第６号証、弁論の全趣旨、当裁判所に顕著な事実）
　　　　イ　引用商標を構成する「ＥＴＮＩＥＳ」の文字は、フランス語で「民
族」を意味する「ＥＴＨＮＩＥ」の語から発想された造語として独自に創作された
ものであるところ、米国カルフォルニアに在住し、スケートボードのワールドカッ
プ世界チャンピオンであった被告Ｂは、１９９０年（平成２年）ころ、「ＥＴＮＩ
ＥＳ」商標を使用する権利を得て、スケートボード用の靴を中心として、Ｔシャ
ツ、ジャケット等の被服、帽子、ステッカー等の商品に「ＥＴＮＩＥＳ」商標を使
用し、被告の関係する会社である米国のエトニーズ社（後には、Ｓｏｌｅ　Ｔｅｃ
ｈｎｏｌｏｇｙ社）を通じて、米国内でこれらの商品を販売した（以下「被告の
「ＥＴＮＩＥＳ」商品」という。）。被告は、１９８９年（平成元年）に、スケー
トボード界で初めて特定の選手（当時のスケートボードのチャンピオンであった
Natas　Kaupas）のためのシューズをデザインし、これを「ＮＡＴＡＳ」モデルとし
て発売するなどしており、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品は、有名なスケートボード
の選手に使用されるものとして、スケートボードの愛好者の注目を集めた。被告の
「ＥＴＮＩＥＳ」商品の「スケートボード用靴」は、競技用の特殊なもののほか、
単にスケートボードのような機敏な動きにも適することをアピールするために「ス
ケートボード用靴」と称され、通常の運動靴として市中で使用してよいものも多く
販売されており、また、その販売品目はその後拡充され、例えば、２０００年（平
成１２年）の商品カタログでは、ズボン、靴下、バッグ等が掲載されている。
　被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品は、米国各地で広くトレードショーが開催されるな
ど活発な販売活動がされ、さらに、米国のスケートボード専門雑誌「ＴＲＡＮＳＷ
ＯＲＬＤ　ＳＫＡＴＥ　ｂｏａｒｄｉｎｇ」（乙第９号証の１）、「ＴＨＲＡＳＨ
ＥＲ」（乙第１０号証）に、「ＥＴＮＩＥＳ」商標を付した一面広告が掲載された
り、後者の雑誌の１９９１年（平成３年）１１月号の表紙にスケートボード・チャ
ンピオンのEric　Dressenが「ＥＴＮＩＥＳ」のシューズを履いている写真が登載さ
れるなどして、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商標は、本件商標の出願時である１９９２
年（平成４年）１月の以前には、米国内におけるスケートボード関連商品の販売業
者、及び若者を中心とする一般需要者の間で著名なものとなっていた。（甲第４号
証、第６号証、乙第３号証、第６、第７号証、第９、第１０号証、第１４号証、第
２１号証）
　　　　ウ　被告は、本件商標の出願時である１９９２年（平成４年）１月まで
に、ドイツ、フランスなど海外にも被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品のカタログを頒布
して、「ＥＴＮＩＥＳ」商品の販売を広げるとともに、１９８８年から１９９７年
にかけて、世界の多数の国で「ＥＴＮＩＥＳ」商標について商標登録の出願をし
て、これらが登録されており、本件商標の出願時である１９９２年１月の前後で
は、１９８９年１月に国際登録され、１９８８年５月にフランス、１９９１年５月
に米国、１９８９年１１月に台湾、１９８９年５月にタイ国、１９９２年４月にギ
リシャ国の各国で登録されている（乙第４号証（枝番は原則的に省略する、以下同
じ。）、第２０号証、第３５号証）。なお、フランス、米国、台湾では、被告の関
連会社（販売代理店）によって登録され、１９９７年に、フランス、米国で被告に
移転登録されている（乙第４号証、第６号証の２、３、第２０号証、第２４号証、
第２５号証、第３５号証）。
　　　　エ　我が国においても、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品が掲載された上記イ
に記載のスケートボード専門誌が販売され、また、米国各地で開催されたトレード
ショーで被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品が紹介され、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品
は、スケートボードの本場の米国カルフォルニアにおける有名なブランドとして、
我が国でスケートボード用靴、スケートボード関連商品を扱う販売業者の注目を集
め、また、我が国の輸入業者に対して多くの取引者から問い合わせがされて、本件
商標の出願時である平成４年（１９９２年）１月までには、複数の輸入業者によっ
て輸入されて、我が国における若者を中心とする一般需要者に販売されていた。
（乙第５号証、乙第８ないし第１０号証）。
　　　　オ　靴の輸入販売を業としている原告も、同時期に、被告がスケートボー
ド用靴等の商品に「ＥＴＮＩＥＳ」の商標を使用していることを知り、平成４年
（１９９２年）１月２９日に、本件商標について、被告に無断で商標登録出願し
た。また、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品を輸入販売する株式会社レバンテも、同年
１２月１７日に、「ＥＴＮＩＥＳ」の文字商標について、指定商品を第２５類の
「洋服」等として、平成５年（１９９３年）９月８日には、被告が使用している円
形のなかに「Ｅ」の文字をデザイン化した図形商標について、指定商品を第２８類
の「おもちゃ」、「人形」等として、それぞれ被告に無断で商標登録出願した。
（甲第１号証、乙第１１号証、第１３号証、第２７号証、第３１号証、第３９号
証、弁論の全趣旨）
　なお、原告は、後記のカのとおり、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品を取り扱うよう
になった後である平成６年（１９９４年）７月１日に、被告が靴に用いている
「Ｅ」の文字をデザイン化した図形商標について、指定商品を、第２５類の「靴
類」、「運動用特殊靴」として、平成７年（１９９５年）４月３日に、指定商品を
第１８類の「かばん類」等として、それぞれ被告に無断で商標登録出願しており、
また、株式会社レバンテが商標登録を得ていた上記の「ＥＴＮＩＥＳ」の文字商標
及び図形商標についても、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品の輸入を止めた後に、被告
の承諾を得ずに株式会社レバンテから持分の譲渡を受け、平成１０年（１９９８
年）１２月２日に、商標権一部移転登録を申請し、平成１１年（１９９９年）１月
２１日に、移転登録を受けている。（乙第２７号証、第３１ないし第３３号証、弁
論の全趣旨）
　　　　カ　本件商標の出願後も、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品は、複数の業者に
よって、我が国に輸入、販売され、また、スケートボード等のストリートファッシ
ョンを扱う「ＢＯＯＮ」等の雑誌に広告されるなどしていた。
　本件商標「ＥＴＮＩＥＳ」を出願中の原告は、被告が使用している「ＥＴＮＩＥ
Ｓ」商標と異なるデザインの標章を原告が販売する商品「靴」に使用していたが、
被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品を我が国に輸出して販売しているエトニーズ社との間
における「ＥＴＮＩＥＳ」商標に関する交渉を経て、平成６年（１９９４年）から
平成８年（１９９６年）までの間、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品を輸入、販売し、
スケートボード等のストリートファッションを扱う複数の雑誌にその宣伝広告を出
しており（原告の主張によれば、被告商品のために費やした宣伝、広告費は、１９
９４年は約１０００万円、１９９５年は約２０００万円、１９９６年は約１８００
万円に上っている。）、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品を販売する米国のＳｏｌｅ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社との間の取引を終了した後である平成９年（１９９７年）
から平成１１年（１９９９年）６月ころまでの間も同様の宣伝、広告をして、被告
が使用する「ｅｔｎｉｅｓ」商標の構成文字中の二つの「ｅ」と最後尾の「ｓ」の
文字の上部と下部が割れている特徴的なデザインの標章や被告が「Ｅ」の文字をデ
ザイン化した上記の図形商標を付した靴を掲載するなどしていた。（甲第２９ない
し第３２号証、第３７ないし第５２号証、乙第１２号証、第２１号証、弁論の全趣
旨）
　原告は、「ＥＴＮＩＥＳ」商標を付した商品の販売に関して、上記の雑誌に次の
ような広告を掲載していた。「スポーティなアメリカンティストのエトニーズ」、
「アクティブでスポーティなデザインがストリートでも常に注目の本格派ブラン
ド、エトニーズ」（「Fine」１９９９年７月号、甲第２９号証の５）、「エトニー
ズといえば、スケートボード用スニーカーとして超有名ブランドだけど、それだけ
ではなかったのだ。ストリートご用達の人気バックも作っていたのでした。」
（「ＢＯＯＮ」１９９７年３月号、甲第３０号証の１）、「スケーターブランドで
あるエトニーズは、激しい動きや、衝撃に対応できるタフさとシンプルなスタイル
がスケーターばかりでなくウケている」、「やっぱりエトニーズですか？」、「サ
イドにＥの入ったデザインの定番スタイル、ホットドッグ。エトニーズの代表的モ
デルの貫禄さえ感じさせる」（同１９９８年２月号、甲第３０号証の２）、「‘９
８年春夏、スケーターシューズの大御所エトニーズがかなりヤバイ！　サンダルを
はじめ、定番モデルも要チェックしろよ！」（同１９９９年６月号、甲第３０号証
の４）、「あのエトニーズからデニムモデル登場」、「元スケートボードワールド
カップ世界チャンピオン、Ｂが‘８９年にカリフォルニアのハンティントンで始め
たエトニーズ。プロでの経験とＩＢＭのエンジニアというキャリアを持つ彼が、新
たに世に送り出すのがデニム素材のスニーカー。」（「Fine　ＭＡＸ」１９９７年
１１月号、甲第３２号証）。これらの広告の掲載時期は、いずれも平成９年（１９
９７年）以降のものであるが、それ以前の原告が被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品を輸
入し、販売していた時期においても、例えば、「スケーター注目のエトニーズ」、
「すっかりストリートの定番になったエトニーズ、今年もニューモデルを加えて、
ますます元気いっぱいだ。エトニーズといえば、スケートボードの元世界チャン
プ、Ｂがデザインすることで有名。それだけに機能面だってバッチリ文句な
し！」、「デザイナーのＢはフランス人。そのせいか彼の創るスケーターシューズ
にはエレガントさが感じられる。」（「Fine」１９９５年８月号、甲第５９号証）
との広告が掲載されるなど、上記と同様の宣伝がされていたものと認められる。
　　　　キ　これらの被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品の販売業者による販売、宣伝広
告活動によって、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商標は、我が国においても、スケートボ
ード関連商品や運動靴を取り扱う業者及び若者を中心とする一般需要者の間で、ス
ケートボード関連商品について、スケートボードの本場の米国カルフォルニア発祥
のブランドとして著名なものとなった。
　　　　ク　米国のＶＡＮＳ社は、平成９年（１９９７年）９月１７日付けの書簡
により、Ｓｏｌｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社に対して、同社が日本で販売している
商品である「靴」の靴底のデザインはＶＡＮＳ社の保護デザインと同一のものを含
み商標権等を侵害するとの理由で該商品の販売停止を申し入れ、「ＥＴＮＩＥＳ」
商標が付されて日本で販売されている商品を同封してきたが、この商品は、Ｓｏｌ
ｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社が販売に関わらない原告の商品であり、審決が指摘す
るとおり、平成９年の秋の時点で、米国のＶＡＮＳ社は、日本で、「ＥＴＮＩＥ
Ｓ」商標が付されて販売されている原告の商品「靴」の出所について、それがあた
かも被告の関係会社であるＳｏｌｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社の取扱いに係るもの
であるかのように現実に出所の混同をしたことが認められる。
　（３）　原告は、「ＥＴＮＩＥＳ」というブランドが日本で知られるようになっ
てきたことは認めた上で、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品の宣伝、広告における販売
元、問い合わせ先として、原告あるいは原告と代表者を同じくする原告の関連会社
であるケーエス・エンタープライズの名称を記載していたので、「ＥＴＮＩＥＳ」
は、被告のブランドとしてではなく、原告のブランドとして認識されるようになっ
た旨主張している。
　しかしながら、上記（２）エないしキのとおり、我が国において、被告の「ＥＴ
ＮＩＥＳ」商品は、原告以外にも複数の業者が輸入、販売し、かつ、宣伝広告をし
ていたのであり、また、原告による被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品の広告の内容をみ
ても、上記（２）カのとおりであって、元スケートボードワールドカップ世界チャ
ンピオンである被告のデザインに係り、被告が１９８９年に米国カリフォルニアで
始めたスケートボード用靴の有名なブランドとして紹介していたものと認められる
から、「ＥＴＮＩＥＳ」は、米国在住の被告の出所に係る商標であり、原告は、そ
の輸入販売元ないし問い合わせ先の一社として我が国の取引者、需要者に認識され
ていたものにすぎないものと推認されるのであって、原告の上記主張は採用するこ
とができない。
　また、原告は、本件商標の「ＥＴＮＩＥＳ」の語は、原告代表者が考え出した商
標であるとして、その考案の経緯について詳しく主張している。
　しかしながら、本件の審判手続において、原告は、本件商標について上記のよう
な主張はしておらず、また、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品の輸入販売及び宣伝広告
活動に関して、「被請求人（原告）はもともと自己の商品に本件商標を使用するた
めに出願したのであり、事実、本件商標を自己の企画発注した商品に使用していた
ため、請求人（被告）の誘いを拒絶し、その後も請求人との間にいかなる契約も締
結していない。ただ、被請求人は、本件商標出願後、請求人の商品をスポットで数
回輸入したことはあるが、これらは本件商標商品の販売のために独自で開発した国
内の販売ルートに乗せて被請求人の商品を販売した場合、採算が採れるか否かを試
しただけであり、その後は請求人の商品は一切扱わず、自己の商品にのみ本件商標
を使用し、本件商標の宣伝広告及び販売拡大に努めてきた」旨主張していたが（甲
第１号証及び弁論の全趣旨）、これは、上記認定（２）カの原告による被告の「Ｅ
ＴＮＩＥＳ」商品の輸入販売及び宣伝広告の実態に明らかに反する主張であると認
められること、審決が出される前の平成１２年４月から同年８月までの間に、原告
及び被告の代理人同士による内容証明郵便による交渉において、被告からは、被告
が「ＥＴＮＩＥＳ」商標を使用するに至った経緯の詳しい内容が示されたのに対し
て、原告からは、本件商標について原告が考案したことなど原告の上記主張に沿う
内容は何ら示されていないこと（甲第５４ないし第５７号証、乙第３８号証、弁論
の全趣旨）、原告は、上記認定（２）オのとおり、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品を
取り扱うようになった後である平成６年（１９９４年）７月１日に、被告が靴に用
いている「Ｅ」の文字をデザイン化した図形商標について、指定商品を、第２５類
の「靴類」、「運動用特殊靴」として、平成７年（１９９５年）４月３日に、指定
商品を第１８類の「かばん類」等として、それぞれ被告に無断で商標登録出願して
いることに照らせば、原告の上記主張は採用し難いものであるといわざるを得な
い。
３　取消事由１（引用商標の周知著名の認定の誤り）について
　（１）　上記認定２の（１）の事実によれば、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商標は、
本件商標の出願時である平成４年（１９９２年）１月の以前に、米国内におけるス
ケートボード関連商品の販売業者、及び若者を中心とする一般需要者の間で著名な
ものとなっており、我が国においても、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商標を使用した商
品は、スケートボードの本場の米国カルフォルニアにおける有名なブランドとし
て、スケートボード用靴、スケートボード関連商品を扱う販売業者の注目を集め、
輸入業者に対して多くの取引者から問い合わせがされる状況にあり、本件商標の出
願時までには、複数の輸入業者によって輸入されて、我が国における若者を中心と
する一般需要者に販売されていたのであり、靴の輸入販売を業としている原告も、
同時期に、被告がスケートボード用靴等の商品に「ＥＴＮＩＥＳ」の商標を使用し
ていることを知ったものである。そして、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商品は、その後
も継続して輸入、販売され、これらの業者の宣伝広告活動によって、被告の「ＥＴ
ＮＩＥＳ」商標は、スケートボード関連商品や運動靴を取り扱う業者及び若者を中
心とする一般需要者の間において、スケートボード関連商品について、スケートボ
ードの本場の米国カルフォルニア発祥のブランドとして著名なものとなったもので
あると認められる。
　以上のとおり、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商標は、本件商標の出願時である平成４
年（１９９２年）１月までに、米国内におけるスケートボード関連商品の販売業
者、及び若者を中心とする一般需要者の間で著名なものとなっており、我が国にお
いても、被告の引用商標を使用した商品は、スケートボードの本場の米国カルフォ
ルニアにおける有名なブランドとして、スケートボード用靴、スケートボード関連
商品を扱う販売業者の注目を集めており、複数の業者において現に輸入、販売され
ていたのであるから、引用商標は、これらの取引者の間において広く知られていた
ものと推認するに難くなく、これと同旨の審決の認定に誤りはないものと認められ
る。また、近年のファッション性、高級性を志向する若者は、スケートボードの世
界チャンピオンなど有名な選手が使用するものと同じブランドのスケートボード関
連商品を身につけて市中に出ることを好み、スケートボードの本場の米国カルフォ
ルニアにおけるブランドには興味があるものと推認することができるから、我が国
の若者を中心とする一般的な需要者の少なからざる範囲で、被告の引用商標は知ら
れるに至っていたものと推認することができる。
　（２）　原告は、本件商標が出願された平成４年（１９９２年）１月当時、被告
の引用商標は、消費者においてはもちろん、スケートボード用靴を取り扱う業者に
おいても知られておらず、周知性など全く有しておらず、その根拠として、１９９
２年１月当時、日本におけるかなりのシェアのスケートボード用靴の輸入、卸売を
行っていた会社の担当者（甲第２６号証、第３６号証）、及び１９９２年１月当
時、スケートボード用靴を販売していた多数の販売業者（甲第２７号証）におい
て、被告の引用商標について、全く知らなかったという報告書を作成している旨主
張している。
　しかしながら、甲第２７号証は、本訴提起後の平成１３年に作成されたものであ
って、平成４年１月当時から長期間が経過しているものであり、その内容をみて
も、いずれも「平成４年当時、スケートボード用靴等の商品を取り扱っておりまし
た。・・・「ＥＴＮＩＥＳ」というブランドについては、当時全く聞いたこともあ
りませんでした。その後、「ＥＴＮＩＥＳ」というブランドを知るようになりまし
たが、それは、株式会社コマリョーのブランドとして知ったものです。」旨の同一
の文章が印字された用紙に単に記名印がされているものであり、また、この事実の
うち、「その後、「ＥＴＮＩＥＳ」というブランドを知るようになりましたが、そ
れは、株式会社コマリョーのブランドとして知ったものです。」という部分は、上
記認定のとおり、我が国においても、「ＥＴＮＩＥＳ」は、米国カリフォルニアの
被告の出所に係る商標であり、原告は、その輸入販売元ないし問い合わせ先の一社
として我が国の取引者、需要者に認識されていたものにすぎない事実に明らかに反
するものであって、上記甲第２７号証は、いずれも採用することができない。ま
た、甲第２６号証及び第３６号証の報告書についてみると、いずれも本訴提起後の
平成１３年に作成されたものであって、平成４年１月当時から長期間が経過してい
るものであることに加えて、前者は、我が国において、１９９１年ないし１９９２
年当時、被告の「ＥＴＮＩＥＳ」商標を付したスケートボード用靴は輸入されてい
なかったと断定し、後者は、我が国内では、１９９２年当時スケートボード用靴を
取り扱う事業者は、「ＥＴＮＩＥＳ」というブランド名のスケートボードシューズ
が存在することすら知らないと断定するなど、前記２の（２）エ及びオの認定事実
に明らかに反する記載が見受けられることに照らして、いずれも採用することがで
きない。
　（３）　原告は、商標法４条１項１５号の出所の混同のおそれの判断において、
引用商標が周知著名であるか否か、また、本件商標を使用することが引用商標との
間で混同のおそれがあるか否かは、引用商標が使用される商品の取引者、需要者を
基準としてではなく、本件商標の指定商品の取引者、需要者の認識を基にして決定
されるべきであると主張し、さらに周知著名性の判断に当たっては、引用商標が使
用される商品の取引者、需要者に対し周知著名となっているかではなく、原告が登
録した登録商標の指定商品に関する取引者、需要者にとって周知著名か否かを判断
すべきである旨主張している。
　しかしながら、１５号規定の要件の該当性の有無は、前記２の（１）のとおり、
当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程
度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目
的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他の取引の
実情などの諸事情を総合して判断されるべきものであって、これに反する原告の上
記主張は、採用することができない。
　（４）　原告の取消事由１のその余の主張を併せて考慮しても、上記（１）の認
定の妨げにはならず、審決の引用商標の周知著名の認定に誤りを見いだすことはで
きないから、原告の取消事由１の主張は、採用することができない。
４　取消事由２ないし４（出所の混同を生ずるおそれの判断の誤り）について
　（１）　上記２（１）に判示した判断の方法によって、商標法４条１項１５号規
定の「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ」の有無について、検
討する。
　まず、原告の登録に係る本件商標と被告の引用商標は、前記１のとおり、同じ
「ＥＴＮＩＥＳ」の欧文字を横書きしてなるものであって、同一の構成であると認
められる。そして、前記３の（１）のとおり、被告の引用商標「ＥＴＮＩＥＳ」
は、本件商標の出願時である平成４年（１９９２年）１月までに、米国内における
スケートボード関連商品の販売業者、及び若者を中心とする一般需要者の間で著名
なものとなっており、我が国においても、被告の引用商標を使用した商品は、スケ
ートボードの本場の米国カルフォルニアにおける有名なブランドとして、スケート
ボード用靴、スケートボード関連商品を扱う販売業者の注目を集めており、複数の
業者において現に輸入、販売されており、引用商標は、これらの取引者の間におい
て周知性を獲得しており、また、我が国の若者を中心とする一般的な需要者の少な
からざる範囲で、被告の引用商標は知られるに至っていたものと認められる。
　さらに、前記前記２の（２）に認定の事実によれば、被告が被告の「ＥＴＮＩＥ
Ｓ」商品に使用する引用商標「ＥＴＮＩＥＳ」は、独自に創作された造語であり、
かつ、スケートボード関連商品における一般的な需要者である若者はファッション
性、高級性を志向しており、引用商標「ＥＴＮＩＥＳ」は、スケートボードの世界
チャンピオンであり、スケートボードの本場の米国カルフォルニアに在住する被告
がデザインしたことを示すブランドとして高い顧客吸引力を有するものとみること
ができる。
　そして、引用商標が使用されているスケートボード用靴のうちの特殊なものは、
本件商標の指定商品中の「運動具」に該当するほか、引用商標が使用されるスケー
トボード用靴で通常の運動靴と変わりのない商品、及びその他のスケートボード関
連商品は、若者を中心として広い需要者層を有しており、かつ、これらの商品は
「運動具」と密接な関係にあるものと認められ、その取引者及び需要者層は、相当
程度の重なりがあるものとみると推認することができる。さらに、上記２の（２）
のとおり、近年のファッション性、高級性を志向する若者の間では、スケートボー
ドの世界チャンピオンなど有名な選手が使用するものと同じブランドのスケートボ
ード関連商品を身につけて市中に出ることが流行しており、被告が「ＥＴＮＩＥ
Ｓ」商標を使用して販売する商品の分野も拡充していることが認められるのである
から、前記２の（１）に判示した広義の混同が生ずる商品の範囲は、相当程度広い
ものとみるのが相当である。
　以上の諸事情を総合的に考慮して、本件商標の指定商品の取引者及び需要者にお
いて普通に払われる注意力を基準とすれば、本件商標の出願時において、本件商標
をその指定商品に使用したときには、当該商品が本件商標と同一の構成からなる引
用商標を使用する被告ないし被告との間で密接な営業上の関係又は同一の表示によ
る商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると
誤信されるおそれが生ずることを首肯することができる。前記２の（２）クのとお
り、本件商標の出願後の平成９年に、米国のＶＡＮＳ社が日本で「ＥＴＮＩＥＳ」
商標が付されて販売されている原告の商品「靴」の出所について、それがあたかも
被告の関係会社であるＳｏｌｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社の取り扱いに係るもので
あるかのように現実に出所の混同をしたことは、このことを裏付けるものであると
いうことができる。
　したがって、これと同旨の審決の判断に誤りはなく、審決が本件商標の登録につ
き、商標法４条１項１５号の規定に違反してされたものであり、取り消すべきであ
ると判断したことは相当であるというべきである。
　（２）　原告は、審決が「スケートボード用靴」について、本件商標の指定商品
中の「運動具」に含まれる極めて関連の深い商品である旨の認定について誤りであ
る旨主張し（取消事由２）、また、審決の１５号の該当性判断における総合判断は
誤りである旨主張しているが（取消事由４）、上記（１）のとおり、審決の認定、
判断には誤りがないものと認められる。
　また、原告は、審決が１５号の出所の混同を生ずるおそれの要件の判断におい
て、我が国のスケートボード用具に関わる当業者間における出所の混同を生じさせ
るおそれの有無を問題としているのは誤りである旨主張している（取消事由３）。
　甲第１号証によると、確かに審決は、原告が指摘するとおり、本件商標につい
て、「我が国のスケートボード用具に関わる当業者間において、あたかも請求人
（被告）あるいはその関係者の取り扱いに係る商品のごとく商品の出所について誤
認・混同を生じさせるおそれがある」旨の説示をしているものと認められるが、こ
の説示部分は、上記最判１２年７月１１日の判示を引用した後に、本件商標の指定
商品と引用商標が使用される商品との関連性を説示した後に記載されたものである
から、両商品に共通する取引者、需要者の意味で、上記の記載をしたものと解釈す
ることも可能である。また、その審決の判断内容及び結論において誤りがないこと
は、上記（１）のとおりである。
　したがって、審決には、これを取り消すべき違法があるということはできず、原
告の上記主張も採用することができない。
　　（３）　以上のとおり、原告の取消事由２ないし４の主張は、いずれも採用す
ることができない。
５　結論
　以上のとおり、原告主張の審決の取消事由はすべて理由がなく、その他審決には
これを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
　よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり
判決する。
東京高等裁判所第１８民事部
　 　　　裁判長裁判官 　 永　　　井　　　紀　　　昭
　 　　 　裁判官 　 塩　　　月　　　秀　　　平
　 　　　裁判官 　橋　　　本　　　英　　　史