特許　令和4年（行ケ）第10081号「ゴルフクラブ用シャフト」（知的財産高等裁判所　令和5年7月13日）

【事件概要】
　本件各発明は発明の詳細な説明に記載したものではないとして、特許取消決定が維持された事案。
▶判決文を「IP Force 知財判決速報/裁判例集」で見る

【争点】
　本件各発明の構成１ないし５は、本件明細書の記載により当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものといえるか。

【結論】
(3) 本件各発明の課題
　…本件各発明の課題は、「ねじり剛性が高い繊維強化樹脂製のゴルフクラブ用シャフト（ロートルクの繊維強化樹脂製のゴルフクラブ用シャフト）であって、スイングの安定性が高く、プレーヤーのスイングスピードや力量に左右されることなく飛距離の安定性と方向安定性の双方に優れたものを提供すること」（以下「本件課題」という。）であると認めるのが相当である。

(4) 決定取消事由の１（構成２ないし５に係るもの）について
イ　構成３について
(ｱ) ０．５≦Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）について
ａ バイアス層の合計重量（Ｂ（ｇ））をバイアス層の合計重量とシャフト全体にわたって位置するストレート層…の合計重量の和（Ｂ（ｇ）＋Ｓ（ｇ））の５０％以上とすることにより得られる効果等に関し、本件明細書…には、「本発明のゴルフクラブ用シャフトは、…０．５≦Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）≦０．８・・・（１）を満たすことが重要である。（１）は、技量が高いゴルファーやスイングスピードが速いゴルファーにも対応できるために必要なトルクＴｑ（°）を生み出す要素を示している。つまり、（１）を満たさないゴルフクラブ用シャフトは、シャフトが捩じれすぎたり、または捩じれないがためにシャフトが折損してしまう原因につながる。」との記載…があり、また、本件効果が得られたとされる実施例１及び本件効果が得られなかったとされる比較例１における各Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）がそれぞれ０．６及び０．４であるとの記載…がある。…これらの記載は、本件各発明におけるＢ／（Ｂ＋Ｓ）に係る０．５との数値が実施例１における０．６及び比較例１における０．４の中間値であることを含め、バイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の５０％以上とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、…構成３のうちバイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の５０％以上とするとの点については、本件明細書の…記載により…当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のもの…ということはできない。

【コメント】
　裁判所は、本件明細書の記載は、構成３に係るパラメータＢ／（Ｂ＋Ｓ）の下限値を０．５とすることにより、なぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえないと判断しただけでなく、当該パラメータの上限値並びに構成２、４及び５に係るパラメータの上限値及び下限値についても、それらを特定の値にすることにより、なぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえないと判断した。
　本件各発明は、訂正が認められた結果、構成１ないし５を備えることとなったが、訂正前の請求項１に係る発明は、構成１ないし５のうち、構成３しか備えていなかった。本件明細書には、構成１ないし５を全て備え、本件効果（プレーヤーのスイングスピードや力量に左右されることなく飛距離の安定性と方向安定性の双方に優れたゴルフクラブ用シャフトが得られる）を奏するとされる実施例１と、構成１及び５を備え、本件効果を奏しないとされる比較例１とが記載されているだけなので、構成３と本件効果との関係は、本件明細書の記載により裏付けられていないことが明らかだったように思われる。そもそも訂正前の請求項１に係る発明が特許されたこと自体、疑問とせざるを得ず、本件各発明についての特許が特許異議の申立てを受けて取り消され、裁判所も特許取消決定を維持したことは、妥当な判断といえる。

（執筆担当：創英国際特許法律事務所　弁理士　小林 紀史）