特許　令和4年（行ケ）第10125号「２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン、２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン、２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパンまたは２，３，３，３－テトラフルオロプロペンを含む組成物」(知的財産高等裁判所　令和5年10月5日)

【事件概要】
　この事件は、特許を無効とした審決の取消しを求めた事案である。
裁判所は審決を取消した。
▶判決文を「IP Force 知財判決速報/裁判例集」で見る

【主な争点】
　訂正が適法であるか否か。

【結論】
　本件訂正は、本件特許の特許請求の範囲の請求項１の「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、を含む組成物。」を「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、を含む組成物（ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く）。」に訂正するというものであり…。
　…、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項（以下、単に「当初技術的事項」という。）を意味すると解するのが相当であり、訂正が、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。
　…、本件における当初技術的事項の内容は、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製するに当たり、副生成物や、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純物が追加の化合物として少量存在し得ること、及び、本件発明１については、追加の化合物として、少なくとも、ＨＦＣ－２５４ｅｂとＨＦＣ－２４５ｃｂが含まれることであると認められる。
　…、本件訂正により、本件明細書等に記載された本件発明１に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているとはいえないから、本件訂正は、本件明細書等に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものではない。

【コメント】
　被告は、「本件訂正は、甲４発明と同一である部分を除外する訂正とはいえず、除くクレームによって「特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正」になっていないから認められない」旨主張したが、裁判所は、「先願発明と同一である部分のみを除外することや、当該特許出願前に公知であった先行技術と同一である部分のみを除外することは訂正要件とされていない」、そして、「当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正によって第三者に不測の損害をおよぼすとは考え難いから、同項に規定する訂正要件の解釈として、被告が主張するような要件を加重することは相当ではない」として被告の主張を採用しなかった。

（執筆担当：創英国際特許法律事務所　弁理士　吉住 和之）