特許　令和5年（行ケ）第10024号「経皮的分析物センサを適用するためのアプリケータ、および関連した製造方法」
（知的財産高等裁判所　令和6年1月22日）

【事件概要】
　拒絶査定不服審判請求と同時にされた手続補正（本件補正）がいわゆる新規事項の追加に当たり不適法であるとして却下した審決の判断に誤りがあるとして、審決を取り消した事例
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【主な争点】
　本願の特許請求の範囲の請求項１７に係る発明（本願発明２）に関し、本件補正前の請求項１７の「１０グラム／１００ｉｎ^２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ^２未満の水蒸気透過率を有する任意の材料」を、「１０グラム／１００ｉｎ^２／２４ｈ未満または１グラム／１００ｉｎ^２／２４ｈ未満の水蒸気透過率を有する任意の材料」へと補正すること（下線は補正部分）が新規事項の追加に当たるか否か

【判示内容】
　「・・・前掲各証拠上、水蒸気透過率について１時間単位又は２４時間（１日）単位で表すことが通常であると認められ、これを前提とすると、本願発明２の『１０グラム／１００ｉｎ^２未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ^２未満』との記載は、『１０グラム／１００ｉｎ^２／ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ^２／ｈ未満』又は『１０グラム／１００ｉｎ^２／２４ｈ未満または好ましくは１グラム／１００ｉｎ^２／２４ｈ未満』のいずれかを意味することが当業者にとって自明であるということはできる。」
　「そうすると、本願補正発明２（筆者注：本件補正後の本願発明２に対応する発明）は、本願発明２の特許請求の範囲の記載と同じか又はそれよりも狭い範囲で水蒸気透過率を定めたものであり、また、この限定により何らかの技術的意義があることはうかがえないことからすると、本件補正により、本願発明２に関し、新たな技術的事項が付加されたということはできない。」

【コメント】
　判決は、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」（特許法１７条の２第３項）とは、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項（当初技術的事項）を意味すると解するのが相当であり、補正が当初技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる旨の規範を示しつつ（筆者注：ソルダーレジスト知財高裁大合議判決（平成２０年５月３０日）が示す規範に倣ったものと推察されます。）、本願明細書の記載や技術常識から「１０グラム／１００ｉｎ^２」又は「１グラム／１００ｉｎ^２」との記載が２４時間単位であることを意味するものとは直ちに認めることはできないと判断した上で、上記のとおり判示しています。
　これに関連し、特許庁が公表する特許審査基準（第IV部　第２章　新規事項を追加する補正　3.3各種の補正）には、補正された事項が「当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正」及び「当初明細書等の記載から自明な事項にする補正」のいずれにも該当しない場合であっても、当初明細書等に記載した事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでなければその補正は許されるとの説明があります。筆者において上記争点に係る審決の説示を確認してみましたが、審決は、実質的にみて、本件補正に係る事項が本願当初明細書等に記載されていないこと、並びに、技術常識でもないことを検討するにとどまっているようです。
　補正された事項が上述のいずれにも該当しないにもかかわらず、新たな技術的事項を導入するものとはならない補正とはどのような補正なのかについては事件ごと個別具体的に判断されることになると思われますが、本判決はこの判断基準を考える上で参考になりそうです。

（執筆担当：創英国際特許法律事務所　弁理士　須藤 康洋）